PROCESO 140-IP-2003

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2, 4, 12, 51 y 53 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en la solicitud presentada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador. Patente: Máquina de bucle para arrollar una cinta en forma de espiral. Actor: PLASTIGAMA S.A. Proceso Interno Nº. 526-02-1.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un día del mes de marzo del año 2004. VISTOS La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, República del Ecuador, a través de la Secretaria Relatora Abogada Miriam Flores Apolinario, recibida en este Tribunal en fecha 11 de diciembre de 2003, sin especificar ningún artículo del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino en particular, con motivo del proceso interno de única instancia Nº. 526-02-1. El auto de trece de febrero del presente año, mediante el cual éste Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial. Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos agregados a su solicitud, que se detallan a continuación: 1. Partes en el proceso interno Demandante es la compañía PLASTIGAMA S.A. y, son demandados el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) y la compañía RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD. 2. Hechos La empresa RIB LOC AUSTRALIA PTY LTDA., el 2 de octubre de 1991, solicitó en Australia patente de invención de una MAQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL; posteriormente en fecha 30 de septiembre de 1992, la misma empresa, en virtud del derecho de prioridad solicita la reivindicación de la precitada solicitud australiana bajo el Tratado de

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Cooperación en Materia de Patentes (PCT por sus siglas en ingles), no obstante que la República del Ecuador accedió al mismo recién el 7 de mayo de 2001. El 31 de marzo de 1993 la compañía RIB LOC AUSTRALIA PTY LTDA. presentó, a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), solicitud de patente de invención que se tramitó bajo el Nº. SP 93-921, referida a una MAQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL, misma que fue concedida el 11 de agosto de 1994 mediante resolución Nº. PI 94-802, que: “… acredita la concesión por Veinte (sic) años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, del registro de la PATENTE DE INVENCIÓN…”. En fecha 14 de junio de 2001 la empresa PLASTIGAMA S.A. interpone Recurso Extraordinario de Revisión ante el Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales del IEPI, mediante el cual solicita la nulidad de la resolución Nº. PI 94-802; el mencionado Comité mediante resolución sin número, en fecha 9 de septiembre de 2002, decide: “Inhibirse de conocer y resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por PLASTIGAMA S.A. para anular el Título PI-94-802, por el cual se otorgó a favor de RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD. el registro de la patente de invención denominada MÁQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL …”. El 18 de diciembre del 2002 la empresa PLASTIGAMA S.A. presenta demanda contra el IEPI y la compañía RIB LOC AUSTRALIA PTY LTD. , según consta en el auto de fecha 18 de diciembre de 2002 del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, solicitando que: “la patente de invención Nº 94-802 … sea declarada nula por contravenir las normas legales constantes en la Ley de Propiedad Intelectual y Decisiones 344 y 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (sic) …”. 3. Fundamentos jurídicos de la demanda La actora, en relación a la prioridad y a la falta de novedad de la patente PI-94-802, sostiene que: “El derecho de prioridad permite dentro del año siguiente a la primera solicitud de patente solicitar la protección de la misma invención en uno o más países distintos del original ... En marzo 31 de 1993, es decir cerca de un año y medio después de la primera solicitud de patente presentada por RIB LOC AUSTRALIA PTY LDA. en Australia, dicha empresa solicita en Ecuador, la protección del aparato denominado MAQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL, cuando su derecho para reivindicar prioridad había prescrito, y la referida invención se encontraba ya de por sí, en el estado de la técnica, habiendo perdido su novedad …”. En relación al artículo 2 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena referido a la novedad de una solicitud de patente en trámite aduce que: “… una solicitud previa enervará, desde la fecha de su presentación, la novedad de una solicitud posterior, siempre que la primera llegue a publicarse, así sea con posterioridad a la fecha de presentación de la segunda solicitud. ... y así sucede, la solicitud

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anterior (australiana) destruye inmediatamente la novedad de la posterior (ecuatoriana).”, en este sentido señala también que: “… la solicitud de patente de invención australiana, publicada quince días después de la solicitud de patente para el mismo invento en Ecuador, debía considerarse como dentro del estado de la técnica a fin de determinar la novedad de la solicitud ecuatoriana, pese a que no se había publicado, puesto que el criterio para determinar la novedad de una invención es universal, no territorial”. Asevera que: “la patente ecuatoriana PI 94-802, posee 23 reivindicaciones, mientras que las solicitudes australiana y estadounidense, solamente poseen 14 y 11 respectivamente. … puesto que todas las solicitudes reivindican lo mismo; … y de acuerdo al artículo 51 de la Decisión 486 (Art. 34 de la entonces vigente Decisión 344), las reivindicaciones de cada patente, deberán interpretarse con base en la memoria y las gráficas, las que, al ser idénticas, prueban la identidad de las invenciones en las tres patentes referidas (Australia, Estados Unidos, Ecuador) … por lo que la ulterior patente ecuatoriana, no es distinta ni substancialmente diferente de las primeras, quedando demostrada su falta de novedad, y por ende, su nulidad absoluta”. Asimismo en relación a la falta de nivel inventivo de la patente en cuestión la actora, con base al artículo 4 de la Decisión 344, señala que: “… En el presente caso… la máquina patentada bajo el Nº. 94-802, … constituye … una mejora sobre la tecnología existente por varios años y así está reconocido inclusive en la memoria descriptiva de la referida patente, pues expresamente menciona los problemas de que adolecían las máquinas para arrollar cintas para formar tubos antes del ‘salto tecnológico’ dado por esta invención, que pretendía resolver estos problemas … en efecto … se trata de un aparato con cierto mérito inventivo … que utiliza una nueva configuración de elementos que permite un mejor funcionamiento y proporciona una ventaja que las máquinas conocidas anteriormente no tenían, siendo claramente un modelo de utilidad, la figura bajo la cual podía y debía protegerse esta invención … lo que concuerda con la definición … dada por la Decisión 344 vigente en esa época (sic) y en concordancia con el artículo 81 de la ahora vigente Decisión 486”. 4. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda El Presidente del IEPI, al amparo del Art. 3 y 349 de la Ley de Propiedad Intelectual, en su calidad de representante legal de dicho Instituto comparece al juicio “negando los fundamentos de hecho y derecho contenidos en la demanda, alegando la legitimidad del Acto Administrativo impugnado por provenir de autoridad competente y haber sido expedido observando las formalidades previstas en la Ley de la Materia… e … impugnando la prueba que llegare a presentar el actor en todo cuanto tuviere de ilegal e improcedente”. Por su parte la empresa RIB LOC AUSTRALIA PTY LTDA., comparece y, en la audiencia de conciliación llevada a cabo el 9 de julio de 2003, ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, niega los fundamentos de

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hecho y de derecho señalando que: “NOVEDAD.- … Para analizar la novedad de un invento hay que remitirse a lo que ha sido divulgado o accesible al público, antes de la fecha de presentación de la solicitud cuestionada… el análisis de la novedad del invento debe retrotraerse al momento de la presentación de la solicitud o de la prioridad que se hubiese indicado y no al momento del examen, como lo refiere el actor, así lo ha referido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 06-IP-94 … en el inciso final del Art. 2 decisión 344 (sic) … la condición sinecuanon (sic) para que pierda la novedad la solicitud de patente que estuviese examinando es que el contenido de la solicitud del trámite (en este caso la Australiana) se halla (sic) publicado … ya que no toda solicitud será publicada por varias eventualidades como retiro de la patente, desistimiento etc, … dicho contenido no entraría al estado de la técnica. … En el expediente administrativo no consta ninguna prueba de divulgación anterior mediante publicación u otro medio. La solicitud Australiana y del PCT que supuestamente se habían presentado con anterioridad no habían sido publicadas y que por lo tanto su contenido no había sido puesto en el dominio público, por lo que no podían ser consoderadas detro (sic) del estado de la técnica. Sobre el mismo tema, deben desecharse las afirmaciones antojadizas y contradictorias del actor, en el sentido de que el contenido de la solicitud Australiana (sic) ‘se llegó a publicar justo en el momento que la autoridad ecuatoriana debía realizar el examen de patentabilidad de la inversión (sic)’ fue publicada quince días después de la solicitud de patente para el mismo invento … DOBLE PATENTAMIENTO: Como principio la solicitud e (sic) una solicitud de patente no implica los conocimientos técnicos allí descritos o las reivindicaciones. ACTIVIDAD INVENTIVA; … pese a la existencia de todas las patentes mencionadas por el actor, el mandante solicitó una patente PCT en 1992 que también prosperó en Estados Unidos que se registró bajo el número 5, 468, 322 de 1995 y en la oficina europea de patentes (designado alemania (sic), España, Francia y Reino Unido) bajo el número EP 0 606 337 B1 de 1996.”; concluye su intervención, en la audiencia, señalando que la patente de invención se encuentra en pleno uso en la República del Ecuador. CONSIDERANDO Que las normas contenidas en los artículos 1, 2, 4, 12, 51 y 53 de la Decisión 313, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal; Que este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es en este caso el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal (codificado mediante la Decisión 472), en correspondencia con lo

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previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, (codificado mediante la Decisión 500); Que, conforme al análisis exhaustivo del expediente y las normas citadas por las partes, no obstante que el Tribunal consultante no especifica las normas cuya interpretación requiere, con base a lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 de su Estatuto, de oficio se interpretarán los artículos 1, 2, 4, 12, 51 y 53 de la Decisión 313, cuyos textos son:

Decisión 313 “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes de invención a las creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo.” “Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. También se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.” “Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” “Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.” “Artículo 51.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, si la patente fue concedida en contravención a la presente Decisión.

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Si las disposiciones a que hace referencia el párrafo anterior fueren parcialmente aplicables a una patente, la nulidad será declarada sólo respecto de la reivindicación o reivindicaciones objetadas. El procedimiento para llevar a cabo esta acción se sujetará a las disposiciones internas de cada País Miembro.” “Artículo 53.- Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto; o, de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o, que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.”

I. Observancia de los requisitos para formular la solicitud de interpretación prejudicial.

En la Interpretación Prejudicial 141-IP-2003, marca: SUPER CHOO, aprobada el 4 de febrero de 2004, este Tribunal ha manifestado: “I. De la interpretación prejudicial I.I. De la interpretación prejudicial del ordenamiento comunitario De las disposiciones previstas en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se desprende que es de la competencia de este órgano jurisdiccional supranacional la interpretación, por vía prejudicial, del ordenamiento jurídico de la Comunidad, mientras que la aplicación de dicho ordenamiento, en las causas sometidas válidamente al conocimiento de los Tribunales de los Estados Miembros, al igual que la interpretación y aplicación del respectivo ordenamiento jurídico nacional, así como el examen y valoración de los hechos controvertidos en aquellas causas, corresponden a los Tribunales competentes de cada uno de dichos Estados. La competencia de este órgano jurisdiccional, en el ámbito de la consulta prejudicial, se funda en la necesidad de garantizar la uniformidad en la interpretación y aplicación de la norma comunitaria en el ámbito de cada uno de los Estados Miembros. Por ello, de admitir la consulta que formule el Tribunal Nacional, este Tribunal de Justicia deberá pronunciarse a su respecto mediante la expedición de una providencia en que se limitará a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, relativa al caso concreto. De este modo, el órgano jurisdiccional comunitario contribuye con el órgano jurisdiccional nacional en la configuración de la sentencia que éste habrá de dictar, en la causa sometida a su conocimiento, con el objeto de asegurar en ella la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico de la Comunidad.

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Dictada la providencia interpretativa y transmitida al órgano jurisdiccional consultante, éste deberá acogerla en la sentencia que pronuncie, toda vez que se trata de una obligación prevista en un tratado integrante del ordenamiento jurídico fundamental de la Comunidad Andina, cual es el Tratado de Creación de su Tribunal de Justicia. Y puesto que los órganos jurisdiccionales nacionales constituyen parte orgánica y funcional de los Estados Miembros, el incumplimiento de la obligación citada constituiría una infracción del ordenamiento comunitario imputable al respectivo Estado Miembro. Por otra parte, la interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal (Sentencia del 17 de marzo de 1995, dictada en el expediente 10-IP-94, caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, publicada en la G.O.A.C. Nº 177, del 20 de abril de 1995; y reiterada en sentencia del 10 de abril de 2002, dictada en el expediente 01-IP-2002, caso “JOHANN MARIA FARINA”, publicada en la G.O.A.C. N° 786, del 25 de abril de 2002). Se trata de una providencia declarativa a la que precede un procedimiento incidental de carácter no contencioso. I.II. De la consulta facultativa y de la consulta obligatoria Cualquier juez de un País Miembro puede, de oficio o a petición de parte, solicitar de este Tribunal de Justicia la interpretación de los principios y normas que integran el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina —contenidas en el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; en el Tratado de Creación del Tribunal y sus Protocolos Modificatorios; en las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Comisión; en las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad; y en los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros en el marco del proceso de integración andina—, en todos aquellos casos en que el citado ordenamiento deba ser aplicado o sea controvertido por las partes en un proceso interno. Los órganos judiciales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso en derecho interno —o si sólo fueran procedentes recursos que no permitan revisar la norma sustantiva comunitaria (sentencia del 3 de diciembre de 1987, emitida en el expediente 01-IP-87, caso “Aktiebolaget VOLVO”; publicada en la G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1988; así como en el Tomo I de la Jurisprudencia del Tribunal, p. 103)—, están obligados, en todos los procesos en que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria, a solicitar la interpretación prejudicial, incluso cuando ya exista un pronunciamiento anterior del Tribunal sobre la cuestión debatida (Sentencia del 24 de noviembre de 1989, emitida en el expediente 07-IP-89, caso patente de invención solicitada por CIBA-GEIGY A.G., publicada en la G.O.A.C. Nº 53, del 18 de diciembre de 1989) o sobre casos similares o análogos (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado).

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A propósito de los recursos que no permiten la revisión de la norma sustantiva comunitaria, el Tribunal se manifestó en los términos siguientes: “Resulta claro entonces el alcance de esta norma en el sentido de que si los recursos que existan, según el derecho interno, no permiten revisar la aplicación que se haga de la norma comunitaria, tales recursos no deben ser tenidos en cuenta para determinar si la solicitud de interpretación es obligatoria o tan sólo facultativa. En otros términos, únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria” (Sentencia del 25 de septiembre de 1990, dictada en el expediente 03-IP-90, caso “NIKE INTERNATIONAL”, publicada en la G.O.A.C. Nº 70, del 15 de octubre de 1990). En cuanto a la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial, este Órgano Jurisdiccional reitera que “La interpretación que realiza el Tribunal es para cada caso concreto por lo que la ‘teoría del acto claro’ no tiene aplicación dentro del sistema interpretativo andino” (Sentencia del 7 de agosto de 1995, dictada en el expediente 04-IP-94, caso “EDEN FOR MAN (etiqueta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 189, del 15 de septiembre de 1995). En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces nacionales de única o de última instancia—, el planteamiento de la solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento del Tribunal comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la sentencia (Sentencia del 18 de junio de 1999, dictada en el expediente 06-IP-99, caso “HOLLYWOOD LIGHTS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 468, del 12 de agosto de 1999) que debe tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso “Nombres de publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de radiodifusión”, ya citado), y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento y vicios procesales (Sentencia del 29 de agosto de 1997, dictada en el expediente 11-IP-96, caso “BELMONT”, publicada en la G.O.A.C. Nº 299, del 17 de octubre de 1997). I.III. De la oportunidad de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud puede formularse en cualquier tiempo, antes del pronunciamiento de la sentencia definitiva (Caso “Aktiebolaget VOLVO”, ya citado), aunque, a los efectos de lograr una comprensión in toto de la cuestión debatida y una decisión útil del Tribunal de Justicia, conviene que aquélla se lleve a cabo después de haberse oído a las partes, de modo que el juez nacional tenga los elementos de juicio necesarios para resumir, en dicha solicitud, el marco fáctico y jurídico del litigio.” I.IV. De los requisitos de la solicitud de interpretación prejudicial La solicitud del juez nacional debe motivarse de manera sucinta pero completa, a objeto de que el Tribunal alcance una comprensión de conjunto del tema

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sometido a consulta. Por ello, en cumplimiento del artículo 125 del Estatuto del Tribunal – Decisión 500 – que señala las condiciones y requisitos para formular la consulta, dicha solicitud debe incluir un informe sucinto de los hechos que el consultante considere relevantes, la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere, las alegaciones formuladas en torno a su aplicación y, señalar el lugar y dirección donde el Tribunal nacional recibirá la respuesta a su consulta. Además, la solicitud deberá ir acompañada de una copia de los documentos necesarios que sustenten el informe sucinto de los hechos y de las disposiciones aplicables, todo ello con el objeto de hacer útil al juez nacional la interpretación prejudicial que emane del Tribunal comunitario. De otro modo, la citada interpretación podría alcanzar tal grado de generalidad y abstracción que resultaría inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso concreto como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario (Sentencia de 3 de septiembre de 1999, dictada en el expediente 30-IP-99, caso “DENIM”, publicada en la G.O.A.C. Nº 497 de 18 de octubre de 1999). I.V. De la competencia del Tribunal comunitario Requerida la interpretación prejudicial, pasa a ser de la exclusiva competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la determinación de las normas pertinentes a interpretar. En consecuencia, el Tribunal podrá establecer si interpreta la totalidad de las normas consultadas, o si, según su pertinencia para el caso concreto, suprime la interpretación de unas o agrega la de otras. Además, podrá absolver las consultas en el orden de prelación que estime conducente (Sentencia del 11 de octubre de 1994, dictada en el expediente 01-IP-94, caso “MC POLLO SU POLLO RICO”, publicada en la G.O.A.C. Nº 164, del 2 de noviembre de 1994).”

II. Aplicación del Ordenamiento Jurídico Comunitario en el

tiempo Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, de acuerdo con el principio de irretroactividad, la norma comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas normadas en el ordenamiento jurídico andino se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental. Con relación a este tema el profesor Marcial Rubio Correa dice: “Aplicación inmediata de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren mientras tiene vigencia, es decir, entre el momento en que entra en vigor y aquel en que es derogada o modificada; aplicación ultra

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activa de una norma, es aquella que se hace a los hechos, relaciones y situaciones que ocurren luego que ha sido derogada o modificada de manera expresa o tácita, es decir, luego que termina su aplicación inmediata; aplicación retroactiva de una norma, es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata; y aplicación diferida de una norma es aquella que se hace cuando la norma expresamente ha señalado que deberá aplicarse en un momento futuro, que empieza a contarse después del momento en que entre en vigencia” (RUBIO, Marcial. Título Preliminar. Para Leer el Código Civil, vol. III. Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima: 1988. p.57 y ss.). Este Tribunal ha señalado que “El régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado, desde la vigencia de la Decisión 85 (artículo 85) y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta), 344 (Disposición Transitoria Primera), y 486 (Disposición Transitoria Primera), en la irretroactividad de la norma sustancial, pues ha dispuesto siempre que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. Sin embargo, las disposiciones en referencia han contemplado, además, la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues han dispuesto que, en cambio, se aplicará la nueva Decisión comunitaria al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de tal derecho”. Asimismo apoyándose en la doctrina, el Tribunal ha manifestado que “ ‘La prohibición de retroactividad de las leyes representa una manifestación básica y específica de la seguridad jurídica’ (Pérez Luño, Antonio-Enrique: Seguridad Jurídica. En ‘El derecho y la justicia’. Editorial Trotta S.A. Madrid. 2000. pp. 204 y 206). Por ello, ‘En general y siempre que no operen otros principios especiales relativos a la aplicación de las normas jurídicas, el efecto que produce un acto derogatorio es que la norma derogada deberá ser aplicada en aquellos casos aún no resueltos que surgieron con anterioridad a la derogación, pero no a la resolución de nuevos casos … el efecto normal de la derogación consiste en la limitación temporal de la aplicabilidad de las normas jurídicas, de forma que las normas derogadas seguirán siendo aplicables a las relaciones jurídicas que surgieron cuando la norma estaba en vigor…’ (Aguiló Reglá, Josep: ‘Derogación’. ob.cit., p. 486)”. (Proceso 74-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº. 995 de 9 de octubre de 2003, marca: A+gráfica). En consecuencia, la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial — de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la patentabilidad del invento, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la concesión de la patente. En cambio la parte procesal de la nueva normativa se

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aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida. En el caso de autos, de los documentos remitidos junto con la solicitud de interpretación prejudicial, se desprende que la concesión de la patente de invención de una MAQUINA DE BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL a favor de la empresa RIB LOC AUSTRALIA PTY LTDA. fue solicitada en fecha 31 de marzo de 1993, en vigencia de la Decisión 313. Con base a las consideraciones anteriores, corresponde a la autoridad nacional competente establecer la norma aplicable al caso concreto.

III. La patente de invención

El legislador andino no ha dado una definición de patente, empero, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que “La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público”. (Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22). De dicha definición, así como del artículo 1 de la Decisión 313, se desprende que la patente se concede para una invención, la cual, a su vez, ha sido definida por la doctrina como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Segunda edición. Editorial Civitas, 1993, p. 695). En consecuencia, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica. A diferencia de lo previsto por la Decisión 313, que en su artículo primero se refiere a creaciones, desde la entrada en vigencia de la Decisión 344 aquel término ha sido sustituido por el de invenciones y estas pueden ser de productos o de procedimientos. La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. … puede referirse principalmente a cosas, substancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)...” (Fernández-Novoa, Carlos. La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64). La invención de procedimientos consiste en que “su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel Ortíz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)” (Metke Méndez, Ricardo. Ob.cit., p. 32).

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El Tribunal, por su parte, ha manifestado que “el concepto de ‘invención’ a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº. 631 de 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”).

IV. Requisitos de patentabilidad: novedad y nivel inventivo El artículo 1 de la Decisión 313 establece los requisitos esenciales que debe reunir toda invención, los cuales son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención, que prescriben los casos que no son considerados una invención y aquello que no es patentable. La novedad y el estado de la técnica Entre los requisitos indispensables para que una invención pueda ser considerada como objeto de protección por medio de patente, en primer lugar, está su novedad, que significa, conforme al artículo 2 de la Decisión 313, que “una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”, es decir, como sostiene el tratadista José Manuel Otero Lastres, “... no estar contenida, no estar incluida, o no formar parte del estado de la técnica”. (Otero Lastres, José Manuel. Los Requisitos de Patentabilidad en la Decisión 486, Revista Jurídica del Perú Nº. 31, febrero 2002). Es de hacer notar que la novedad se la formula desde el punto de vista negativo en relación al “estado de la técnica”; cuyo concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Al comprender generalmente toda invención varios componentes, la novedad en cada uno de ellos no es un requisito indispensable ya que si bien estos pueden encontrarse individualmente en el estado de la técnica, sin embargo, su combinación podría dar lugar a un producto o a un procedimiento desconocido anteriormente. Al respecto el Tribunal dice, “La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la

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invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la ‘materia prima’ para desarrollar un nuevo producto o procedimiento” (Proceso 21-IP-2000, ya citado). Así mismo, el Tribunal ha señalado que la novedad de una invención “es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. (Proceso 06-IP-89, publicado en la G.O.A.C. Nº. 50 de 17 de noviembre de 1989, marca: INTERPLAST). La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, es decir, de lo no comprendido en el estado de la técnica, “no sólo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el artículo 12… de la Decisión 313. La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente en el resto del mundo para esa fecha. Todo lo que haya sido accesible al público en los términos del artículo 2º constituirá el estado de la técnica que podrá destruir o no la novedad de la invención cuya patente se solicita”. (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA). Finalmente, cabe reiterar lo señalado en la jurisprudencia antes citada, sobre ciertas reglas a ser observadas para determinar la novedad de una invención, que son:

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

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d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. El nivel inventivo y el estado de la técnica Como segundo requisito adicional al de la novedad se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 313, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que sin embargo no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. “El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención” (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 870 de 9 de diciembre de 2002, caso: FORMULACIONES DE PEPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA). Es de hacer notar que, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (Proceso 12-IP-98, ya citado). Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo de una invención, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta.

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V. Derecho de prioridad De conformidad con el artículo 12 de la Decisión 313, el solicitante (o su causahabiente) que hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro de la Comunidad Andina o, en virtud del principio de reciprocidad, en otro País que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, gozará del derecho de invocar prioridad en cualquier otro de los Países Miembros, por el término de un año contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud. Cabe señalar que el derecho de prioridad previsto en la Decisión 313 no releva el estudio que debe ser realizado para evaluar la novedad y el nivel inventivo de la invención cuya patente se solicita, a la luz del estado de la técnica existente a la fecha que, por la prioridad reconocida, se considere como la de presentación de la solicitud. Una vez presentadas dos solicitudes sobre la misma invención en países distintos por un mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido” (Pachón, Manuel. La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena. Editorial Temis, Bogotá, 1975, p. 19). La solicitud de patente presentada ante la Oficina Nacional Competente que pretenda el reconocimiento del derecho de prioridad no deberá perseguir reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud, es decir, que no debe tener mayor alcance que el reivindicado en la solicitud extranjera, si el alcance fuera mayor, la prioridad será parcial y limitada a lo divulgado en la solicitud extranjera (G. Alvarez Alicia. Derecho de Patentes. Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 89). En el presente caso, de los documentos que obran en el expediente se desprende que la sociedad RIB LOC AUSTRALIA PTY LTDA., en fecha 2 de octubre de 1991, presentó solicitud de patente de invención en Australia de una máquina de BUCLE PARA ARROLLAR UNA CINTA EN FORMA DE ESPIRAL y, posteriormente en fecha 31 de marzo de 1993, la misma sociedad, presenta ante la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, actualmente IEPI, solicitud de patente de invención de la indicada máquina; en consecuencia corresponde al Juez Nacional determinar la existencia de un derecho válido, considerando el plazo requerido para invocar el derecho de prioridad y la fecha de presentación de la primera solicitud.

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VI. Nulidad de la patente La nulidad es un modo de extinción del derecho concedido por la patente mediante la cual quien aparecía como “legitimado” para ejercitar el derecho exclusivo pierde esa facultad al invalidarse el título.

“...Supone la verificación patológica del título concedido, cuya

presencia afecta de forma definitiva a la validez de la misma, convirtiéndose desde el primer momento en un elemento obstativo de la regular inscripción aunque el mismo se detecte con posterioridad incluso a la caducidad del derecho concedido; no siendo posible la sanación del defecto por el transcurso del tiempo.” (VAREA SANZ, Mario. “El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”, pp. 621.)

La concesión de una patente de invención por la autoridad nacional competente, presume su validez, otorgándole al titular de la misma el derecho de explotación por un lapso de tiempo determinado contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud y, en su caso, el derecho de prioridad. Al respecto el primer párrafo del artículo 51 de la Decisión 313, se refiere a la situación en la cual la patente de invención es concedida contraviniendo lo establecido en la normativa que prescribe dicha decisión, por ejemplo cuando no se cumplen los requisitos de patentabilidad exigidos en el artículo 1 o cuando se reconoce el derecho de prioridad fuera del año previsto por el artículo 12, en estos casos la autoridad nacional competente puede decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente. En cuanto a lo que debe entenderse por “autoridad nacional competente” para declarar la nulidad de la patente en cuestión, el Tribunal ha establecido que “... ha de ser la autoridad administrativa o judicial establecida por la legislación interna de cada País Miembro y dotada de competencia para pronunciar la nulidad en cuestión…” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, ya citada).

La nulidad puede ser total, en cuyo caso se declara la nulidad de la patente de invención o, parcial cuando algunas reivindicaciones cumplen a cabalidad con la normativa exigida para su patentamiento y otras no lo hacen, en tal caso las primeras son declaras patentables a diferencia de las segundas, a las cuales se les niega tal calidad. Los efectos de la nulidad, sea de la patente o de alguna o algunas de las reivindicaciones impugnadas tienen carácter retroactivo y en tal virtud las deja sin valor ni validez alguna desde la fecha de la presentación de la solicitud de la patente.

VII. Modelos de utilidad El Tribunal en el proceso 43-IP-2001, respecto a este tema dijo:

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“4.1. Patentes de los modelos de utilidad en la legislación comunitaria andina:

El primer antecedente del reconocimiento legal a la patentabilidad del modelo de utilidad está en Alemania dentro de la Ley de 1 de junio de 1891 que crea un mecanismo para la protección a invenciones menores; es decir a aquellas creaciones industriales que no superaban el riguroso examen de patentabilidad, concretamente en lo que se refiere al nivel de altura inventiva, pero que para efectos prácticos esas mejoras sí justificaban, para sus autores, algún tipo de tutela.1

La legislación comunitaria andina recoge por primera vez esta figura en la Decisión 311 que entró en vigor en los cinco Países Miembros del Acuerdo de Cartagena el 12 de diciembre de 1991. Posteriormente esta Decisión fue sustituida por la Decisión 313, luego por la Decisión 344 y ahora por la Decisión 486, todas contentivas del Régimen de Propiedad Industrial.

El tema se encuentra regulado en capítulo aparte denominado ‘modelos de utilidad’, a continuación de las normas que rigen las patentes de invención y antes de las que se refieren a los diseños industriales; por lo que cabe señalar, que en todas las Decisiones citadas, desde el principio, nuestro derecho comunitario quiso distinguirlos de aquéllas y de éstos, con los que suele en ocasiones confundírseles.

Esta ubicación nos da la idea de una graduación respecto de la consideración inventiva que el modelo de utilidad tiene frente a las patentes de invención (“inventos mayores”); es decir, que es menor (‘inventos pequeños’) y a los diseños industriales que no exigen nivel inventivo puesto que no son inventos, sino combinaciones de formas y colores que se incorporan a un producto industrial para darle una apariencia especial y que sirven de tipo o patrón de fabricación del mismo sin que cambie su destino o finalidad; su valor es estético y no proporciona una utilidad o una ventaja al producto como sí lo hace el modelo de utilidad.

La importancia de que el modelo de utilidad esté regulado por una norma comunitaria radica en la homogeneidad que brinda para coordinar en el interior de la Comunidad los diversos mecanismos de protección de las invenciones menores, sobre todo por el interés económico que hay detrás de los mecanismos de protección de las invenciones, ya que el modelo de utilidad permite acceder a la protección exclusiva, (pero de una manera más rápida y menos costosa)2, tanto a quienes desarrollan creaciones que reflejan una menor actividad inventiva como a aquellos cuya actividad inventiva está 1 Ver al respecto: VAREA SANZ, Mario. “El Modelo de Utilidad: Régimen Jurídico”, Ed. Arazandi.

Pamplona-España, 1996 pp. 41, 41; y, BAYLOS CORROZA, Hermenegildo. “Tratado de Derecho Industrial: Propiedad Industrial, Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Económica y Disciplina de la Competencia Desleal”. Ed. Civitas, segunda edición. Madrid-España. 1993. pp 791.

2 En ciertos países se dice que es menos costosa y más rápida la obtención de la patente de modelo de utilidad que la de una invención, mientras que en el ordenamiento jurídico andino el trámite es igual al establecido para las patentes de invención.

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limitada por diversos factores tales como: infraestructura, cortos ciclos de actualidad de sus productos, etc.; promoviendo así la investigación y el desarrollo.

4.1.1. Concepto de modelo de utilidad:

En términos generales y recogiendo las concepciones doctrinarias, legales y jurisprudenciales expresadas en esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva.

Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical.

En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones, una delimitación horizontal, como una invención menor, cuando el artículo 54 de la Decisión 344 [anteriormente el artículo 53 de la Decisión 313] dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invención.

De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.

En cuanto a la delimitación vertical, el artículo 54 [anteriormente el artículo 53 de la Decisión 313] citado, establece que ‘Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo...’, con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas.

En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.”

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VIII. De la cooperación entre los tribunales de los Estados Miembros y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 del Tratado de Creación del Tribunal, concordantes con los artículos 121 y 126 de su Estatuto, es atribución privativa de este órgano comunitario supranacional, la interpretación, por vía prejudicial, de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina que se encuentra contenido en el artículo primero del Tratado de Creación. La interpretación prejudicial es la expresión de la coordinación y cooperación entre las jurisdicciones comunitaria y nacional en la interpretación y aplicación del derecho comunitario, en cuya virtud los Tribunales de cada uno de los Países Miembros actúan como jueces comunitarios al aplicar el Derecho Comunitario, con base a la interpretación del contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria que le corresponde realizar, en forma privativa, al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el objeto de lograr su aplicación uniforme en los Países Miembros. El Tribunal en el caso de la interpretación prejudicial no entra a analizar el contenido del derecho interno de los Países Miembros ni valora los hechos, sino únicamente se pronuncia sobre la inteligencia de la norma comunitaria y de cómo ésta debe ser entendida en el caso concreto. La interpretación prejudicial emitida por el Tribunal es de carácter obligatorio para el Juez Nacional, la misma resuelve la cuestión referente al contenido, sentido y alcance de la norma comunitaria a aplicarse, correspondiendo al Juez Nacional la responsabilidad de dictar la sentencia que corresponda. En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE PRIMERO: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva no tiene efectos retroactivos. La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de la patente, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo. Sin embargo, si bien la norma comunitaria nueva no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica concreta nacida bajo el imperio de la norma anterior, como en materia procedimental.

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La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia a los trámites en curso o por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes, y no, salvo previsión expresa, a los ya cumplidos. SEGUNDO: Toda invención deja de ser nueva y por lo tanto impatentable si se encuentra en el estado de la técnica, es decir, si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin importar el lugar en el que se ha producido ni el numero de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad. Sin embargo, no todos los componentes del invento deben ser necesariamente novedosos, siendo suficiente que de la combinación de todos ellos pueda surgir un producto o un procedimiento desconocido anteriormente. Se considera también dentro del estado de la técnica el contenido de la solicitud de patente en trámite siempre que se publique. La fecha a partir de la cual la Oficina Nacional Competente deberá realizar el estudio de la novedad, es decir, de lo no comprendido en el estado de la técnica, es la que constare en la solicitud de patente, o en su caso aquélla de la prioridad reconocida. TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance de la técnica existente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención. CUARTO: Conforme a lo previsto por el artículo 12 de la Decisión 313, el Derecho de Prioridad consagrado en dicha norma, es de sólo un año contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud. QUINTO: La nulidad de la patente de invención, decretada por la autoridad nacional competente previa audiencia de partes, puede ser total o parcial dependiendo de cuáles reivindicaciones cumplen o no con lo establecido en la Decisión 313; en cuanto a los efectos de la nulidad estos se retrotraen hasta la fecha de presentación de la solicitud. El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 526-02-1, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, inciso tercero, del Estatuto del Tribunal.

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NOTIFÍQUESE y remítase copia de la sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Walter Kaune Arteaga

PRESIDENTE

Rubén Herdoíza Mera Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano Moisés Troconis Villarreal MAGISTRADO MAGISTRADO

Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO

Proceso 140-IP-2003