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01Qué son las marcas ——

Qué son las marcasQué necesita saber para registrar una marca en CHILECómo transferir y celebrar actos sobre derechos de mar-ca en CHILECómo se defienden las marcas en CHILEEnlaces de interés e información adicionalGlosario

Son todo signo susceptible de representación gráfica, capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales, que consistan en palabras, incluidos los nombres de las personas, letras, números; elementos figurativos (imágenes, gráficos, sím-bolos, combinaciones de colores), sonidos, así como tam-bién la combinación de estos signos.

La principal característica de una marca es su carácter distintivo, esto es, debe ser capaz de distinguirse de otras que existan en el mercado así como a los productos y ser-vicios a que dan cobertura.

Según la cobertura + Marca de producto + Marca de servicio + Marca de establecimiento industrial + Marca de establecimiento comercial (alcance nacio-

nal)

Según su representabilidad gráfica According to the graphical representation

+ Marca denominativa + Marca figurativa: signos gráficos + Marca mixta: marca compuesta por elementos de la

marca denominativa y la figurativa + Marca publicitaria + Marca sonora: una grabación del sonido y una des-

cripción gráfica debe entregarse con la solicitud.

Según el objeto + Marca comercial: es el signo más extendido y se

usa en el comercio para distinguir un producto o servicio en el mercado.

+ Marca colectiva: signo distintivo con capacidad de representación gráfica que sirve para distinguir la procedencia, el material o el método de producción de un producto o servicio producido por un grupo de miembros de una sociedad.

+ Certificado de marca: signo distintivo que indica que un producto o servicio cumple con una serie de nor-mas validadas por una autoridad certificadora.

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MGuía de registro de marcas en Chile

IMPORTANT ISSUES

FACTSHEET

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02Qué necesita saber para registrar una marca en CHILECómo transferir y celebrar actos sobre derechos de marca en CHILETipos de marcas registrables en CHILEProhibiciones de registro en CHILE

04 Enlaces de interés e información adicional

Cómo se defienden las marcas en CHILE03

01 Qué son las marcas

Glosario05

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Mercosur IPR SME Helpdesk Guía de registro de marcas en Chile

SOLI

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EN C

HIL

ECUÁNDO QUÉ CÓMO PORQUÉ CUÁNTO

BEFORE

Estrategia y Naming Métodos de marketing y diseño

Ahorro de costes y me-nor riesgo Valor honorarios

Viabilidad jurídica

- Identidad de signos/cobertura = marcas idénticas- Similitud de signos/cobertura = marcas similares

Menor riesgo de observaciones y oposiciones

Valor honorarios

DURAN-TE

No con-tencioso

Solicitud sin oposición y sin observaciones

Con representante si es extranjero no residente, por internet y sin nece-sidad de abogado

Procedimiento de registro legal

Tasas y honorarios por clase

Conten-cioso

Solicitud con oposición y/o con observa-ciones de oficio

Con representante abo-gado, ante tribunales, por escrito

Juicio marcario por con-tienda de derechos


DES-PUÉS

RenovaciónCon representante si es extranjero no residente y por internet

Renovar cada 10 años, de forma indefinida


Branding Construyendo marca en el mercado

Cumplir función distin-tiva

Inversión en marke-ting

DefensaActiva

Acciones civiles, pena-les, en frontera y regis-trales Honorarios y gastos

procesalesPasiva Nulidades, infracciones

02What you need to know to register a trademark in CHILE——

Qué son las marcasQué necesita saber para registrar una marca en CHI-LECómo transferir y celebrar actos sobre derechos de mar-ca en CHILECómo se defienden las marcas en CHILEEnlaces de interés e información adicionalGlosario

¿Qué se puede registrar cómo marca en CHILE?Cualquier palabra o cualquier expresión, de fantasía o arbitraria, nombres, seudónimos, letras, números, imáge-nes, símbolos, gráficos, figuras, así como cualquier combi-nación de lo anterior.

También se puede registrar una frase de propaganda o publicidad cuando esté vinculada a una marca registrada.

¿Qué características debe tener una marca para que se pueda registrar en CHILE?

+ Representatividad gráfica del signo: Esto incluye las marcas sonoras (partituras y registro sonoro). No son registrables las marcas olfativas y las formas tridimensionales y aquellos signos que incurren en causales de irregistrabilidad.

+ Poseer fuerza diferenciadora o distintiva» del sig-no con relación al producto o servicio respectivo. La marca debe diferenciar a un producto de otro, por lo que no puede confundirse con lo que se va a identificar o referirse genéricamente a su objeto o describirlo.

Ejemplo: el INAPI rechazó la marca APPLEBEST para frutas.

““ “Si su empresa no se encuentra en Chile, es obligatorio nombrar

a un representante local”

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Guía de registro de marcas en Chile Mercosur IPR SME Helpdesk

CONSEJOS Y ALERTAS

ANTES de solicitar el registro compruebe que: + Puede registrarse como marca (y no como

diseño, por ejemplo) + Es distintiva + Ha realizado el pago de la tasa + Está legitimado a realizar la solicitud:

+ No infringe derechos de terceros + No va en contra de la ley

+ Tiene designado a un representante en Chile, salvo que ya tenga domicilio allí

+ Tiene clara la lista de productos y servicios para los que la registra

+ Tiene la prioridad para solicitarla (no hay na-die que lo hizo antes)

¿Quién puede solicitar el registro y qué documenta-ción necesita en CHILE?Cualquier persona natural o jurídica nacional o extranje-ra puede solicitar el registro de su marca. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán designar un apoderado o representante en Chile.

Todos los poderes relativos a la propiedad industrial se otorgarán por instrumento privado. Optativamente los soli-citantes residentes en Chile pueden elevarlo a documento público. Los mandatos provenientes del extranjero podrán optativamente otorgarse ante el cónsul de Chile respec-tivo sin ninguna otra formalidad posterior, o someterse a legalización.

Si el poder es otorgado en el extranjero, debe estar fir-mado y extendido en idioma español. En caso de estar expedido en un idioma diferente, deberá ser acompañado con una traducción simple.

En caso de oposición y para procedimientos contenciosos es necesario el patrocinio de abogado. Se recomienda también contratar a un experto en propiedad intelectual, aunque no es obligatorio.

El contenido de los formularios de inscripción y la informa-ción están disponibles en www.inapi.cl.

¿Cómo se clasifican los productos y/o servicios para solicitar una marca en CHILE?

La Clasificación Internacional de Niza (versión 10º) se utili-za para identificar la cobertura del signo en Chile.

Antes de presentar una solicitud de marca comercial es indispensable consultar la clasificación e indicar detallada-mente los productos o servicios que se pretende distinguir con la marca.

CONSEJOS Y ALERTAS

Chile reconoce la solicitud y registro multiclase de marcas, Sin embargo, no se puede pedir en un mismo formulario productos y servicios a la vez. Además las tasas se deben pagar igual que en el sistema monoclase: una a una, con independen-cia del número de clases registradas

¿Qué precio tiene el registro en CHILE?Las tasas se definen con base en una unidad de valor variable mensual. El costo del registro de las marcas co-merciales, indicaciones geográficas o denominaciones de origen es de 176 € por cada clase de productos o servicios más la tasa de publicación (53 €). De todo ello se deben abonar 58 € en el momento de pre-sentar la solicitud de registro (tasa de solicitud inicial), para que comience la tramitación, y 116 € cuando se registra. Si es rechazada, la tasa de solicitud inicial no se devuelve.

La renovación de registros de marcas cuesta 348 € y pue-de pagarse incluso dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del registro, pero con una sobretasa que os-cila entre los 330 € y los 660 € (plazo máximo) por clase.

CONSEJOS Y ALERTASNo se olvide de inscribir las transferencias de domi-nio, licencias de uso, prendas y cambios de nombre realizados.

Sin la inscripción los actos son válidos, pero inopo-nibles frente a terceros.

Su inscripción y cualquier otro tipo de gravámenes sobre marcas requiere el pago de una tasa de 58 €.

La renovación puede realizarse de manera presencial o electrónica vía internet, cumpliendo los mismos requisitos que para una marca nueva sin publicación (necesidad de representante si la empresa no tiene residencia en Chile).

CONSEJOS Y ALERTASNo hay plazo exacto desde cuándo solicitar la reno-vación, aunque se recomienda hacerlo con 6 meses de antelación.

¿Cuánto dura la protección en CHILE y cómo se re-nueva? La protección dura 10 años contados desde la fecha de la concesión del registro, renovables de manera indefinida (por otro decenio) y no está sujeta a caducidad por falta de uso efectivo en el mercado, según la ley vigente.

““ “DURANTE la tramitación pue-de revisar el estado del proceso

en www.inapi.cl”



!

CONSEJOS Y ALERTASSi quiere más información sobre el proceso de re-gistro en Chile, no dude en ver nuestro vídeo so-bre el registro de marcas en Chile www.youtube.com/watch?v=IeZqHd05fl8

03Prohibiciones de registro de marcas en CHILE ——

Qué son las marcasQué necesita saber para registrar una marca en CHILECómo transferir y celebrar actos sobre derechos de marca en CHILECómo se defienden las marcas en CHILEEnlaces de interés e información adicionalGlosario

Existen causales absolutas y relativas de rechazo de soli-citudes de marca. Ambas son objeto de examen de oficio de fondo del INAPI y pueden fundamentar demandas de oposición o nulidad de terceros interesados.

A. Causales ABSOLUTAS: consisten en la incapacidad del signo para distinguir bienes o servicios de un determi-nado origen empresarial por falta de distintividad intrínse-ca.

+ Signos que no son expresamente una marca según la ley, por ejemplo, tridimensionales, hologramas, títulos de películas y libros, signos animados o de multimedia, marcas de posición, gestuales, olfati-vas, gustativas, textura o táctiles.

+ Marcas sin carácter distintivo, por ejemplo, términos genéricos y descriptivos – de género, naturaleza, origen, evocativas, nacionalidad, procedencia, des-tinación, peso, valor, calidad, uso general en el co-

Fuente: Inapi/Chileatiende*Los sábados, domingos y festivos no son días laborables.

“

“ “Una solicitud de registro de marca no puede ser rechazada por ninguna causal que no se constaten en oposiciones o en

observaciones de oficio”



mercio, nombres técnicos, de variedades vegetales, recomendadas por la OMS, nombres de personas, forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí mismo-, muy simples -una letra o número- o demasiado complejas –poemas extensos- y términos comunes -signos de internet y lenguaje computacional, ortográficos, y otros como ©, ®, ±, ≤, ≥, ×, ÷, €, $, %-. No obstante, el INAPI acepta registros de signos que no son intrínseca-mente distintivos si han adquirido dicha caracterís-tica mediante su uso en el mercado nacional, por ejemplo, HOMECENTER para establecimiento de venta de productos para el hogar.

+ Signos contrarios a la moral y al orden público, por ejemplo, si hacen apología de actos ilegales

+ Marcas con carácter engañoso respecto de la pro-cedencia, cualidad o género de los productos o servicios, incluyendo los de clases con coberturas relacionadas.

+ Emblemas y símbolos especialmente protegidos, por ejemplo, banderas, escudos, punzones oficia-les, nombres de Estados (en idioma original o es-pañol).

+ Nombres científicos o técnicos (de variedades ve-getales, por ejemplo) o nombres comunes recomen-dados por la OMS o nombres que hacer referencia a un componente terapéutico.

B. Causales RELATIVAS: consisten en conflictos de identidad o confusión entre la nueva marca y un derecho preexistente al momento de la presentación de la solicitud. Son derechos preexistentes:

+ La existencia de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que genere riesgo de confusión por identidad o semejanza gráfica o fonética, para productos o servicios idénticos o similares, pertene-cientes a la misma clase o clases relacionadas con el signo solicitado;

Su la marca que quiere registrar es similar a una marca registrada con anterioridad, tanto el INAPI como el titular de dicha marca puede oponerse contra su solicitud.

Los requisitos para que dos signos se consideren similares son:

A. Identidad o similitud de las marcas: la similitud se determina a través de una apreciación global de los ele-mentos de los signos y el nivel de atención del consumidor. La comparación entre el alcance de los signos se refiere a su apariencia externa, su pronunciación y su similitud o diferencias conceptuales.

+ Similitud o identidad entre los productos o servicios: se determina teniendo en cuenta su naturaleza, ob-jeto, canales de distribución, sus consumidores fi-nales y si son productos que compiten. Por ejemplo, aunque los vinos (clase 33) y las cervezas (clase 32) no pertenezcan a la misma clase, comparten los mismos canales de distribución y se dirigen a los mismos consumidores finales, por ello son si-milares.

+ Confusión o riesgo de confusión: posibilidad de que

el público consumidor pueda creer que los produc-tos o servicios poseen un mismo origen empresarial cuando no lo tienen.

B. La existencia de conflictos con otros derechos preexistentes, tales como, marcas famosas, marcas no registrales, indicaciones de procedencia y derechos de autor.

1. Marca famosa y notoria: según la legislación chilena, las marcas notorias gozan de un mayor grado de protec-ción para evitar que otros se aprovechen de su reputación o que la dañen de alguna forma.

Notorias son aquellas reconocidas en el sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos estableci-mientos comerciales o industriales en Chile.

CONSEJOS Y ALERTASNo es necesaria la prueba de la confusión en el caso de marcas en conflicto idénticas en signo y co-bertura porque se presume por ley

1.1 Marcas notorias extranjeras Requisitos: las marcas notorias extranjeras se pueden oponer a una solicitud de registro de marca existe:

+ identidad o similitud gráfica o fonética entre los sig-nos;

+ identidad de productos o servicios; + notoriedad, que se prueba mediante un registro ex-

tranjero para productos similares o relacionados; publicaciones en revistas especializadas, publica-ciones publicitarias; folletos publicitarios; facturas y guías de despacho; balances anuales.

Alcance: Las marcas con productos o servicios no rela-cionados o diferentes no pueden ser rechazadas por esa causal.

1.2 Marcas famosas o renombradas Requisitos: las marcas famosas o renombradas en Chile se pueden oponer a los registros de otras marcas si:

+ gozan de fama y notoriedad en el mercado; + existe identidad o similitud gráfica; + la solicitud de la marca puede dañar la reputación

de una marca famosa y notoria o aprovecharse de su prestigio.

Alcance: Las marcas notorias chilenas pueden incluso oponerse a productos o servicios no relacionados siem-pre que tengan una mínima relación entre los productos o servicios protegidos por marca notoria (por ejemplo, frutos secos y bebidas de cola).

2. Marcas no registrales Esta causal hace excepción al principio del “primero en re-gistrar”, privilegiando el uso en el mercado nacional. El uso que debe probarse debe ser real y efectivo; dentro del trá-



fico comercial incluyendo operaciones comerciales; dentro del territorio chileno y previo a la solicitud respectiva.

Requisitos: marcas no registrales que efectivamente se hayan usado antes de la solicitud de registro en el territo-rio chileno si existe:Graphical or phonetic identity or simi-larity between signs;

+ identidad o similitud gráfica o fonética entre los sig-nos;

+ identidad o similitud de los productos o servicios; + riesgo de confusión Likelihood of confusion; + Uso del la marca en el mercado chileno, que debe

probarse, entre otros, mediante publicidad, factu-ras, guías de despacho y balances anuales.

El titular de una marca no registrada está obligado a so-licitar su registro en 90 días después de la resolución de rechazo de la solicitud de registro de la marca.

3. Indicaciones geográficas y denominaciones de ori-gen:Requisitos: no son registrables las marcas que puedan in-ducir a error o confusión en el público consumidor, respec-to de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicación Geográfica o Denomina-ción de Origen creadas o reconocidas:By law (e.g. wines),

+ por ley (por ejemplo, vinos),por tratados internacio-nales (por ejemplo, vinos y bebidas espirituosas),

+ por el registro en INAPI (por ejemplo, productos ma-rinos).

CONSEJOS Y ALERTASPara registrar el nombre de una persona como marca se necesita su consentimiento:Si solicita registrar su propio nombre, no habría pro-blema.Si la persona no es el solicitante y está viva, se exige su consentimiento expresoSi la persona no se encuentra viva, con el consenti-miento de sus herederos basta

Si es personaje histórico, cualquier persona podrá registrar su nombre después de 50 años de fallecido este, si no se afecta su honor

4. Derecho de autor: Los derechos de autor sobre una obra o personaje son independientes de la protección del derecho marcario. Un tercero podría registrar como marca el nombre de una obra o de un personaje.

Requisitos: hay dos casos en los cuales los derechos so-bre la obra puede impedir el registro de una marca:

+ La expresión solicitada como marca sea inductiva a engaño u error (por ejemplo, Krusty Burguer).

+ La denominación protegida bajo los derechos de autor se utilice, a su vez, como marca registrada en el extranjero o en Chile(no registrada).

04Enlaces de interés e información adicional——

What are trademarks? Qué son las marcasQué necesita saber para registrar una marca en CHILECómo transferir y celebrar actos sobre derechos de mar-ca en CHILECómo se defienden las marcas en CHILEEnlaces de interés e información adicionalGlosario

Puede encontrar más información sobre Propiedad Inte-lectual en Chile en la página web del Mercosur IPR SME Helpdesk: www.mercosur-iprhelpdesk.eu

Chile Atiende Pymes www.chileatiende.cl

INAPI www.inapi.cl

Normativa de Chile sobre marcas www.wipo.int/wipolex/es/profile.jsp?code=CL www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=15104

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). RUT: 65.999.669-3.

Av. Libertador Bernardo O´Higgins 194, piso 1, Santiago, Chile. Tel. (56 2) 2 887 0400

“

“ “Tampoco son registrables marcas descriptivas en idiomas distintos del castellano. Éstas deben traducirse para ver si incurren en la prohibición.

Por ejemplo «Xocolatier» para chocolates”



05Glosario ——

Qué son las marcasQué necesita saber para registrar una marca en CHILECómo transferir y celebrar actos sobre derechos de mar-ca en CHILECómo se defienden las marcas en CHILEEnlaces de interés e información adicionalGlosario

Abandono: sanción para el caso de que el solicitante no realice gestiones dentro de plazo, como no pagar tasasBranding: proceso de hacer y construir una marca

Certificado de registro: documento que certifica que la soli-citud de derecho de marca se encuentra concedida.

Naming: técnicas para la creación del nombre de una mar-caOposición: instancia administrativa en la cual un tercero presenta objeciones a una solicitud de patente o marca comercial por considerar afectados sus intereses

Recurso de casación en el fondo: recurso procesal para anular sentencias dictadas en contra de la ley sustantiva, uniformando su interpretación

Marca colectiva: un signo distintivo con capacidad de re-presentación gráfica que se usa identificar el origen, el ma-terial o el método de producción de un producto o servicio de determinados miembros de una sociedad.

Certificado de marca: signo distintivo que indica que un producto o servicio cumple con un conjunto de normas va-lidadas por una autoridad de certificación.

Última actualización: diciembre 2014

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