la propiedad industrial y la transferencia de tecnología esteban pelayo villarejo departamento de...
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La propiedad industrial y la transferencia de tecnología
Esteban Pelayo Villarejo Departamento de Innovación
Instituto de Fomento de la Región de Murcia
Jornada sobre Propiedad Industrial y Proyectos EuropeosJueves, 26 de noviembre de 2009
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Vamos a abordar los siguientes aspectos
1. ¿En qué consiste la transferencia de tecnología?– Mecanismos de transferencia de Tecnología– Estrategia empresarial
2. ¿Cómo se regula? – Normativa legal– El contrato de transferencia de tecnología
3. ¿Cuánto cuesta?– Cálculo del valor de una tecnología– Ayudas
4. Algunos consejos a modo de conclusiones– La red de EENs
Obtener dinero de los
derechos de propiedad industrial
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¿Qué es la transferencia de tecnología?
• La transmisión de conocimientos que permiten a la empresa receptora la producción de bienes y prestación de servicios gracias a esos conocimientos, o de forma más genérica, la cesión de conocimientos adquiridos sobre formas de producción.
© Daniel Jaeger Vendruscolo
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Mecanismos de Transferencia de Tecnología
Tecnología incorporada en los RR.HH.
(human embodied)
Tecnología desincorporada(documental embodied)
Tecnología incorporada al capital(capital embodied)
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¿Se compran muchos bienes de equipo?
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
Comercio exterior de la industria de bienes de equipo en España (en millones de euros corrientes) entre 1995 y 2007
Importación (M)
Exportación (X)
Datos estadísticos del informe COTEC (2009)
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¿Tenemos buenos Recursos Humanos?
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Alemania
Francia
Italia
España
Polonia
Distribución del número de investigadores (en EJC) por sector de ejecución en España,
Polonia y otros tres grandes países europeos, 2006
Empresas e IPSFL Administración Pública Enseñanaza Superior
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Alemania
Francia
Italia
España
Polonia
Distribución de la población de 15 y más años por estudios terminados
Estudios obligatorios Enseñanza media
Educación superior No contesta
Datos estadísticos del informe COTEC (2009)
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¿Cómo se hacen acuerdos para adquirir Tecnología Desincorporada?
Análisis y ensayos
Consultoría
Licencia de patente
Investigación contractual
Transferencia de know-how
Asesoramiento técnico
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¿Cuándo comprar una tecnología?
• Dentro de su estrategia de innovación, las empresas deben decidir entre:– Generación propia– Adquisición a terceros
• Ambas opciones no tienen porqué ser excluyentes, más bien al contrario, una adecuada estrategia tecnológica debe saber compaginarlas y complementarlas, dependiendo en cada caso del objetivo propuesto y del análisis coste-beneficio de las alternativas.
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Las dos son buenas opciones
Generación propia
• Ventajas– Adecuación a objetivos
estratégicos– Aportar una novedad– Liderazgo tecnológico– Posibilidad de comercialización a
terceros (TT)– Importantes ayudas financieras
directas y desgravaciones fiscales
• Inconvenientes– Tiempo– Coste– Riesgo inherente a la I+D.
• Modalidades– I+D propia (intramuros)– I+D contratada (extramuros)– Cooperación técnica empresarial
(joint-venture)
Adquisición a terceros
• Ventajas– Inmediatez (tiempo de
oportunidad).– Ausencia (o minimización) de
riesgo tecnológico.
• Inconvenientes: – Dependencia del cedente
(restricciones) y vinculación económica: pagos iniciales (down payment), canon o regalías (royalties), asistencia técnica, participación en beneficios, ...
• Modalidades– Licencias de patentes (exclusivas /
no exclusivas).– Know how (asistencia técnica).– Plantas llave en mano.
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Vamos a abordar los siguientes aspectos
1. ¿En qué consiste la transferencia de tecnología?– Mecanismos de transferencia de Tecnología– Estrategia empresarial
2. ¿Cómo se regula? – Normativa legal– El contrato de transferencia de tecnología
3. ¿Cuánto cuesta?– Cálculo del valor de una tecnología– Ayudas
4. Algunos consejos a modo de conclusiones– La red de EENs
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Normativa de la Competencia de la UE1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los
acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las
prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en:
a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción;
b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones;
c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento;
d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva;
e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos.
2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de pleno derecho.
3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables a:
- cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas,- cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de
empresas,- cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas,
que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a
fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que:
a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos;
b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.
Artículo 81 del Tratado de Roma
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Un poco de historia…
1962) Comunicación de 24 de diciembre de 1962 (notificación de Navidad): la Comisión enumera un cierto número de restricciones que eludirían la prohibición del art. 81.1 cuando figuraban en los contratos de licencia.
1965) El Consejo autoriza a la Comisión a establecer una exención de bloque a los acuerdos de lic. de patente
1976) Primer borrador de Reglamento
1984) Primer Reglamento (R 2349/84) con una vigencia de diez años
1995) Reglamento (CE) Nº2131/95
1996) Reglamento (CE) Nº 240/96 de 31 de Enero, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología
1997) RECATT – Reglamento (CE) No 772/2004 de la Comisión de 27 de abril de 2004 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología
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Principales conclusiones del RECATT (I)
• Con arreglo al apartado 3 del artículo 81 del Tratado y en las condiciones previstas en el presente Reglamento, el apartado 1 del artículo 81 del Tratado se declara inaplicable a los acuerdos de transferencia de tecnología concluidos entre dos empresas por los que se permite la producción de los productos contractuales.
• Esta exención se aplicará en la medida en que tales acuerdos contengan restricciones de la competencia que entren dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81. La exención se aplicará mientras el derecho de propiedad intelectual de la tecnología licenciada no haya expirado o caducado o no haya sido declarado inválido o, en el caso de los conocimientos técnicos, mientras sigan siendo secretos, excepto en caso de que los conocimientos técnicos pasen a ser de dominio público por causa imputable al licenciatario, en cuyo caso la exención se aplicará mientras dure el acuerdo.
Exención
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Principales conclusiones del RECATT (II)
• Umbrales de cuota de mercado– 20% para competidoras y 30% para
no competidoras
• Restricciones especialmente graves (Art. 4)
– a) la restricción de la capacidad de una parte de determinar sus precios al vender productos a terceros;
– b) la limitación de la producción, salvo..
– c) la asignación de mercados o clientes, …
– d) la restricción de la capacidad del licenciatario de explotar su propia tecnología o la restricción de la capacidad de cualquiera de las partes en el acuerdo de realizar actividades de investigación y desarrollo …
• Restricciones excluidas (Art. 5)– Perfeccionamientos– Validez de los derechos licenciados
La Legislación Española vigente hace referencia a la Comunitaria, Real Decreto
378/2003
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Tipos de licencias
Plena
Limitada
Contenido
Duración
Territorio
ObjetoPatente concedida
Solicitud de patente
ExclusividadSimpleExclusiva
Alcance
Art. 75.3 LP: “Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho realizar todos los actos que integran la explotación de la invención patentada, en todas sus aplicaciones, en todo el territorio nacional, durante toda la duración de la patente.”
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Obligaciones de las partes
Derechos exclusivos
Imagen tecnológica
Cooperación y trabajo Cooperación y trabajo en reden red
Licencia o Licencia o CesiónCesión
Vigilancia Tecnológica e IC
• Inscribirla en la OEPM para que tenga efectos frente a terceros
• Obligaciones del licenciante– Legitimidad para otorgar la licencia– Entrega de know-how y asistencia técnica– Notificación previa en caso de retirada de
solicitud o de renuncia de la patente
• Obligaciones del licenciatario– Pago del precio de la licencia– Explotación de la patente
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Licencias de pleno derecho
• Ofrecimiento de licencia: cualquier interesado se puede convertir en licenciatario
• Ventajas para el licenciante:– Eximido de la acción de caducidad por la
obligación de explotar la invención.– 50% del importe de las anualidades– Ganancia por obtener finalmente un
contrato de licencia
• Características– Licencia no exclusiva– Procedimiento ágil de 1 semana – Pagos de regalías cada tres meses– Posibilidad de que fije el canon o
compensación la OEPM a falta de acuerdo entre las partes.
– Tasa = 20’4 €
Derechos exclusivos
Imagen tecnológica
Cooperación y trabajo Cooperación y trabajo en reden red
Licencia o Licencia o CesiónCesión
Vigilancia Tecnológica e IC
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Cláusulas Comunes en un contrato de Licencia de Patente
• Objeto– Exclusividad o no de la
licencia– Duración– Territorio
• Otros derechos– Utilización de marca del
licenciante
• Sublicencias y Cesiones– Empresas vinculadas
• Pagos– Pagos relacionados con la
solicitud de patente y su mantenimiento
– Regalías mínimas– Cálculo de la regalía y
posibilidad de auditoria– Impuestos y otras
obligaciones
• Provisión de asistencia técnica y transferencia de know-how
– Formación del personal
• Garantías– Garantías del Licenciante– Garantías de calidad del
producto final– Obligaciones de
abastecimiento para garantizar la calidad
• Perfecciones y mejoras
• Defensa de la patente ante nulidad e infracciones
• Resolución e incumplimiento del contrato
– Controversias (Arbitraje)
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Contrato de I+D
• Definición de las partes• Objeto del contrato• Obligación principal del
centro tecnológico• Niveles de calidad• Garantía de resultados de
la transferencia de tecnología
• Personal que debe prestar el servicio objeto del contrato. Condiciones de trabajo
• Formación del personal receptor
• Precio del contrato• Pago de impuestos
• Obligación de secreto• Otras obligaciones de las
partes• Aceptación de la oferta y
formalización en documento público
• Entrada en vigor del contrato
• Duración del contrato• Extinción del contrato• Solución de controversias
(arbitraje)• Otras cláusulas opcionales• Cláusulas finales
habituales en todos los contratos
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Vamos a abordar los siguientes aspectos
1. ¿En qué consiste la transferencia de tecnología?– Mecanismos de transferencia de Tecnología– Estrategia empresarial
2. ¿Cómo se regula? – Normativa legal– El contrato de transferencia de tecnología
3. ¿Cuánto cuesta?– Cálculo del valor de una tecnología– Ayudas y Subvenciones
4. Algunos consejos a modo de conclusiones– La red de EENs
Valor de las marcas
Principales Marcas del 2006
0
10,000,000,000
20,000,000,000
30,000,000,000
40,000,000,000
50,000,000,000
60,000,000,000
70,000,000,000
80,000,000,000
Coca
Cola
Micr
osof
tIB
M GEIn
tel
Nokia
Toyot
a
Disney
McD
onald
s
Mer
cede
s-Ben
z
(Value in Dollars)
© ip4inno
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Bienes intangibles
• Activos no-monetarios que no pueden ser vistos, tocados a físicamente medidos y que son creados a la largo del tiempo y/o inversión
• Intangibles legales– secretos comerciales,– derechos de autor,– patentes, – modelos de utilidad, – diseños, – marcas – y reputación
• Intangibles relacionados con la competitividad
IP Management
© ip4inno
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1. Métodos basados en el coste– Costes históricos– Costes de replicación– Costes de reemplazo
2. Métodos basados en el mercado– Comparaciones de los valores de
mercado– Comparación de regalías (royalty)– Auditoria
3. Métodos basados en los ingresos– Cash Flow Descontado (DCF)– Valor actualizado neto del riesgo
(rNPV)– Rescate de la regalía– Método de factor tecnológico
4. Métodos basados en el precio de la opción – Métodos de opciones reales
Métodos de valoración de derechos
© ip4inno IP-ScoreIP-Score
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© ip4inno
Bienes intangibles desarrollados en la propia empresa
• Como todos los demás activos, también contribuyen a la generación de beneficios futuros
• Se pueden activar los gastos en I+D interna
• La activación supone un reconocimiento del coste que ha tenido para la empresa esa inversión
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Vamos a abordar los siguientes aspectos
1. ¿En qué consiste la transferencia de tecnología?– Mecanismos de transferencia de Tecnología– Estrategia empresarial
2. ¿Cómo se regula? – Normativa legal– El contrato de transferencia de tecnología
3. ¿Cuánto cuesta?– Cálculo del valor de una tecnología– Ayudas
4. Algunos consejos a modo de conclusiones– La red de EENs
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Existe una red con una larga experiencia que está a su disposición
• Red EEN – Enterprise Europe Network
• Intranet para la difusión de laoferta y demanda tecnológica
• 40 países y 600 organizaciones,
• Aprox. 4000 expertos
• >> Mayor red europea que pone a disposición de empresarios e investigadores una ventanilla única par el asesoramiento y beneficio de servicios a Pymes.
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SEAMOS SERIOS porque se trata de un tema complicado
• Relación onerosa
• Se basa en una relación de confianza entre las partes:
– La tecnología es un bien intangible– Durante las primeras fases de negociación (las
más difíciles) el objeto de la negociación permanece siempre oculto al adquiriente de la tecnología
– Ni el vendedor/licenciante puede transmitir su tecnología antes de la formalización del contrato,
– Ni el comprador/licenciatario puede evaluar lo que está adquiriendo.
• Culminada la fase de negociación, todo debe plasmarse en un documento (contrato) claro, conciso y exhaustivo. Es deseable que participen asesores jurídicos desde el principio de la negociación.
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Elija un buen socio
• Un buen contrato con un socio inapropiado está condenado al fracaso, aun cuando la tecnología sea la apropiada.
• Es una relación de larga duración, hay que analizar la compatibilidad de las partes y cooperación.
• Trate de evitar conflictos de intereses mediante cláusulas para:– No competencia directa
entre las partes o sus filiales.
– Restringir el uso de la tecnología sobre territorios o productos no deseados.
Recabe la máxima
información posible de la otra
parte
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Los dos consejos finales más importantes
1. Haga un buen análisis previo– Identificar, valorar y confirmar la titularidad
2. ¡Pida ayuda!– Expertos en Transferencia de Tecnología (por
ejemplos los técnicos de la EEN)
– Asesoramiento jurídico– Expertos externos en la tecnología– Cuestiones económicas
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Gracias por su atención
Esteban Pelayo VillarejoDepartamento de Innovación
Instituto de Fomento de la Región de MurciaT 968 362812M 680 405976