josé luis sagarduy - “aspectos legales en la innovación abierta”

© Herrero & Asociados 2015

José Luis Sagarduy

Bilbao, 14 de Julio de 2015

ASPECTOS LEGALES EN LA INNOVACIÓN ABIERTA


INNOVACIÓN ABIERTA ≠ CANDIDEZ

Analizar y proteger los activos claves antes de iniciar el proceso.


En innovación abierta, los derechos de PII son clav es para el éxito del proceso.


La innovación abierta mantiene los derechos y lasgarantías sobre nuestra aportación.

Simplemente decidimos ejercitarlos de diferentemanera.


Empresa aeronáutica plantea colaborar en I+D conempresas de sectores completamente ajenos.


INNOVACIÓN ABIERTA

COMPARTIR, INCLUSO CON COMPETIDORES, GENERA VALOR

IMPORTANTE LAS NEGOCIACIONES Y LOS CONTRATOS


ALEMANIA 25.621

FRANCIA 10.567

HOLANDA 6.844

SUIZA 6.833

REINO UNIDO 4.697

SUECIA 3.837

ITALIA 3.613… …

ESPAÑA 1.456 Fuente: EPO Annual Report 2014.

PATENTES ANTE LA E.P.O. 2014


La PYME puede ser la parte más débil de larelación en cuanto a estructura y dimensiones,pero no tiene por qué serlo en cuanto aconocimiento y valor de lo aportado.


• “Es mejor no tener contratos pues así el conocimiento fluye con más libertad y sin cortapisas.”

• ERROR. Los contratos son el medio idóneo paraevidenciar los acuerdos.


CONTRATOS

Imprescindible disponer de contratos• Es equívoca la idea de que sin contratos hay

mayor libertad de actuación. También eninnovación abierta

Riesgos de no tenerlos• Riesgo de utilización de datos confidenciales sin

autorización.• Pérdida de tiempo y dinero por no haber

pactado condiciones esenciales al inicio.• Competencia desleal


No hay una Normativa específica de IA

La IA es una fuente de expectativas y derechos,que no podrían gestionarse eficazmente sin la fijación de unas previas reglas de juego.

La normativa de la Innovación Abierta es la voluntad de las partes plasmada en un contrato


Hitos comunes en modelos IA

1. Identificación de conocimiento a compartir

2. Definir estrategia de protección

3. Decidir qué deseamos aportar

4. Acuerdo de confidencialidad

5. Inicio conversaciones / Negociación

6. Redacción y firma del contrato


- Asegurarse de que no se infringen derechos de terceros- Asegurar asistencia para el pleno desarrollo de lo

transmitido- Pactar quién actúa en caso de reclamaciones por terceros- Etc, etc.

“Los contratos son necesarios para definir la forma en laque cada cual desea transferir su conocimiento al resto ypara definir los límites y condiciones bajo las que eseconocimiento puede ser utilizado”

(Guía práctica para Pymes sobre la gestión de aspectos legales relacionados con la innovación abierta. P.9)


Distinguir entre derechos de P.I. aportados y losobtenidos en conjunto

Controlar la propiedad industrial:- Titularidad- Ha de poderse ofrecer- Estar en vigor en los países de interés- Debe comunicarse cualquier incidencia, reclamación…


La transmisión de la propiedad de una patente debeconstar por escrito (art. 74.2 Ley de Patentes) y debeinscribirse en el Registro para que surtan efecto frente aterceros (art. 79.3 LP).

Puede ser gratuita, pero es preciso el contrato.

- Si no hay contrato no se ha transmitido y por tanto eltitular (imaginemos un cambio societario) la podríareclamar.

- Si no se inscribe el titular la podría vender dos veces…


Seguimiento

Ej. el no uso de una patente licenciada puede dar lugar a una licencia obligatoria en favor de un tercero.

Ej. el no uso de una marca licenciada en exclusiva puede conducir a la pérdida de derechos sobre ella (incurre en caducidad por falta de uso)

Aclararlo en los contratos


Si lo que se transmite no es una patente, sino un know how, deberá identificarse adecuada y suficientemente

Si es un secreto deberán implementarse medidas para su preservación y sanción en caso de vulneración


La Ley tiene una serie de limitaciones.Algunas de ellas son salvables con pacto en contrario:PACTARLO. Si no se especifica rige el texto de la Ley (que puede perjudicar

a uno o a todos)Ej. Licencia exclusiva excluye incluso al licenciante. Pactar lo contrario (?)Ej. Licencias no pueden cederse a terceros ni sublicenciarse. Pactar lo

contario (?)

SI NO HAY CONTRATO SE APLICA EL TEXTO DE LA LEY. TA L CUAL

¡Que no decidan por vosotros!


PACTAR CÓMO, Y DÓNDE, RESOLVER LOS CONFLICTOS QUE PUEDAN SURGIR


Contratos de desarrollo conjunto

Obligaciones de ambos- Hacer (investigación aplicada…)- No hacer (no divulgar…)Plazo y objeto de la colaboración. Seguimiento.Derechos de PI previosDerechos de PI derivadosConfidencialidad (análisis, informes, datos, estudios…). Definir alcance.


LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS CONTRATOS SON NECESARIOS PARA PREVENIR

Y CONTROLAR POSIBLES RIESGOS

*


¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU ACREDITADA PACIENCIA!!!

JOSÉ LUIS SAGARDUYHERRERO & ASOCIADOS

E-mail: [email protected]

Telfs. 94 442 05 62670 766 533

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