introducción a la propiedad intelectual

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Introducción al Derecho de Propiedad Intelectual 30/07/12 1. Introducción 1.1. Conceptos Generales, desarrollo y alcance de la Propiedad Intelectual en la época contemporánea Donde sea que veamos, estamos rodeados de Propiedad Intelectual (“PI ”) en cuanto responden a la materialización de ideas, muchas de las cuales surgen para satisfacer necesidades. Actualmente todo tiene marcas e incluso el diseño de los diversos productos está amparado por la PI. De hecho, su expansión ha llegado al punto en que la imagen de ciertas celebridades, tales como jugadores de fútbol, pueden ser protegidas por PI 1 . Esta expansión de la PI ha llegado al punto de sucintar nuevos tipos de conflicto y competencia empresarial. De ahí que actualmente hay problemas entre Apple y Samsung con respecto al diseño industrial de sus celulares, alegando el primero que Samsung habría “invadido” su espacio de propiedad intelectual. Esto implica reconocer además que la PI está muy ligada a la Libre Competencia y, particularmente, a la Competencia Desleal por la forma en que impacta en la publicidad y la imagen de cada competidor. Con respecto a las personas involucradas, la PI siempre tiene como contraparte un Estado que reconoce lo que se ha creado y está dispuesto a otorgarle derechos amparados constitucionalmente a los creadores, sobre los cuales se podrá comerciar como cualquier otro derecho real. Destaca así la distinción entre propiedad intelectual dura, en que el Estado no hace más que reconocer lo existente, y propiedad industrial en que el creador debe pedir al Estado que se protejan sus derechos. 1 Esto pasa en los juegos de video en que se usa la imagen de ciertos deportistas. 1

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Introduccin al Derecho de Propiedad Intelectual30/07/121. Introduccin1.1. Conceptos Generales, desarrollo y alcance de la Propiedad Intelectual en la poca contemporneaDonde sea que veamos, estamos rodeados de Propiedad Intelectual (PI) en cuanto responden a la materializacin de ideas, muchas de las cuales surgen para satisfacer necesidades. Actualmente todo tiene marcas e incluso el diseo de los diversos productos est amparado por la PI. De hecho, su expansin ha llegado al punto en que la imagen de ciertas celebridades, tales como jugadores de ftbol, pueden ser protegidas por PI[footnoteRef:1]. [1: Esto pasa en los juegos de video en que se usa la imagen de ciertos deportistas.]

Esta expansin de la PI ha llegado al punto de sucintar nuevos tipos de conflicto y competencia empresarial. De ah que actualmente hay problemas entre Apple y Samsung con respecto al diseo industrial de sus celulares, alegando el primero que Samsung habra invadido su espacio de propiedad intelectual. Esto implica reconocer adems que la PI est muy ligada a la Libre Competencia y, particularmente, a la Competencia Desleal por la forma en que impacta en la publicidad y la imagen de cada competidor.Con respecto a las personas involucradas, la PI siempre tiene como contraparte un Estado que reconoce lo que se ha creado y est dispuesto a otorgarle derechos amparados constitucionalmente a los creadores, sobre los cuales se podr comerciar como cualquier otro derecho real. Destaca as la distincin entre propiedad intelectual dura, en que el Estado no hace ms que reconocer lo existente, y propiedad industrial en que el creador debe pedir al Estado que se protejan sus derechos.A su vez, la PI se relaciona con la libertad humana, ya que busca proteger el derecho a solucionar problemas y avanzar o progresar libremente. La libertad es, por lo tanto, presupuesto y causa de la creacin humana[footnoteRef:2]. Esto se vuelve incluso ms evidente con respecto a las distintas manifestaciones artsticas (incluyendo las arquitectnicas), todo lo cual nos sirve para concluir que, en una sociedad libre, no hay lmites a la imaginacin. De ah que en las sociedades libres, el Estado tender a proteger la PI, destinando recursos para ello, tanto respecto de la propiedad industrial como de la propiedad intelectual dura. As, por ejemplo, el estado de California subsidi e incentiv que empresas innovadoras se instalaran en Silicon Valley. En menor escala, lo mismo pasa cuando el Estado organiza obras de Teatro o da subsidios a diversas manifestaciones de creacin artstica, tales como pelculas. [2: Nuevamente destaca la relacin entre los artculos 19 N21 y el 19 N 24 y 25 de la CPR.]

En definitiva, el Estado busca crear una cadena virtuosa, de forma que la innovacin y desarrollo (I+D) parezca cada vez ms atractiva a la mayor cantidad de gente, de forma tal que se le destinen cada vez ms recursos. En lo personal, creo que esto se ve potenciado por un crecimiento exponencial de la innovacin, toda vez que cada idea puede servir de base o premisa para varias otras ideas. Asimismo, el crecimiento exponencial de la poblacin permite que surjan ms ideas ms rpido.1/08/12El valor de la I+D se vuelve evidente cuando se acepta que contribuye al bienestar social satisfaciendo necesidades de forma ms eficiente y permitiendo a los integrantes de una sociedad dedicar ms tiempo a otras actividades como la filosofa y las artes. En este proceso de desarrollo la PI toma un lugar importantsimo, toda vez que incentiva el progreso.Todo comienza con una necesidad de expresar una forma de percibir el mundo, una necesidad de solucionar un problema o la necesidad de diferenciarse de competidores. Es aqu cuando toma la PI toma relevancia al otorgar derechos a quienes crean para apropiarse de su creacin. El Estado, por su parte, puede enfrentarse a este fenmeno de distintas formas. Podra, por ejemplo, determinar que cualquier obra o creacin es de todos, como suceda en Cuba o la Unin Sovitica; o bien podra otorgar derechos de propiedad a quienes crean sobre su creacin. Esto ltimo se justifica para fomentar el proceso creativo, ya que quien crea pone un esfuerzo e invierte recursos importantes en crear. De ah que la PI permite capitalizar el esfuerzo de quien crea e innova y, por esa va, contribuye al desarrollo social.En todo caso, estos derechos de propiedad estn por esencia sujetos a un plazo, en virtud del renombrado principio de libre circulacin de los bienes. As, en materia de marcas, por ejemplo, quien no renueva una marca por un tiempo determinado la pierde; mientras que en materia de patentes, stas se vuelven pblicas una vez transcurrido un plazo determinado.Ejemplo: la PI en los juegos olmpicos.En este caso, hay PI e innovacin tanto en las marcas de las olimpiadas en s (Londres 2012), como en las marcas auspiciantes de los deportistas, la tecnologa de la ropa e implementos (las garrochas ahora son de carbn y no de bamb), los planos y diseo de los estadios e incluso en la ceremonia inaugural en cuanto manifestacin artstica.Ver http://www.london2012.com/about-us/our-brand/using-the-brand/06/08/121.2. Breve resea histrica1.2.1. Evolucin en el escenario mundialLos beneficios inherentes a la posibilidad de apropiarse y capitalizar lo creado ya eran reconocidos por los comerciantes de la edad media, quienes rotulaban sus productos para diferenciarse de sus competidores y hacer sus productos ms atractivos. Eventualmente, esto se va juridizando, dictndose leyes que fomentan la PI que defendieran a los que crean e innovan. Esto permiti, por ejemplo, imprimir libros sin que sea necesario copiarlos para que salgan ms libros ms rpido, incrementando sustancialmente la capacidad creativa de la sociedad.En el siglo XV, con la construccin de la catedral de Florencia, el arquitecto Filippo Brunelleschi cre una embarcacin que serva para transportar bloques de mrmol por mar. Se le concedi as la primera patente comercial conocida con tal de que pudiera capitalizar su esfuerzo, incentivando a quienes buscaban soluciones creativas e innovadoras a los problemas sociales. En definitiva, lo que se concedi era un verdadero monopolio para usar un determinado invento, pudiendo obviamente el autor permitir a otros valerse de su invento mediante el otorgamiento de licencias.As, el ao 1474 se crea la primera ley moderna de patentes en Venecia, el objetivo era precisamente atraer a Venecia gente creadora e innovadora otorgndole estos premios a la creacin de forma similar a lo que actualmente sucede en Silicon Valley. Adems, esta ley ya tena buena parte de los elementos que tiene una ley de PI moderna. As, por ejemplo, exiga que la creacin sea una novedad, que sea original, que tenga un objeto pblico, y que no sea posible para otra persona crear un objeto igual o que se parezca al que se trata de patentar sin el permiso o ayuda de quien busca inscribirla. Tambin habla de monopolio temporal (10 aos), de licencias y de proteccin.En 1555, en Francia, el rey Enrique II dicta una ley de patentes en que se establece el procedimiento para su otorgacin, exigiendo al inventor describir lo que l invent y argumentar la conveniencia de su invencin.La otra gran potencia europea era Inglaterra, la que en 1624 el rey Jaime I aboli los monopolios, dictando una nueva ley, el Statute of Monopolies, en que se establece la patente de invencin como un monopolio particular relacionado con la tcnica y la tecnologa.En el reinado de la reina Ana (1702 - 1714) se dicta el llamado Estatuto de Ana que es la primera ley de derecho de autor o copyright inglesa y que destaca porque ya se haba inventado la imprenta y se haca necesario regular la forma en que se repartiran las ideas en el mundo. Este estatuto tambin destaca por establecer la obligacin para quien quiera obtener una patente de invencin de describir la misma toda vez que por ser este monopolio esencialmente temporal, se corra el riesgo de que se alterara la invencin una vez vencido, de modo que haba que dejar constancia de ella[footnoteRef:3]. [3: De nada sirve la biblioteca si le sacan pginas a los libros o manipulan su contenido.]

En Estados Unidos la PI nace ya cuando este pas se compona de las 13 colonias en que cada colonia tena tribunales o cortes a cargo de conceder y crear derechos de autor y monopolios (v. gr. patentes). As, en 1641, la Corte de Massachusetts otorga la primera patente de Estados Unidos a Samuel Winston por un nuevo procedimiento de produccin de sal. En 1646 tambin se otorg un monopolio por 14 aos a Joseph Jenks Jr. para construir molinos de agua con un innovador motor. Posteriormente, en 1797, James Madison y Charles Cotesworth Pinckney propusieron agregar la regulacin de derechos de autor a la Constitucin. La primera ley de patentes norteamericana fue promulgada en 1790.Todo este proceso culmina con el Convenio de Pars 1883 y el Convenio de Berna de 1886.08/08/121.2.2. Evolucin en Chile1. En Chile, la Constitucin de 1833 es el primer cuerpo normativo en tratar la propiedad industrial, garantizando a los inventores la propiedad exclusiva de su invencin. As, el artculo 152 de esa Constitucin estableca que Todo autor o inventor tendr la propiedad esclusiva de su descubrimiento, o produccin por el tiempo que le concediere la lei; i si sta exijiere su publicacin, se dar al inventor la indemnizacin competente. Posteriormente, el ao 1834 se dicta la primera ley de derechos de autor llamada ley sobre propiedad literaria y artstica, que prescriba que para entrar en el goce de los derechos concedidosno se necesita ttulo alguno del Gobierno, y bastar que depositndose previamente tres ejemplares de la obra en labiblioteca pblica de Santiago, se anuncie en el frontispicio a quien pertenezca. El depsito de la obra en la biblioteca pblica de Santiago, se justificaba atendido que permita dar fecha cierta a la invencin, sin perjuicio que esta ley ya estableca que el autor es dueo de su creacin desde que efectivamente la crea. En 1838 surgira un primer esbozo de institucionalidad en esta materia[footnoteRef:4] al crearse la Sociedad Nacional de Agricultura y Colonizacin, la que eventualmente se encargara del registro de las marcas. [4: http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=propiedadindustrialenchile]

2. Por otro lado, en 1840 se promulg la primera ley de patentes, otorgndose la primera patente ese mismo ao.[footnoteRef:5] En 1874 se abre formalmente el primer registro de marcas registrndose la primera marca comercial, Santa Rosa de los Andes, en 1877. [5: [L]a primera patente de invencin fue la otorgada al doctor Andrs Blest, por su introduccin a Valparaso de un mtodo para hacer ron en Chile. El 26 de octubre de 1840, en tanto, se le concedi a Federico Green y Cia. Una patente para uso de la mquina y taladros para establecer en el pas los pozos artesianos. Ms adelante con fecha 11 de noviembre de ese mismo ao- el arquitecto e inventor ingls Juan Stevenson se le concedi de por vida la patente de una Mquina y procedimiento para beneficiar toda clase de metales de plata por amalgamacin. Tambin en el decenio de 1840 se entregaron diversas concesiones para la fabricacin de cristales, tejidos de algodn, betunes de todos colores, aceite vegetal y de linaza, ladrillos para construir hornos y una mquina para reducir los lavaderos de oro, entre otras invenciones. (http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=propiedadindustrialenchile1840).]

3. Toda esta difusa normativa cambi radicalmente en 1925 con la dictacin de la primera ley de propiedad intelectual, el Decreto Ley 588 que comprende, unifica y deroga toda la normativa anterior. Debido a la gran cantidad de modificaciones introducidas, esta ley sera posteriormente refundida en el DFL 291 de 1931 y, ms tarde, en el DL 958 que permanecera vigente hasta 1991 como el principal cuerpo normativo que regula la PI en nuestro pas.4. Paralelamente, en 1970 se dicta la ley 17.336, actualmente vigente, sobre Propiedad Intelectual, y se crea el Departamento de Derechos Intelectuales que tendra a cargo el depsito de estas creaciones. Posteriormente, el ao 1971, Chile adopt la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios establecida en virtud del Arreglo de Niza de 1957, mientras que, tres aos ms tarde, el DL 211 de 1973 tambin influy sustancialmente al regular la proteccin de la libre competencia en nuestro pas.5. Finalmente, en 1991 se dicta la ley 19.039 de Propiedad Industrial que reemplaza el DL 958 y est actualmente vigente. En 1996, la ley 19.039 fue reformada por la ley 19.996 con el fin de adecuar la legislacin de 1991 a lo acordado en diversos Tratados de Libre Comercio suscritos por Chile esta dcada para luego volver a ser reformada en 2007 por la ley 20.160 que agreg nuevos conceptos. 6. El ao 2009, el Departamento de Propiedad Industrial se transforma en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). El principal objetivo de esta reforma fue darle mayor autonoma al INAPI respecto del Ministro de Economa, particularmente en materia financiera con tal que no dependa completamente de la ley de presupuestos. 7. Este mismo ao, Chile adopta el Tratado de Cooperacin en materia de Patentes (Patent Cooperation Treaty o PCT por sus siglas en ingls) y luego, en el 2010, el Tratado sobre el Derecho de Marcas (Trademark Law Treaty o TLT por sus siglas en ingls) que busca unificar firmas notariales y dar otras facilidades formales de registro. No obstante, la adopcin de estos tratados ha generado problemas, dado que la autoridad ha dictado resoluciones contradictorias con su espritu.Asimismo, desde el punto de vista internacional, Chile ha suscrito el Convenio de Pars de 1833, el Convenio de Berna de 1886, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de la OMC (ADPIC o TRIPS, por sus siglas en ingls)[footnoteRef:6] y diversos Tratados de Libre Comercio que contribuyen a regular la materia. [6: Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.]

8. Cabe destacar adems diversas formas de incentivo y financiamiento de la innovacin tales como el FONDECYT[footnoteRef:7], la CONICYT[footnoteRef:8] y la recientemente dictada ley de I+D que pretende dar ciertos incentivos tributarios a la innovacin. [7: Fondo Nacional de Desarrollo Cientfico y Tecnolgico.] [8: Comisin Nacional de Investigacin Cientfica y Tecnolgica.]

9. No obstante, lo ms relevante del desarrollo en la legislacin de Propiedad Intelectual es cmo esta impacta directamente el desarrollo del pas que la adopta. Esto parece haber influido en la proliferacin de msicos y autores en Italia y Alemania, y en el surgimiento de un Steve Jobs, un McDonalds y un Starbucks en EEUU. Asimismo, es sorprendente como surgen marcas de productos existentes que se diferencian y se convierten en verdaderos imperios. Todo esto es posible gracias al orden establecido por la legislacin de PI. Esto influye, por ejemplo, en como regulan los contratos de franchizing las relaciones comerciales, como se comportan los mozos de un restaurant e incluso la transferencia de tecnologa. Llama la atencin que en China se presentaron ms de 1.000.000 solicitudes de patentes, lo que refleja que hay fe en las patentes como vehculo de progreso. De hecho, el nmero de patentes presentadas parece estar directamente ligada al desarrollo econmico.2. El Sistema Legal de Propiedad Intelectual en ChileLa legislacin actual no define qu es la PI. No obstante los estados firmantes que dieron origen a la OMPI formularon una lista de temas y de derechos que conforman la PI, aunque sin establecer un concepto. Esta lista comprende las obras literarias, artistas o cientficas, las interpretaciones de los artistas, las invenciones en todos los campos de la actividad humana, los descubrimientos cientficos, las marcas de fbrica, de comercio y de servicio, la proteccin contra la competencia desleal, entre otros relativos a materias industriales, cientficas, literarias y artsticas. De forma similar, nuestras leyes buscan solucionar los mismos problemas que identific la OMPI.As, las primeras fuentes de normativa de Propiedad Industrial son la Constitucin y el Cdigo Civil. Adems, hay diversas leyes especiales como las ya mencionadas leyes 17.336 sobre Propiedad Intelectual, 19.039 sobre Propiedad Industrial e incluso la ley 19.342 sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, as como sus reglamentos respectivos.2.1. Constitucin1. Nuestra CPR garantiza diversos derechos que, de forma directa o indirecta, dicen relacin con la propiedad intelectual. Entre ellos, pueden enumerarse los siguientes:[footnoteRef:9] [9: A mi juicio, los derechos de exclusividad que otorga la PI se pueden justificar tambin por el derecho a la igual reparticin de las cargas pblicas, concebidos como una justa remuneracin a un servicio que eventualmente beneficiar a toda la colectividad.]

1) Libertad para desarrollar actividades econmicas (19 N21);2) Derecho a la propiedad (19 N23);3) Derecho de propiedad (19 N24) ; y4) Derecho a la proteccin de las creaciones (19 N25).De todos estos derechos, no cabe duda que el ms importante respecto de nuestro objeto de estudio es ste ltimo, por cuanto establece de forma ms directa la proteccin de la propiedad intelectual.Artculo 19.- La Constitucin asegura a todas las personas: 25.- La libertad de crear y difundir las artes, as como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artsticas de cualquier especie, por el tiempo que seale la ley y que no ser inferior al de la vida del titular.El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edicin y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.Se garantiza, tambin, la propiedad industrial sobre las patentes de invencin, marcas comerciales, modelos, procesos tecnolgicos u otras creaciones anlogas, por el tiempo que establezca la ley.Ser aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artsticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del nmero anterior.2. La consagracin de estas normas por la CPR es sumamente importante, no slo porque es la Ley Suprema que rige por sobre todas las dems y sobre cualquier tratado internacional, sino tambin por sus altos quorums de modificacin (y su consiguiente estabilidad) y porque permite su proteccin a travs del recurso de proteccin. Asimismo, seran aplicables a la propiedad intelectual las normas de regulacin por ley (reserva legal) y de expropiacin.2.2. Cdigo Civil1. Las principales normas de propiedad industrial estn consagradas en el Ttulo 2 del Libro II, que define el domino y la propiedad en los artculos 582, 583 y 584. Art. 582. El dominio (que se llama tambin propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o contra derecho ajeno.La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.Art. 583. Sobre las cosas incorporales hay tambin una especie de propiedad. As, el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.Art. 584. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.Esta especie de propiedad se regir por leyes especiales.2. Segn el profesor, la definicin de dominio del artculo 582 es completamente aplicable a la Propiedad Industrial, ya que, como veremos, quien tiene un derecho de PI puede usar, gozar y disponer sobre su creacin, as como separar la nuda propiedad y el uso y goce de la misma a travs, por ejemplo, de licencias.[footnoteRef:10] [10: No obstante, no estoy de acuerdo con esta afirmacin, atendido que dicho artculo define el dominio como un derecho real sobre una cosa corporal. Parece, por lo tanto, ms correcta la solucin propuesta por Alejandro Guzmn Brito para quien estos tres artculo establecen distintas especies de una propiedad genrica no tratada en el Cdigo. Dicha propiedad genrica no sera un derecho, sino slo alude al concepto de propio en contraposicin a ajeno, es decir, a titularidad, siendo su nota distintiva la exclusividad de su dueo. [CITA]]

3. Tambin sera aplicable a la Propiedad Intelectual lo dispuesto en el artculo 583 al reconocer ste que sobre las cosas incorporales hay una especie de propiedad. No obstante, y consecuente con la doctrina de Guzmn descrita en la norma precedente, me parece que esto no es as. De hecho, el artculo 565 del Cdigo Civil establece que son cosas incorporales las que consisten en meros derechos, de modo que, salvo que en el derecho de propiedad intelectual la creacin protegida se identifique con el derecho que se tiene sobre ella, tales no pueden ser consideradas cosas incorporales en un sentido estricto. A su vez, parece imposible que las creaciones del intelecto se identifiquen con el derecho de propiedad intelectual atendido que, a lo menos en los casos de propiedad industrial, es necesario el registro de la primera para acceder al segundo, presuponindola al menos cronolgicamente.4. De ah que, a mi juicio, el nico artculo realmente aplicable a la propiedad intelectual es el 584 que establece que las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.[footnoteRef:11] [11: De hecho, el que se haya considerado necesario agregar este artculo demuestra que el anterior era insuficiente para comprender los casos de propiedad intelectual.]

2.3. Leyes especiales2.3.1. Ley 17.336 sobre Propiedad IntelectualEs as como, en cumplimiento del mandato establecido por el inciso final del artculo 584 antes transcrito, el artculo 1 de nuestra ley 17.336 ya consagra la proteccin de creaciones literarias, artsticas y cientficas.Artculo 1- La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creacin de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artsticos y cientficos, cualquiera que sea su forma de expresin, y los derechos conexos que ella determina.El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.2.3.2. Ley 19.039 sobre Propiedad IndustrialAsimismo, en cumplimiento del mismo mandato, el artculo 1 de nuestra Ley 19.039 establece que ella rige la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial para luego enumerar una serie de elementos que componen la propiedad industrial y, en su ltimo inciso, hacer una alusin a la competencia desleal y libre competencia.Artculo 1.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, se regirn por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las patentes de invencin, los modelos de utilidad, los dibujos y diseos industriales, los esquemas de trazado o topografas de circuitos integrados, indicaciones geogrficas y denominaciones de origen y otros ttulos de proteccin que la ley pueda establecer.Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el mbito de la proteccin de la informacin no divulgada.13/08/123. Marcas Comerciales3.1. Introduccin1. La relevancia de las marcas comerciales en el mbito mercantil es evidente, ya que buscan potenciar y asociar un producto, servicio o establecimiento a determinadas caractersticas, status y cualidades que hacen que un consumidor las prefiera por sobre sus competidores.2. De ah que las marcas, en principio, slo se explican en un contexto de competencia, ya que a falta de sta, no habra necesidad de diferenciarse. De hecho, el sistema de marcas exige que los consumidores tengan la posibilidad de elegir entre distintas opciones de productos.No obstante, hay ciertos monopolistas que igualmente buscan identificarse registrando sus marcas. Es el caso, por ejemplo, de Aguas Andinas, que precisamente explota un monopolio natural. En principio, parece irracional que un monopolista registre su marca, atendidos los altos costos asociados. No obstante, el registro de una marca no slo busca proteger la marca en s, sino que adems resguarda los valores, ideas y otras cualidades que comunica. Tales cualidades muchas veces sirven, ms que para captar clientela, para que el consumidor est ms a gusto consumiendo o se sienta ms seguro y respaldado.3. Originalmente, las marcas se asociaron a los productores. Era el tpico caso de un artesano o un relojero que fabricaba sus productos en su casa, hasta que empez a crecer y contratar a ms gente, en la medida que su producto se haca ms reconocido. De esta manera, el producto se asoci a una marca, generalmente al apellido del productor, relacionando al productor con el producto. Pas, por ejemplo, con los autos Ford, que lleva el nombre de su fundador, Henry Ford.No obstante, con el desarrollo del comercio del mundo, la produccin se ha desligado del titular de la marca, es decir, no necesariamente el auto Ford lo hace la familia Ford, sino que es muy probable que se produzca en otro lado, incluso fuera de EEUU. As, por ejemplo, la Coca Cola est hecha en Chile, con agua chilena, ingredientes chilenos, operarios chilenos, etc. Lo mismo pasa con la ropa, tales como las zapatillas Nike en que los consumidores no buscan que estn hechas en california; o con I-Pods y otros productos tecnolgicos que se fabrican en Vietnam, Taiwan y otros pases asiticos.4. De ah que existen licencias, es decir, contratos mediante los cuales el titular de una marca habilita a un tercero para usarla. De ah que muchas compaas extranjeras registran sus marcas en nuestro pas y otorgan licencias para que empresas chilenas las comercialicen. As pasa con McDonalds en que Arcos Dorados, una empresa Mexicana, tiene una licencia maestra que puede sub-licenciar en Latinoamrica. Esta es slo una de las tantas formas en que una empresa internacional puede estructurar el manejo de la propiedad industrial de una empresa, sin perjuicio de lo cual cada empresa podr organizarse como estime conveniente.As entendido, el contrato de licencia es un acto jurdico mediante el cual el titular de una marca autoriza a un tercero a usar una marca en las condiciones que convengan entre ellos. Es distinto de un contrato de franquicia, siendo este ms sofisticado, al establecer adems cmo se debe usar una marca y como se va a desarrollar el concepto subyace en ella. Esto tambin pasa con McDonalds contemplando sus contratos de franquicia desde como se decoran los locales hasta como atienden los empleados. Por eso, uno puede esperar que un McDonalds en Puerto Montt entregue prcticamente el mismo producto y servicio que uno en Santiago e incluso uno en otro pas.5. Las marcas se diferencian de las patentes en que son el nombre del producto, mientras que las patentes son soluciones innovadoras a problemas de industria. As, por ejemplo, hasta hace algunos aos atrs, existan los telfonos celulares pero uno necesitaba un computador para meterse a internet. De ah que alguien innov incorporando internet a los celulares (prcticamente fusionando lo que antao eran invenciones aparentemente independientes) siendo muy raro actualmente encontrar un celular que no tenga la posibilidad de conectarse a internet. Si bien en este caso el problema en s estaba solucionado, al fusionar internet con los celulares se solucion de forma ms eficiente.6. Pero un sistema de proteccin de marcas presupone la posibilidad de infringirlo, dando origen a infracciones marcarias tales como pegar etiquetas a productos que no corresponden a la marca o copiar o emular colores de marcas prexistentes. Tambin podra haber una infraccin en la publicidad comparativa en que es legtimo cuestionarse si un competidor puede usar la marca de su competidor para hacer este tipo de publicidad.[footnoteRef:12] [12: As sucedi, por ejemplo, con publicidad de Burger King que mostraba a Ronald McDonald comprando ah. Este tema es complicado ya que ya es cuestionable hasta qu punto la publicidad comparativa implica un verdadero uso marcario, considerando adems que en Chile la publicidad comparativa est permitida, en la medida que sea verdica.]

Actualmente, este tipo de infracciones pueden ser sometidas al conocimiento del TDLC, pero ms que nada se soluciona por aplicacin de la Ley de Competencia Desleal. Asimismo, est predominando el CONAR como forma privada de solucin de conflictos.3.2. Concepto1. Las marcas comerciales se encuentran expresamente definida en el artculo 19 de la ley 19.039.Artculo 19.- Bajo la denominacin de marca comercial, se comprende todo signo que sea susceptible de representacin grfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos podrn consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, nmeros, elementos figurativos tales como imgenes, grficos, smbolos, combinaciones de colores, sonidos, as como tambin, cualquier combinacin de estos signos. Cuando los signos no sean intrnsecamente distintivos, podr concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.Podrn tambin inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no ser en ningn caso obstculo para el registro de la marca.En sntesis, una marca es cualquier elemento grfico que sea capaz de distinguir. Es ms que una palabra, sino que abarca los colores y diseo relativos a la misma. De ah que se distingue entre marcas denominativas y marcas mixtas. Las primeras slo comprenden palabras mientras que las segundas comprenden tanto palabras como colores y otros diseos grficos, tales como el cndor de Alto del Carmen. De hecho, actualmente est permitido registrar marcas sonoras, tales como la msica que concluye todos los comerciales de Intel. Lo importante de las marcas es que tengan representacin grfica. Incluso los sonidos deben asociarse a un pentagrama.2. De ah que generalmente las marcas suelen asociarse a patentes y a diseos. Es el caso, por ejemplo, de la botella de la Coca Cola. Tambin es evidente en el caso de los autos en que el auto, junto con sus componentes, estn asociados tanto a una marca como una patente. En el caso de los remedios se suma un elemento ms, toda vez que en ellos interviene (1) la frmula, (2) el producto y (3) la marca respectiva.3. Las marcas tambin se relacionan a las denominaciones de origen, tales como la champaa que se asocia exclusivamente a la regin de Champagne. Lo que buscan es asociar un producto determinado a un lugar en particular y no son necesariamente marcas. De hecho, puede haber distintas marcas de champaa. En estos casos, la diferenciacin dentro del lugar respectivo se depende de las marcas. La denominacin de origen se justifica, porque el producto elaborado en esta regin ser distinto del mismo producto producido en otra regin, ya que est sujeto a particularidades de clima, tierra y otras variables. En Chile, pasa lo mismo con el Pisco que slo puede producirse en los valles del Elqui y Chuapa, de modo que el mismo producto producido en el Aconcagua no sera pisco.20/08/123.3. Procedimiento para inscribir una marcaToda creacin humana es objeto de proteccin si se cumplen los requisitos establecidos por la ley. En algunos casos estos requisitos son prcticamente nulos tal como sucede con los derechos de autor que son protegidos por la ley 17.336 desde el momento en que son creados por su autor. Otro tanto sucede con las marcas las que estn sometidas a un rgimen de derecho registral en que inhibe a su creador de ejercer cualquier derecho sobre su la marca sin antes registrarla.3.3.1. Procedimiento propiamente tal1. El proceso de registro de una marca comienza con una solicitud que debe indicar:1) Todos los datos del solicitante;2) La marca; y 3) La clase respectiva.La solicitud se presenta en el INAPI, previo pago de una tasa (tributo) de 1 UTM en el caso de las marcas.2. Una vez recibida la solicitud, el INAPI hace un examen de forma como resultado del cual la solicitud puede ser aprobada u objetada. En este ltimo caso, el solicitante tiene un plazo de 30 das para enmendar su solicitud. Si, por el contrario, el examen de forma es aprobado, la marca se publica en el Diario Oficial con tal de hacer pblica la solicitud y permitir la objecin de terceros.3. Una vez publicada la marca en el Diario Oficial, se abre un plazo de 30 das para la oposicin de terceros al registro de la marca respectiva la que siempre deber fundarse en una de las causales de irregistrabilidad.[footnoteRef:13] [13: Infra. p. 15.]

4. Vencido este plazo, si la solicitud no ha sido opuesta, se procede a un examen de fondo. Si se aprueba este examen y se otorga la marca, el solicitante debe pagar un impuesto de 2 UTM emitindose un certificado oficial que acredita este registro. Si el examen de fondo no es aprobado, el INAPI propone el rechazo de la solicitud, otorgando al solicitante un plazo de 30 das para que ste presente sus descargos, buscando as convencer a la autoridad marcaria que su marca s es registrable. Si aun as el INAPI estima que la marca no es registrable, el solicitante puede apelar ante el Tribunal de Apelacin de Propiedad Industrial (TAPI). Acreditando el pago de un nuevo tributo. Asimismo, esta apelacin puede ser casada.5. Si hay una oposicin, el oponente deber presentar un escrito de oposicin con patrocinio de un abogado, solicitando al INAPI que rechace la marca por no cumplir con los requisitos establecidos en el artculo 20. Una vez presentada esta solicitud se notifica al solicitante, dndosele traslado para que defienda su marca. Si hay hechos controvertidos, el INAPI abre un perodo de prueba en que pueden acompaarse todas las pruebas admitidas por el Cdigo de Procedimiento Civil con excepcin de los testigos. Posteriormente, el INAPI deber determinar si concede o no la marca solicitada. Si sta se concede, el oponente puede apelar ante el TAPI dentro de un plazo de 15 das, mientras que si sta no se concede, es el solicitante quien podra apelar ante el TAPI. Al igual que en el caso anterior, esta apelacin es susceptible del recurso de casacin.3.3.2. Prioridad en el registro de marcas1. La regla general es que, por estar las marcas sujetas a un estricto rgimen de derecho registral, se aplique el principio del first come first go, segn el cual quien solicita el registro de una marca primero tiene prioridad para registrarla, incluso aunque otra persona la haya creado con anterioridad. De ah que la hora de presentacin de la solicitud es sumamente importante. De hecho, al presentar una solicitud no slo se otorga un nmero irrepetible de ingreso, sino que adems se considera la hora en que tal solicitud fue presentada.2. No obstante, hay ciertas excepciones. Tal es el caso, por ejemplo, del derecho de prioridad consagrado originalmente en el Convenio de Pars, en virtud del cual quien registra una marca (o una patente) en uno de los pases que han suscrito el Convenio tiene prioridad para registrarla en los dems pases suscriptores. As, por ejemplo, si alguien solicita una marca el 1 de enero de 2012 en Chile, considerando registrarla eventualmente en Per y Bolivia, es muy probable que antes quiera probar la marca en Chile, ya que si sta no es aceptada no tiene sentido tampoco lanzarla en Per y Bolivia.De ah que el Convenio establece que una vez solicitada la marca en un determinado pas, el interesado dispone de un plazo de 6 meses contados desde la fecha de la presentacin original para solicitar su registro en otro pas, en cuyo caso se entender, para efectos legales, que la solicitud respectiva se present al mismo tiempo que en el pas original, es decir, el 1 de enero de 2012, en el ejemplo.Si en el transcurso de estos 6 meses un tercero solicit la marca, en principio debera serle otorgada, prevaleciendo por sobre la solicitud posterior. No obstante, el derecho de prioridad permite al interesado original reivindicar la marca solicitada en el extranjero, toda vez que se entiende que la solicit en otros pases en la misma fecha en que lo hizo en el pas de origen. En estos casos, la solicitud posterior deber establecer expresamente que la marca se est reivindicando, acompaando copia de la solicitud original.Dado que Chile se encuentra entre los pases miembros del Convenio de Pars, este principio es plenamente aplicable en el territorio nacional. De hecho, nuestra legislacin de Propiedad Industrial lo reconoce expresamente en el artculo 20 bis de la ley 19.039.Artculo 20 bis.- En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en el extranjero, el interesado tendr prioridad por el plazo de seis meses contado desde la fecha de su presentacin en el pas de origen, para presentar la solicitud en Chile.3. Asimismo, como veremos, nuestra ley de Propiedad Industrial consagra otra forma de Derecho de Prioridad en la letra f) del artculo 20 respecto de marcas registradas en el extranjero que tratan de vulnerarse registrando una marca idntica o similar en Chile, en la medida que la marca extranjera goce de fama y notoriedad en el sector comercial respectivo.En tal caso, la ley dispone un plazo de 90 das en que el titular extranjero podr solicitar el registro de su marca con prioridad al solicitante original.3.4. Clasificador de marcas1. Consistente con el Arreglo de Niza de 1957,[footnoteRef:14] en Chile las marcas se dividen en 45 clases relativas a los diversos productos, servicios y establecimientos[footnoteRef:15] que buscan proteger. Las clases 1 a la 34 son indicativas de productos; mientras que las clases 35 a la 45 son indicativas de servicios, tales como la universidad, un banco, una compaa de seguro, un hospital o un peluquero. [14: El Arreglo de Niza actualmente se encuentra en su 10 Edicin. De hecho, la constante revisin de este tratado se vuelve un requisito debido a los nuevos productos y servicios que surgen precisamente como consecuencia de la innovacin. As, por ejemplo, los servicios de restauracin (alimentacin) y hospedaje temporal (hoteles), pasaron a ser la clase 43.] [15: En sntesis, se protegen como marcas de establecimientos aquellas que distinguen tiendas (establecimientos comerciales) o fbricas (establecimientos industriales).]

2. Se trata, por lo tanto de formas de agrupacin de productos o servicios para efectos de registrar una marca. Esto es sumamente importante toda vez que en Chile est prohibido registrar una marca para proteger todo el comercio humano siendo siempre necesario determinar qu producto, servicio o establecimiento se busca proteger con la marca respectiva.En otras palabras, las marcas deben registrarse para uno o ms productos o servicios en particular y no para todos ellos de forma genrica. As, por ejemplo, puede ser distinto registrar la coca cola para bebidas no alcohlicas que para ropa. No obstante, esto no impide que una marca se registre bajo ms de una clase.3. Asimismo, cada clase estar asociada a varias expresiones genricas que, como veremos ms adelante, son irregistrables por s solas.[footnoteRef:16] [16: Art. 20 letra e) de la ley 19.039.]

As, por ejemplo, si alguien tratara de registrar la marca Chocolate, no podra hacerlo bajo la clase 30[footnoteRef:17], ya que tal palabra es un genrico en esa clase y la ley prohbe que alguien monopolice un trmino genrico. Lo que se busca proteger es, en definitiva, la competencia asegurando a todos los productores de chocolates el derecho a incluir esa palabra como parte de su marca. [17: Caf, t, cacao y sucedneos del caf; arroz; tapioca y sag; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelera y confitera; helados; azcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.]

Una misma palabra puede ser genrica para una clase y no para otra. As, por ejemplo, existe una marca argentina de ropa llamada Chocolate lo que se explica porque esta palabra no es un genrico para los productos de la clase 25.Sin embargo, hay algunos trminos que son genricos para todas las clases por ser palabras de uso comn, que, por o tanto nunca podrn registrarse como marca. Este es el caso de palabras tales como bueno o rico.4. Por otro lado, en caso que dos personas quieran registrar una marca igual o parecida en una misma clase, podran pactar acuerdos de coexistencia[footnoteRef:18] con tal de evitar conflictos. Este sera el caso, por ejemplo, de dos personas que quieren registrar la marca Chevrolet bajo la clase respectiva, una para autos y otra para bicicletas. [18: Estos acuerdos estn expresamente permitidos por el art. 20 letra h).]

5. En ciertas ocasiones, un producto podra entenderse comprendido en ms de una clase tales como ciertas cremas que podran entenderse comprendidas tanto en la clase 3[footnoteRef:19] como en la 5[footnoteRef:20]. De ah que la ley ha reconocido[footnoteRef:21] que existen clases relacionadas entre s, lo que depender del criterio del INAPI, sin perjuicio que en estos casos el criterio rector es evitar que el consumidor se confunda. [19: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumera, aceites esenciales, cosmticos, lociones capilares; dentfricos.] [20: Productos farmacuticos y veterinarios; productos higinicos y sanitarios para uso mdico; alimentos y sustancias dietticas para uso mdico o veterinario, alimentos para bebs; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apsitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dainos; fungicidas, herbicidas.] [21: Art. 20 letras f), g) inc. 3 y h); y art. 28 letra c), todos de la ley 19.039.]

Esto pasara, por ejemplo, si se registra la marca Nivea para una crema con fines teraputicos (Clase 5), ya estando dicha marca registrada como crema de cuidado personal (clase 3), podra generar confusin entre los consumidores. Algo similar pasa con las clases 29[footnoteRef:22] y 30 toda vez que ambas agrupan distintos tipos de productos alimenticios. As, si se tratara de registrar la marca Soprole para helados, ya estando registrada para leche, y aunque los helados y la leche estn en clases distintas, lo ms probable es que tal solicitud sea rechazada atendido que se comercializan en lugares similares y que tienen caractersticas similares, lo que hace razonable suponer que el consumidor podra pensar que se trata del mismo productor. [22: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lcteos; aceites y grasas comestibles]

Tambin se ha entendido que son clases relacionadas la 5 y la 10[footnoteRef:23] y la 32 (bebidas no alcohlicas y cervezas) y la 33 (bebidas alcohlicas). [23: Aparatos e instrumentos quirrgicos, mdicos, odontolgicos y veterinarios, as como miembros, ojos y dientes artificiales; artculos ortopdicos; material de sutura.]

22/08/123.5. Estructura de una marcaPueden registrarse como marcas palabras de fantasa, palabras con significado o palabras evocativas.3.5.1. Palabras de fantasaSon palabras de fantasa aquellas que no tienen un significado propio ni entregan informacin sobre el producto o servicio respectivo, tales como Pic, Strux o Rex.3.5.2. Palabras con significadoSon palabras que s tienen un significado, aunque sta no tenga relacin con el producto o servicio distinguido. Tal es el caso de las marcas Lder, Jaguar o Juan Valdez. No obstante, el riesgo de que la marca no sea registrable aumenta cuando se emplean este tipo de palabras, toda vez que podran ser consideradas genricas para la clase respectiva.3.5.3. Palabras EvocativasSon aquellas que no tienen un significado propio pero aluden al producto o servicio de forma indirecta. As pasa con las marcas Loncoleche, Zuko, Chocoloso o Chocolo. Generalmente se trata de palabras genricas con ciertas modificaciones que permiten salvar su registrabilidad. De hecho, hay muchas palabras que tienen como prefijo un genrico. Por ejemplo, hay ms de 800 marcas que usan el prefijo choco o uno similar para productos de la clase 30. Lo mismo pasa con la palabra banco para la clase 36, palabra que es complementada por la mayora de las marcas de esta clase con alguna otra expresin distintiva (v.gr. Banco de chile, Banco Edwards).3.6. Causales de irregistrabilidad (art. 20 Ley 19.039)3.6.1. Emblemas de Estados, organizaciones internacionales y servicios pblicos estatalesArtculo 20.- No podrn registrarse como marcas:a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios pblicos estatales.Esta causal es muy poco comn en la prctica. No obstante pas con el intento de registro de la marca Espaa. La solicitud aprob el examen de forma y no hubo oposicin, pero fue posteriormente rechazada por el mismo INAPI basado en los artculos 19 y 20 de la ley 19.039.3.6.2. Prohibicin de registro segn el objeto a que se refieren las marcas Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas:b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones tcnicas o cientficas, el nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas por la Organizacin Mundial de la Salud y aquellas indicativas de accin teraputica.Sistematizando, esta causal no permite registrar:1) Denominaciones tcnicas o cientficas que son objeto de la marca;2) Nombre de las variedades vegetales objeto de la marca;3) Denominaciones comunes recomendadas por la Organizacin Mundial de la Salud que sean objeto de la marca; y4) Denominaciones indicativas de la accin teraputica objeto de la marca.3.6.3. Nombres, seudnimos o retratos de personas naturalesArtculo 20.- No podrn registrarse como marcas:c) El nombre, el seudnimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo, sern susceptibles de registrarse los nombres de personajes histricos cuando hubieran transcurrido, a lo menos, 50 aos de su muerte, siempre que no afecte su honor.Con todo, no podrn registrarse nombres de personas cuando ello constituya infraccin a las letrase), f), g) y h).Este literal no impide, en cambio el registro nombres de fantasa, es decir, de personas naturales que no existen. En tal caso, el solicitante deber declarar que se trata de un nombre de fantasa, sin perjuicio que, en caso de que efectivamente se trate del nombre de una persona natural real, sta podr oponerse.Por otro lado, en caso que alguien trate de registrar su propio nombre y tal solicitud sea rechazada en atencin a que la marca ya se encuentra registrada legtimamente, por ejemplo, por otra persona que se llama igual, ste ltimo tendr prioridad no pudiendo el primero hacer nada al respecto. De esta forma, al tratar de inscribir un nombre, seudnimo o retrato, aun cuando el solicitante busque registrar su propio nombre, debe evaluarse que su registro no vulnere derechos de terceros.En sntesis, la inscripcin como marca de un nombre, seudnimo o retrato de una persona natural, depender del anlisis de 4 circunstancias:1) Si la marca que se solicita alude a un nombre de fantasa.2) Si la persona o sus herederos han otorgado su consentimiento. [footnoteRef:24] [24: Generalmente este requisito se cumple acompaando declaracin jurada ante Notario. En caso que la declaracin sea suscrita por herederos, stos debern acreditar su calidad de tales.]

3) Si se trata de un personaje histrico, en cuyo caso la marca se podr registrar siempre que:a) Hayan transcurrido a lo menos 50 aos de su muerte.b) La marca no afecte su honor.4) Aun si la marca es registrable atendidos los elementos anteriores, su registro jams podr afectar derechos de terceros.3.6.4. Marcas que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales Artculo 20.- No podrn registrarse como marcas:d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantas adoptados por un Estado, sin su autorizacin; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripcin sea pedida por una persona distinta de quien las obtuvo.3.6.5. Expresiones o signos genricos; descriptivos del producto, servicio o establecimiento respectivo; de uso general; y otras que no presenten carcter distintivoArtculo 20.- No podrn registrarse como marcas:e) Las expresiones o signos empleados para indicar el gnero, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinacin, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carcter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse.1. Es precisamente esta causal la que permite rechazar el registro marcario de palabras genricas, lo que se justifica atendido que slo los signos distintivos pueden registrarse como marcas.[footnoteRef:25] [25: Vid. el ejemplo que vimos en clase respecto de la solicitud de marca Nacional de Chocolates.]

2. Este literal tambin proscribe el registro de marcas indicativas de nacionalidad, origen o procedencia de un determinado producto, lo que se justifica porque todos los productos que vienen de Grecia tienen el derecho de establecerlo as. De hecho, la empresa de lcteos Danone se enfrent a este problema al tratar de registrar como marca su yogur Griego solicitud que fue rechazada por el INAPI. Actualmente, el fallo del INAPI fue casado ante la Corte Suprema, donde Danone deber probar es que la palabra Griego no es indicativa de la procedencia, para lo cual podr argumentar que esos productos se fabrican en Chile y no en Grecia. De ah que se ha argumentado que distintas marcas tienen sus propios yogures Griego, como, por ejemplo, Nestl. No obstante, si concluimos que Griego es un tipo de yogur con determinadas caractersticas y una frmula especial, esta palabra sera un genrico para la clase respectiva, de modo que cada marca tendra derecho a comerciar un yogur Griego. Danone, no obstante, est argumentando que ellos crearon este tipo de yogur y que su versin ha adquirido distintividad en el mundo.Respecto de este ltimo argumento, cabe recordar que la parte final del inciso 1 del artculo 19 establece que cuando los signos no sean intrnsecamente distintivos, podr concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional, de modo que aun cuando, por regla general, la palabra Griego no sea registrable, podra recurrirse a esta excepcin, si se logra probar que se cumple con este requisito.27/08/123.6.6. Marcas que inducen a error o engao respecto de los productos, servicios o establecimientos respectivosArtculo 20.- No podrn registrarse como marcas:f) Las que se presten para inducir a error o engao respecto de la procedencia, cualidad o gnero de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relacin o indiquen una conexin de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.Este literal proscribe el registro de marcas iguales o similares incluso aunque pertenezcan a clases distintas, pero relacionadas. As pasara, por ejemplo, si se tratara de registrar la marca Zara (actualmente registrada en la clase 25, relativa a la ropa) en la clase 18, relativa a carteras y artculos de cuero, en cuyo caso es altamente probable que se rechace la solicitud de marca argumentando que ambas clases estn conectadas entre s. Lo mismo podra decirse de ciertas marcas que empezaron como marcas de ropa para luego expandirse a perfumes o viceversa.Fue en virtud de este literal que se rechaz el registro de la marca Emidio Tucci por su similitud con la marca Emilio Pucci. En tal oportunidad, se argument que las marcas eran tan semejantes que no podran coexistir sin inducir a error o engao a los consumidores, causando, de paso, un perjuicio al titular de la marca Emilio Pucci.3.6.7. Marcas iguales o similares a otras registradas en el extranjero3.6.7.1. Para distinguir productos, servicios o establecimientos idnticos o relacionadosArtculo 20.- No podrn registrarse como marcas:g) Las marcas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen, en forma de poder confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente[footnoteRef:26] del pblico que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales, en el pas originario del registro. [26: Generalmente la misma clase o una relacionada.]

Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 das, deber solicitar la inscripcin de la marca. Si as no lo hiciera, la marca podr ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 das siguientes a la expiracin del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.1. Este literal trata de evitar situaciones como la que ocurrira si alguien viaja, por ejemplo, a Argentina y regresa a Chile con la idea de registrar los alfajores Havanna, aunque no se dedique a vender alfajores, con la nica pretensin de cobrarle a Havanna si sta quisiera comerciar sus productos en Chile. Algo similar pas con la marca de ropa Mango que, al momento de al querer registrar su marca en nuestro pas se dio cuenta de que sta ya estaba registrada por un chileno, forzndola a comercializar sus productos como Mng. Pas tambin con Bath & Body Works y con Osprey, caso que destaca porque la marca extranjera no estaba registrada en Chile de modo que tuvo que ejercer su derecho de prioridad segn lo establece el mismo fallo[footnoteRef:27]. [27: Ver Ejemplos.]

2. No obstante, para poder oponerse exitosamente, el titular de la marca en el extranjero deber acreditar:1) Que la marca ha sido registrada en el extranjero;[footnoteRef:28] y [28: No quedan protegidas en este literal, por lo tanto, las marcas solicitadas en el extranjero cuyo registro an no se ha concedido, respecto de las cuales procedera ejercer el derecho consagrado en el artculo 20 bis de la ley 19.039.]

2) Que esa marca goza de fama y notoriedad respecto del sector comercial o rubro respectivo, generalmente vinculado a la clase del producto.As, por ejemplo, si quiero solicitar la marca Havanna para toallas, pareciera posible registrar la marca.Si la oficina de marcas rechaza o anula el registro por esta causal, el inciso 2 de este literal establece otra forma de derecho de prioridad a favor del titular de la marca en el extranjero, quien tendr prioridad absoluta para solicitar el registro de la marca respectiva por un plazo de 90 das desde que la decisin de la oficina de marcas queda ejecutoriada.3.6.7.2. Para distinguir productos, servicios o establecimientos distintos y no relacionadosDe igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrn impedir el registro de otros signos idnticos o similares solicitados para distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a condicin, por una parte, de que estos ltimos guarden algn tipo de conexin con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa proteccin lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.Para este caso, la fama y notoriedad se determinar en el sector pertinente del pblico que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.1. Esta causal fue incorporada el ao 2005 con tal de permitir al titular extranjero de una marca oponerse al registro de marcas de terceros aunque no estn en la misma clase ni en clases conexas. Es decir, busca proteger las marcas notorias ampliando la posibilidad de oposicin a las marcas ms reconocidas, as como la buena fe mercantil.2. As, por ejemplo, la Coca Cola es una marca famosa y notoria en el mundo y en Chile que siempre podr oponerse al registro de marcas similares solicitadas para la clase 32 (bebidas no alcohlicas) y otras clases relacionadas tales como bebidas alcohlicas o alimentos. Ahora bien, si alguien trata de registrar esta marca para distinguir ropa o anteojos, en principio no corresponda oponerse si no fuera por este numeral. As, esto ser posible en la medida que Coca Cola pueda acreditar algn tipo de relacin con otros productos, aunque tal relacin no sea suficiente para establecer ambas clases como clases relacionadas.Sera el caso tambin de alguien que quisiera registrar la marca Sony para mochilas. Si bien esta marca est registrada en la clase 9, relativa a tecnologa, Sony podra igualmente oponerse atendido que las mochilas sirven para llevar computadores y, por lo tanto, hay alguna relacin entre ambas clases, aunque stas no sean conexas.3. En definitiva, este numeral ser aplicable en la medida que se cumplan los siguientes requisitos:1) Que la marca registrada en el extranjero goce de fama y notoriedad en el sector pertinente del pblico que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.2) Que la marca se solicite en Chile para un producto, servicio o establecimiento que guarde algn tipo de relacin con el producto, servicio o establecimiento asociado a esa marca (o una similar) en el extranjero.3) Que se acredite que el registro de esa marca probablemente lesionara los intereses del titular de la marca notoria registrada en el extranjero.29/08/123.6.8. Marcas iguales o similares a otras solicitadas o registradas en Chile para distinguir productos, servicios o establecimientos iguales o relacionadosArtculo 20.- No podrn registrarse como marcas:h) Aquellas iguales o que grfica o fonticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya registradas o vlidamente solicitadas con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idnticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.Este literal proscribe el registro de marcas muy similares a otras que ya estn registradas en Chile. Sera el caso, por ejemplo, de quien intente registrar la marca Zoprolle para productos lcteos. As como la letra g) protege a los titulares de marcas en el extranjero, la letra h) inciso 1 hace lo mismo respecto de aquellos titulares en Chile.Esta causal ser igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que estn siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deber solicitar su inscripcin en un plazo de 90 das. Si as no lo hiciera, la marca podr ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 das siguientes a la expiracin del derecho del usuario, aqulla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.Este inciso tambin es muy importante porque, por regla general, la ley chilena da muy pocos derechos a quien usa una marca sin registrarla ya que, como dijimos, el derecho marcario es eminentemente registral, a lo menos en nuestro pas.[footnoteRef:29] [29: Esto no es as en todas las partes del mundo. As, en EEUU no se registrarn marcas que no se estn utilizando. De hecho, quien est usando una marca puede entablar acciones legales contra otros que la usen aun cuando no estn registrados.]

Kino, por ejemplo, tena su marca registrada en Per pero no la usaban. Unos peruanos que competan con ellos trataron de registrar la marca solicitando la cancelacin de la marca chilena argumentando que no haban usado la marca en 5 aos. Finalmente, esta solicitud fue acogida, lo que refleja que la exigencia del uso para mantener la vigencia de la marca es muy comn en el extranjero, pero no as en Chile, salvo por las excepciones del primer inciso del artculo 19 y este segundo inciso de la letra h) del artculo 20.No obstante lo dispuesto en el prrafo primero de esta letra, el Departamento podr aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusin al pblico consumidor.3.6.9. Forma o color de los productos o envases, adems el color en s mismoArtculo 20.- No podrn registrarse como marcas:i) La forma o el color de los productos o de los envases, adems del color en s mismo.En virtud de este literal, nadie podra monopolizar, por ejemplo, el color rojo para vender aguas minerales, sin perjuicio de la solicitud de marcas mixtas que asocian ciertos colores a una palabra.[footnoteRef:30] [30: Ver por ejemplo las solicitudes N 902675 y 882224, las que fueron rechazados por tratar de registrar las botellas.]

3.6.10. Indicaciones geogrficas y denominaciones de origenArtculo 20.- No podrn registrarse como marcas:j) Las que puedan inducir a error o confusin en el pblico consumidor, respecto de la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una Indicacin Geogrfica o Denominacin de Origen.Este sera el caso, por ejemplo, de quien quiere registrar marcas como Champagne, Camenberg o Cognac. Los productos que se venden con denominacin de origen permiten usar estas palabras junto con su marca (mas no como parte de sta) para distinguirla como un tipo del producto amparado por la Denominacin de Origen o Indicacin Geogrfica (por ejemplo, de Champagne). [footnoteRef:31] [31: Ver, por ejemplo, solicitudes N 675793 (aunque se tramit con el procedimiento antiguo) y 931517, siendo rechazada la primera por el uso de la palabra Cognac y la segunda por la palabra Burdeos, muy similar a Bordaux.]

3.6.11. Marcas contrarias al orden pblico, la moral o las buenas costumbresArtculo 20.- No podrn registrarse como marcas:k) Las contrarias al orden pblico, a la moral o a las buenas costumbres, comprendidas en stas los principios de competencia leal y tica mercantil.En general, y particularmente al proteger la competencia leal y tica mercantil, este literal busca evitar que alguien se aproveche de la marca de un tercero. Es el caso de quien conoca o debera haber conocido que la marca era utilizada por otra persona como, por ejemplo, si una empresa chilena representa a una empresa extranjera y registra la marca representada a su nombre.[footnoteRef:32] [32: Ver Ejemplos.]

A mi juicio, este literal tambin protege la utilizacin de las marcas por sobre su registro, ya que presupone que alguien est usando una determinada marca, sea en Chile o en el extranjero, y una tercera persona, en contravencin a los principios de competencia leal y tica mercantil, trata de registrarla para apropirsela en nuestro pas.03/09/123.7. Derechos que confiere el registro de una marca (artculos 19 bis D y 19 bis E)1. Como regla general, la proteccin de una marca slo es oponible en Chile. Excepcionalmente la clase establecimiento comercial slo tiene proteccin regional y, por lo tanto habr que registrarla en cada regin. De ah que estos derechos slo sern oponibles dentro del territorio nacional. En principio, esta materia est tratada en el artculo 19 bis D de la ley 19.039.Artculo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el trfico econmico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro[footnoteRef:33]. [33: Cabe destacar que las clases establecimientos comerciales y establecimientos industriales slo existen en Chile, no en el tratado de Niza]

Por consiguiente, el titular de una marca registrada podr impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idnticas o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean idnticos o similares a aqullos para los cuales se ha concedido el registro, y a condicin de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusin.Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idntica para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idnticos, se presumir que existe confusin.2. Este artculo, incluido por la ley 19.996, busc dar certeza y dejar un mensaje claro sobre el objetivo de registrar una marca.De l podemos destacar, en primer lugar que slo protege una marca en la forma en que esta fue conferida y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro. De ah que si, por ejemplo, se registra la marca Tritn en la clase 30, el registro de esta marca no la protege respecto de otras clases; y si respecto de esta marca se registra adems una etiqueta con letras blancas, la proteccin no procede, en principio, respecto de otras etiquetas.De esta forma, este artculo refuerza la idea de que las marcas slo se protegen respecto de las clases para las cuales fueron registradas y para las clases relacionadas a stas. As, no hay infraccin marcaria si se usa o registra la misma marca para productos, servicios o establecimientos completamente distintos.No obstante, y con tal de evitar abusos que podran restringir la competencia, la parte final del inciso segundo limita la proteccin slo a aquellos casos que efectivamente pudieran inducir a error o confusin, sin perjuicio que la confusin se presume cuando la marca empleada por el tercero es idntica a la que se registr.3. Por otro lado, el artculo 19 bis E consagra una excepcin al derecho del titular de una marca a impedir que terceros usen la misma o una similar al regular las importaciones paralelas. As, en principio, el titular de la marca Zara tiene el derecho exclusivo y excluyente para usar la marca Zara en Chile. Por regla general, para que esta marca est protegida en otros pases deben registrarse en ellos[footnoteRef:34]. No obstante, este artculo establece que: [34: La nica excepcin es la Unin Europea, en que es posible registrar marcas para su proteccin en todo el Mercado Comn.]

Artculo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legtimamente comercializados en cualquier pas con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.Este artculo habilita, por ejemplo, a un comerciante de ropa a viajar a Estados Unidos, comprar al por mayor en una tienda de liquidacin de Zara e importar esos productos a Chile para su comercializacin. En efecto, esto es posible porque tales productos fueron comprados a su legtimo dueo, de modo que se entienden legtimamente comercializados. Ahora bien, si en vez de comprar a Zara se le hubiera comprado a John Smith, quien a su vez compr a comerciantes legtimos, tambin es posible esgrimir este derecho para evitar caer en infracciones marcarias. Lo importante es que los productos tengan un origen legtimo.Por eso se dice que cada vez que un producto se vende, el derecho de comercializacin exclusiva se agota. As pasa, por ejemplo, si alguien compra un auto Fiat y luego lo vende, promocionndolo como un auto Fiat, lo que es posible precisamente porque el derecho del titular de la marca Fiat se agot respecto de ese producto en particular, en la medida que haya sido legtimamente comercializado. Un caso distinto es quien va a comprar productos fabricados por ejemplo, por Apple en China que son comercializados en su primera venta por quienes no son dueos de la marca, ya que en tal caso hay una infraccin marcaria. No obstante, casos como ste son muy difciles de demostrar atendido que deber probarse, entre otras cosas, que hubo una apropiacin indebida del comercializador ilegtimo.3.8. Infracciones marcarias1. En general, la infraccin de marcas se ha sofisticado. Actualmente es cada vez ms raro que se copie una marca o una etiqueta directamente, sino que se vulneran derechos a travs de la relacin de la marcas con ciertas caractersticas. As, por ejemplo, en el mundial del 2010 la FIFA tena un acuerdo con Budweisser para que sta sea la cerveza oficial del campeonato, de modo que no podra haber publicidad de otras cervezas en el estadio. Lo que hizo Heineken, que en Europa se relaciona al color naranjo, fue llevar varias modelos vestidos con los colores de la marca al estadio. Esto es lo que se conoce como ambush marketing.Por otro lado existe lo que se conoce como publicidad encubierta. En este sentido, por ejemplo, las compaas de cigarro no pueden promocionar eventos deportivos, por lo que Marlboro, con tal de auspiciar carreras de frmula 1, ha recurrido a usar un cdigo de barras que la gente asocia a dicha marca en los autos que patrocina, en lugar de usar directamente su logo o el nombre de la marca.2. En este orden de ideas, la ley 19.039 establece tres vas principales para contrarrestar infracciones marcarias y proteger adecuadamente los derechos del legtimo titular de una marca. Estas vas son:1) La nulidad marcaria2) Acciones penales3) Acciones civiles3.8.1. Nulidad marcaria (art. 26 y 27)Artculo 26.- Procede la declaracin de nulidad del registro de marcas comerciales cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artculo 20 de esta ley.Artculo 27.- La accin de nulidad del registro de una marca prescribir en el trmino de 5 aos, contado desde la fecha del registro.La referida accin de nulidad no prescribir respecto de los registros obtenidos de mala fe.1. Una marca podr ser anulada si se comprueba que vulnera alguna causal de irregistrabilidad.2. La regla general es que una vez transcurridos 5 aos del registro de una marca no se puede pedir su nulidad. As, por ejemplo, si alguien registra la marca Jaguar en Chile, Jaguar UK no podra solicitar la nulidad de esta marca, aun vulnerando esta una de las causales de irregistrabilidad (particularmente, la letra g) del artculo 20) si transcurrieron 5 aos. No obstante, siempre ser posible intentar una accin de nulidad cuando el registro de la marca en disputa haya sido obtenido de mala fe, en cuyo caso esta no prescribe. 3.8.2. Acciones penales (art. 28)1. El artculo 28 establece las sanciones penales asociadas a infracciones marcarias:Artculo 28.- Sern condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000 unidades tributarias mensuales:a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entender sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 19 bis E.b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada, con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aqullas.c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que sta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.Al que reincida dentro de los cinco aos siguientes a la aplicacin de una multa, se le aplicar otra que no podr ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto mximo podr llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.El delito principal es el de la letra a) relativa al uso malicioso de una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados. El uso de la expresin maliciosamente implica que el querellante debe probar el dolo. No obstante, el inciso final del artculo 19 bis D establece una presuncin que atena o facilita esta carga probatoria.[footnoteRef:35] [35: No estoy de acuerdo. El inciso final del artculo 19 bis D establece que cuando un tercero usa una marca idntica para un producto, servicio o establecimiento idntico a aquel protegido por una marca ya registrada, se presumir que tal uso es induce a confusin, habilitando al titular de la marca registrada a prohibirlo, mas no permite, a mi juicio, presumir que el tercero haya actuado maliciosamente.]

La letra b), por su parte, proscribe el uso de marcas no registradas indicando que s lo est. No obstante, este delito parece ser de muy rara ocurrencia, toda vez que el profesor nunca ha visto que alguien ejerza una accin penal fundada en esta causal.Finalmente, la letra c) tipifica la copia de envases o embalajes. Incurrira en este delito, por ejemplo, quien trate de vender pisco Capel en botellas de Mistral o Cola de Mono en botellas de Alto del Carmen, aunque la etiqueta corresponda al producto efectivamente embotellado.Cabe destacar adems que la pena aumenta si se es reincidente dentro de 5 aos contados desde la aplicacin de la primera multa.2. El artculo 25 establece un requisito para poder ejercer las acciones penales, exigiendo que toda marca lleve ciertos signos en forma visible:Artculo 25.- Toda marca inscrita y que se use en el comercio deber llevar en forma visible las palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o la letra "R" dentro de un crculo. La omisin de este requisito no afecta la validez de la marca registrada, pero quienes no cumplan con esta disposicin no podrn hacer valer las acciones penales a que se refiere esta ley.En efecto, la omisin de este requisito impide al titular de una marca vulnerada ejercer las acciones penales que procedan, pudiendo un eventual querellado oponer esta circunstancia como excepcin.En teora, la razn de este artculo es que el titular de una marca informe debidamente tanto al consumidor como a un eventual competidor que esa marca se encuentra registrada. Hay, por lo tanto, una amenaza implcita para aquellos que quieran copiar la marca, pero tambin un atisbo de garanta de calidad, atendido que el titular demuestra que incurri en una serie de costos para registrar la marca y que l es el creador de la marca respectiva.Asimismo, este artculo est muy ligado a la letra b) del artculo 28, que sanciona, no ya a quien no emplea los signos que el artculo en comento establece, sino precisamente a quien los emplea respecto de una marca no registrada, induciendo a confusin tanto a los competidores como a los consumidores.3. Por ltimo, cabe destacar que el ao 2008 se sum a la PDI la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (BRIDEPI), dependiente administrativa y disciplinariamente de la Jefatura Nacional de Delitos Econmicos, que busca perseguir estos delitos ms eficaz y eficientemente.05/09/123.8.3. Acciones civiles (arts. 106 y ss.)Las acciones civiles fueron incorporadas por la ley 19.996 para dar mayor proteccin a las marcas. En efecto, antes slo procedan las acciones penales que, como sabemos, exigen acreditar muchos elementos que tienden a ser muy difciles de demostrar en juicio.TITULO XDe la observancia de los Derechos de Propiedad IndustrialPrrafo 1 De las acciones civilesArtculo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podr demandar civilmente:a) La cesacin de los actos que violen el derecho protegido.b) La indemnizacin de los daos y perjuicios.c) La adopcin de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infraccin.d) La publicacin de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a eleccin del demandante. Esta medida ser aplicable cuando la sentencia as lo seale expresamente.En el caso de que el titular lesionado opte por demandar daos y perjuicios de acuerdo a la letra b) del artculo 106, la regla general es que deber probarlos, sin perjuicio que el artculo 108 de la ley otorga ciertos parmetros prcticos que facilitan su determinacin.Artculo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artculo 106 se tramitarn conforme al procedimiento sumario y correspondern a cualquiera que tenga inters en deducirlas, sin perjuicio de la accin penal que pueda proceder.Este artculo resalta el principio de independencia de las acciones. Es decir, las acciones civiles son independientes de las penales, pudiendo el ofendido optar por ejercer una o ambas.Artculo 108.- La indemnizacin de perjuicios podr determinarse, a eleccin del demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infraccin;b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infraccin, oc) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.Como vimos, este artculo establece parmetros que facilitan la determinacin de los perjuicios.Respecto de la letra c), cabe destacar que es posible, mas no obligatorio, registrar los contratos de licencia en el registro de marcas del INAPI. De hecho, esto puede ser til para hacer pblico el contrato y, asimismo, para facilitar la determinacin de los perjuicios al amparo de lo establecido en esta letra c).Artculo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Ttulo, no respondern por daos y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infraccin a un derecho de propiedad industrial.Artculo 110.- El juez de la causa estar facultado para ordenar, en la sentencia, que el infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas que hubiesen participado en la produccin o elaboracin de los productos o procedimientos materia de la infraccin, y respecto de los circuitos de distribucin de estos productos.Artculo 111.- En estos procesos, el juez apreciar la prueba segn las reglas de la sana crtica.3.8.4. Infracciones marcarias y competencia desleal1. Adems de aquellas infracciones sancionadas directamente por la legislacin de propiedad intelectual, muchas otras sern sancionadas en cuanto actos de competencia desleal. Esto es sumamente importante, ya que si una determinada conducta escapara el mbito de la propiedad intelectual, podra resolverse aplicando la ley 20.169 sobre Competencia Desleal.En efecto, esta ley define los actos de competencia desleal en un sentido amplio en su artculo 3:Artculo 3.- En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegtimos, persiga desviar clientela de un agente del mercado.2. As podra resolverse el caso del ron Full de Cuatro, marca que si bien es distinta a Flor de Caa, prcticamente copi su etiqueta. Ahora bien, si la etiqueta no estuviera inscrita no habra infraccin marcaria, sin perjuicio de lo cual sera posible acudir a la normativa que sanciona la Competencia Desleal.Algo similar sucede cuando el productor de una pastilla digestiva se compara con los yogures Activia usando el mismo dibujo de la flecha hacia abajo, o con la ron-cola Alto del Crimen, sumamente similar al pisco Alto del Carmen.3. La proteccin que otorga esta ley es sumamente amplia. De hecho, ya su artculo 1 establece que se busca proteger a cualquier persona afectada en sus intereses legtimos por un acto de competencia desleal.Artculo 1.- Esta ley tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y, en general, a cualquier persona afectada en sus intereses legtimos por un acto de competencia desleal.4. Por su parte, el artculo 2 recalca que las acciones emanadas de esta ley son independientes de otras acciones que se pueden hacer valer al amparo de otras leyes como el DL 211, la ley de proteccin a los consumidores (ley 19.496) y, en lo que nos compete, la legislacin de propiedad intelectual (ley 17.336) y propiedad industrial (ley 19.039).Artculo 2.- Una conducta podr ser calificada como un acto de competencia desleal conforme a las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes respecto de esa misma conducta, y ante los tribunales competentes, una o ms de las siguientes acciones:a) Las reguladas en el decreto con fuerza de ley N 1, de 2005, del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N 211, de 1973, sobre libre competencia.b) Las reguladas en la ley N 19.496, que establece normas sobre proteccin de los derechos de los consumidores.c) Las reguladas en la ley N 17.336, sobre propiedad intelectual, o en la ley N 19.039, sobre propiedad industrial.5. De hecho, al enumerar ejemplos de actos de competencia desleal en su artculo 4, esta ley incluye varias conductas que tienden a estar directamente relacionadas con la propiedad intelectual:Artculo 4.- En particular, y sin que la enumeracin sea taxativa, se considerarn actos de competencia desleal los siguientes:a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputacin ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios, actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un tercero.b) El uso de signos o la difusin de hechos o aseveraciones, incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza, proveniencia, componentes, caractersticas, precio, modo de produccin, marca, idoneidad para los fines que pretende satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos, propios o ajenos.c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos, establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean susceptibles de menoscabar su reputacin en el mercado.Son tambin ilcitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o ridiculizarlos sin referencia objetiva.d) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las creencias, ideologas, vida privada o cualquier otra circunstancia personal del tercero afectado y que no tenga relacin directa con la calidad del bien o servicio prestado.e) Toda comparacin de los bienes, servicios, actividades o establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde en algn antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando de cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley.f) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros contratantes a infringir los deberes contractuales contrados con un competidor.g) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operacin de un agente del mercado.10/09/123.9. Nombres de dominio3.9.1. Generalidades1. Los nombres de dominio estn ntimamente ligados a las marcas. De hecho, muchas empresas registran nombres de dominio que incluyen palabras, marcas o referencias que podran vulnerar marcas de terceros as como generar confusin entre los consumidores. As, por ejemplo, sucedi con Eaton, una empresa norteamericana que trat de registrar el nombre de dominio eaton.cl atendido que tiene una filial en nuestro pas. Desafortunadamente para ellos, el nombre ya haba sido registrado por Star Cluch, empresa que comercializa, entre otras, la marca Eaton. De hecho, al ingresar a eaton.cl, la pgina se redirecciona a starcluch.cl.2. De ah que han surgido autoridades u organizaciones que se encargan de crear extensiones de nombres de dominio, tales como ICANN.[footnoteRef:36] Actualmente hay dos extensiones principales: las primarias o genricas (tales como .com, o .edu) y las secundarias, que dicen relacin con un determinado pas (como, por ejemplo, .cl en Chile). Actualmente, no obstante, se han creado extensiones asociadas a ciertos rubros o actividades tales como .edu para universidades, .org para fundaciones y personas jurdicas sin fines de lucro y .tv para aquellos asociados a la televisin. [36: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (www.icann.org).]

Otras organizaciones, como IANA[footnoteRef:37] se encargan de asignar nombres de dominio asocindolos a ciertos nmeros IP que conforman estos nombres, tarea que en Chile ha sido delegada a NIC Chile. [37: Internet Assigned Numbers Authority.]

3.9.2. Procedimiento de registro[footnoteRef:38] [38: Los nombres de dominio de extensiones genricas tienen sus propios procedimientos de solicitud cuyo mecanismo de solucin de controversias est en manos de la OMPI.]

1. Por regla general, a solicitud de registro de nombres de dominio se tramita en lnea en la pgina de NIC Chile, sin que intervengan terceros. En un principio, este sistema permiti que mucha gente registrara marcas famossimas sin que stas se pudieran oponer, lo que eventualmente llev a la dictacin de un reglamento que regula el registro de nombres de dominio.En virtud de este procedimiento, todo registro de un nuevo nombre de dominio debe publicarse en la pgina de NIC Chile por un plazo de 30 das, dentro del cual un tercero se puede oponer. Para que un tercero se oponga, deber registrar el dominio dentro del plazo de 30 das antes indicado. De esta forma, una vez cumplidos los 30 das se habrn registrado todos los interesados en el dominio respectivo y, como cada palabra es un IP distinto, el sistema los rechazar, debiendo alguien dirimir esta controversia.El reglamento tambin exige el pago de derechos en favor de NIC Chile dentro de los 20 das siguientes a la solicitud. Este requisito se justifica porque, como vimos, en ocasiones hay quienes registran un nombre de dominio para generar un conflicto, lo que les conviene atendido que el reglamento dispone que las controversias sern dirimidas por un rbitro que deber ser pagado por el objetante. De esta forma, quien solicita el nombre de dominio podra cobrarle al legtimo titular de la marca (en especial cuando sta es una empresa importante) un monto menor al costo del conflicto a cambio del nombre de dominio. En este contexto, el pago de los derechos sirve como garanta de seriedad. Por otro lado, la diferencia en el plazo para pagar y oponerse encuentra su justificacin en la mala prctica de quienes registraban un dominio sin pagar los derechos sino hasta que alguien se opusiera con tal de proceder en la forma sealada. A veces, pasados los 30 das ni los pagaban. De ah que se cambi el plazo para que tenga que pagarse antes de que venza el plazo para oponerse.2. El procedimiento de solucin de conflictos comienza con una conciliacin amistosa en NIC Chile dando paso a un arbitraje si sta falla. En este caso, el rbitro respectivo ser elegido de una nmina prestablecida en el reglamento, pudiendo las partes tachar hasta 3 de ellos.En este ltimo caso, las costas del arbitraje debern ser pagados por quien o quienes objetan el nombre de dominio, sin perjuicio que el rbitro podr condenar en costas al solicitante o asignatario del nombre de dominio cuandofuere evidente la existencia de derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya actuado de mala fe, o en que el rbitro determine que no ha tenido motivo alguno para litigar.[footnoteRef:39] Una vez realizado el pago el rbitro fija un plazo de 10 a 15 das para que las partes esgriman sus argumentos de hecho y de derecho. Cabe destacar adems que contra la sentencia de estos rbitros no proceden recursos, salvo el recurso de queja. [39: Art. 8 del Anexo I del reglamento de NIC Chile.]

3. De forma similar a las marcas, los nombres de dominio se registran por un plazo limitado de 2 aos pudiendo renovarse hasta por 10.3.9.3. La revocacin de nombres de dominio (arts. 20 22 del reglamento de NIC Chile)[footnoteRef:40] [40: Es posible consultar jurisprudencia en la pgina de NIC Chile. En clase vimos un fallo relativo al dominio 60minutos.cl.]

20. Toda persona natural o jurdica que estime gravemente afectados sus derechos por la asignacin de un nombre de dominio podr solicitar la revocacin de esa inscripcin, fundamentando su peticin segn lo dispuesto en el artculo 21 de la presente reglamentacin.21. Para los efectos de solicitar la revocacin de un dominio inscrito,ser necesario que el reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocacin de dicho dominio, indicando los argumentos en que se funda.Recibida la solicitud de revocacin, NIC Chile notificar de sta a las partes involucradas, va correo electrnico. La tramitacin de una solicitud de revocacin se sujetar a las reglas del procedimiento de MEDIACIN Y ARBITRAJE.22. Ser causal de revocacin de un nombre de dominio el que su inscripcin sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.La inscripcin de un nombre de dominio se considerar abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:a. Que el nombre de dominio sea idntico o engaosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.b. Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legtimos con respecto del nombre de dominio, yc. Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin