EDUARDO ARSENIO OR SOSAAbogado. Pontificia Universidad Catlica del Per

Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (Espaa)Magster en Derecho. Mencin en Ciencias Penales. UNMSM

EL DELITO DE VIOLACIN DEL DERECHO DE MARCA

ESTUDIO OR GUARDIAABOGADOS

LIMA 2007

Copyright: Eduardo Arsenio Or Sosa

Estudio Or GuardiaAbogadosC/ Dalton 237. San Borja. Lima 41. Per.Telefax: (511) 2251390 / 2250891e-mail: eore@oreguardia.com.pe

2

A la memoria del Profesor DoctorAnbal Ismodes Cairo.

3

NOTA PRELIMINAR

Esta monografa tiene su origen en la tesis El delito de falsificacin de marcas en el Cdigo penal peruano, la misma que fue presentada por el suscrito para optar al grado acadmico de Magster en Derecho, con mencin en Ciencias Penales, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El Jurado Examinador estuvo integrado por los Profesores Doctores Francisco Romero Montes, Vctor Prado Saldarriaga, Jos Urquizo Olaechea, Pablo Snchez Velarde, y Vctor Cubas Villanueva. La presentacin pblica de la tesis, que tuvo lugar el 21 de junio del 2006, mereci la calificacin de Sobresaliente con recomendacin de publicacin.

Debo precisar que este trabajo tiene tambin como antecedente mi tesis doctoral defendida en la Universidad de Salamanca el 14 de julio del ao 2005, y que ya fuera objeto de una anterior publicacin [La proteccin penal de la marca en el Derecho espaol. Lima, Editorial Alternativas, 2006]. Las particularidades del delito de violacin del derecho de marcas en el Per con relacin a su tratamiento en la legislacin peninsular ameritaban la realizacin de un trabajo separado. Con todo, no se vio necesario abundar en algunos temas que ya fueron abordados en aquella publicacin, y a las que, en todo caso, me remito.

Como no poda ser menos, dejo una vez ms testimonio de mi enorme gratitud y cario hacia mis padres Arsenio y Marina.

Maricarmen, gracias por tu apoyo, entusiasmo y por tan bellos momentos.

Asimismo, quiero expresar mi gratitud al Profesor Dr. Jos Urquizo Olaechea, por haber tenido a bien tutelar el presente trabajo de investigacin, por sus consejos y por la generosidad mostrada en todo momento. A todos los miembros del Jurado Examinador, por las crticas y sugerencias. Estas me sirvieron para la preparacin de la presente publicacin.

Por ltimo, y no por ello menos importante, deseo manifestar mi reconocimiento a mis profesores de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Catlica del Per, de la Maestra en Derecho con mencin en Ciencias Penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Doctorado de la Universidad de Salamanca y del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. Pero muy especialmente al Dr. Anbal smodes Cairo, mi recordado profesor de Sociologa Jurdica en la Maestra de San Marcos. Que El Seor lo tenga en su gloria.

4

INTRODUCCIN

5

I

La importancia de la marca como uno de los ms importantes signos distintivos parece evidente: sirve para distinguir los productos o servicios de un empresario en el mercado. De esto, el ordenamiento jurdico sanciona la reproduccin e imitacin de una marca registrada ajena, pues ms all de constituir una violacin del derecho de exclusiva sobre un signo distintivo, genera confusin entre los consumidores en cuanto al origen empresarial del producto o del servicio.

Esto da buena cuenta de por qu el derecho sobre una marca constituye un bien jurdico digno de proteccin. Pero del hecho de que estemos ante un determinado bien jurdico, no se sigue necesariamente que ste sea un bien jurdico penal. Algunos podran considerar suficiente la imposicin de sanciones y medidas cautelares, civiles o administrativas, para solventar el conflicto producido. As por ejemplo, existen normas que disponen el decomiso de la mercadera de origen ilcito, la aplicacin de multas, el cierre temporal o definitivo del negocio, la indemnizacin por daos y perjuicios, la nulidad del registro obtenido indebidamente, etc.

Por tanto, deben existir poderosas razones para la aplicacin del grado mximo de la coercin estatal, es decir, para la imposicin de sanciones penales en ejercicio de la potestad punitiva del Estado. De este modo, la marca debe representar algo ms que un signo que distingue un producto o un servicio de un empresario en el mercado. Y en efecto, estamos ante un derecho inmaterial a travs del cual se protege un conglomerado de hechos, situaciones y circunstancias que preceden y/o perduran a la puesta en circulacin de un producto. La marca representa la vida misma de la empresa. El valor de la marca est en el reconocimiento de los consumidores, en el prestigio de sus productos o servicios, en ese selling power que marca la diferencia con los productos o servicios de otras empresas.

Esto supone la inversin de ingentes cantidades de dinero en investigacin, produccin, publicidad, atencin al consumidor y otros rubros que, una vez cuantificados, repercuten en el precio final de los productos sealados con el signo, o que se traducen en el valor mismo de la marca, esto es, en su valor de cesin. La marca, en consecuencia, tiene un contenido patrimonial de primera importancia. Ms an, como seala Durand Carrin, la marca es el valor ms estable y perdurable de una empresa.1 En este orden de ideas, no se entendera que un sistema que reconoce constitucionalmente el derecho de propiedad no prevea algn mecanismo de tutela jurdica sobre bienes que, aun ostentando una naturaleza inmaterial, tienen indudablemente un contenido econmico. Nos referimos, claro est, a los derechos nacidos de un acto de creacin intelectual (una obra), a las creaciones industriales (patentes, modelo de utilidad, diseos industriales) y a los signos distintivos.

Por si fuera poco, la proteccin jurdica de la marca no atiende nicamente al inters individual de su titular. La represin de actos de infraccin del derecho de

1 DURAND CARRIN, Julio. El Valor del la Marca. [ponencia presentada en el Seminario Nuevas Perspectivas de la Propiedad Intelectual en el Per. Revista Ctedra, UNMSM, 27-29 setiembre 2006].

6

exclusiva no slo se encamina a perseguir las conductas parasitarias de quienes pretenden aprovecharse del esfuerzo empresarial ajeno. En verdad, la tutela de la marca es un adecuado vehculo para promover la libertad de empresa, la libre competencia y la defensa de los intereses de los consumidores, que no son sino los componentes bsicos de una economa social de mercado, esto es, del modelo econmico trazado justamente por la Constitucin del Per. Con lo cual, ya se puede ir apreciando por qu es importante brindar una adecuada proteccin al derecho de uso exclusivo de la marca en el mercado.

Una vez justificada la entronizacin del derecho de uso exclusivo de una marca en el mercado a la condicin de bien jurdico de naturaleza penal, restaba determinar qu comportamientos suponan una forma de ataque tan grave como para constituir no slo un acto de infraccin del derecho de exclusiva, sino tambin una conducta penalmente relevante. En cuanto a este punto, se observa que el legislador peruano ha procedido a adelantar las barreras de proteccin del bien jurdico, pues no slo persigue penalmente los actos de comercializacin de productos con marcas falsificadas, sino tambin conductas posesorias y de importacin sobre las referidas mercancas.

Nuestra investigacin est estructurada en siete captulos y un apartado de consideraciones finales. El primer captulo est dedicado a abordar brevemente el contexto econmico en el que se inscribe el Derecho de marcas. A continuacin, se har un enfoque jurdico de este signo distintivo. Esto ltimo establecer un marco terico fundamental para el anlisis de los tipos penales, pues conceptos como los del registro, la regla de la especialidad o el riesgo de confusin son esenciales para la determinacin de las conductas penalmente relevantes. Lo que es natural en una rama del ordenamiento jurdico que no goza de autonoma absoluta. En efecto, el Derecho penal tiene una autonoma relativa que obliga a hurgar en esas otras reas del ordenamiento, los conceptos necesarios para interpretar o delimitar el mbito de lo penalmente relevante.

Los siguientes captulos los dedico al anlisis de los artculos 222, 223, 224 y 225 del Cdigo Penal. Desde luego, el anlisis de estas disposiciones se har con relacin a los delitos de violacin del derecho de marca. Se har un juicio crtico, poniendo de manifiesto los problemas de orden dogmtico y sistemtico a los que se ha enfrentado el legislador, sobre todo con la promulgacin de la Ley 27729 que reestructur los delitos contra la propiedad industrial. El captulo 6 desarrolla brevemente el concurso de delitos y la posible aplicacin del principio de oportunidad. En estos captulos no se recogen verdades establecidas ni la interpretacin correcta, sino tan slo propuestas interpretativas o apreciaciones personales que buscan generar debate.

El captulo siete, que fue aadido con posterioridad a la obtencin del grado de Magster, tiene como fin hacer un pequeo anlisis de Derecho Comparado en lo que concierne al delito de violacin del derecho de marca. Creemos que apreciando las deficiencias y bondades de las normas extranjeras, estaremos en mejores condiciones de proponer una regulacin que se corresponda con nuestra concepcin de un Derecho penal de mnima intervencin, pero tambin acorde con los compromisos

7

internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de Propi