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Roj: SAP A 1437/2012Id Cendoj: 03014370082012100203

Órgano: Audiencia ProvincialSede: Alicante/Alacant

Sección: 8Nº de Recurso: 738/2011

Nº de Resolución: 185/2012Procedimiento: CIVIL

Ponente: FRANCISCO JOSE SORIANO GUZMANTipo de Resolución: Sentencia

TRIBUNAL DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

ROLLO DE SALA N.º 738 ( C 26 ) 11.

PROCEDIMIENTO: JUICIO ORDINARIO N.º 492 / 2008.

JUZGADO DE DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS n.º 2.

SENTENCIA NÚM. 185/12

Iltmos.:

Presidente: Don Enrique García Chamón Cervera.

Magistrado: Don Luis Antonio Soler Pascual.

Magistrado: Don Francisco José Soriano Guzmán.

En la ciudad de Alicante, a dieciocho de abril del año dos mil doce.

El Tribunal de Marca Comunitaria, Dibujos y Modelos Comunitarios, integrado por los Iltmos. Sres. arribaexpresados, ha visto los presentes autos, dimanantes del procedimiento anteriormente indicado, seguidos enel Juzgado n.º 2 de Dibujos y Modelos Comunitarios; de los que conoce, en grado de apelación, en virtud delrecurso interpuesto por GUADARTE, SA, apelante por tanto en esta alzada, representada por el ProcuradorD. RICARDO MOLINA SÁNCHEZ HERRUZO, con la dirección del Letrado D. IGNACIO ALAMAR LLINÁS;siendo la parte apelada CEFOARTE, SL, representada por el Procurador D. LUÍS BELTRÁN GAMIR, con ladirección del Letrado D. DAVID GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.

I - ANTECEDENTES DE HECHO.-

PRIMERO.- En los autos referidos, del Juzgado n.º 2 de Dibujos y Modelos Comunitarios, se dictóSentencia, de fecha 25 de mayo del 2011, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: "Desestimo la demandainterpuesta por el Procurador D. Ricardo Molina Sánchez Herruzo en representación de la mercantilGUADARTE, S.A. contra la empresa CEFOARTE, S.L. representada por el Procurador D. Luis Beltrán Gamir,y, en consecuencia, debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones formuladas frente a ella yque han dado origen a las presentes actuaciones. Se condena a la parte demandante al pago de las costasdel presente procedimiento.".

SEGUNDO.- Contra dicha resolución se preparó recurso de apelación por la parte reseñada, y trastenerlo por preparado, presentó el escrito de interposición del recurso, del que se dio traslado a las demáspartes. Seguidamente, tras emplazarlas, se elevaron los autos a este Tribunal, donde fue formado el Rollo,en el que se señaló para la deliberación, votación y fallo el día 21 / 2 / 12, en que tuvo lugar.

TERCERO.- En la tramitación del presente proceso, en esta alzada, se han observado las normasy formalidades legales, a excepción del plazo para dictar sentencia, debido a la complejidad del asunto, apermisos y enfermedades del magistrado ponente, y a problemas informáticos que provocaron la pérdida totalde la sentencia una vez redactada.

II - FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

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PRIMERO. Planteamiento del litigio. Resolución del Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios.Ámbito de la apelación.-

Ejercitadas en la demanda acciones por infracción de un modelo comunitario inicialmente no registrado,y más adelante registrado ( art. 19. del Reglamento CE 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujosy modelos comunitarios, en adelante RDMC), la sentencia apelada resuelve, dicho sea en síntesis, y en loque interesa al objeto del recurso interpuesto, lo siguiente:

1º) La sociedad demandante comenzó a comercializar un cierto modelo de lámpara en junio del 2007,con anterioridad a su registro en la OAMI (en abril del 2008). Los alegados actos de infracción se produjeronen la Feria Internacional del Mueble de Madrid (IFEMA), en el año 2008, con anterioridad al registro. Por tanto,el diseño de la actora era merecedor de protección, de conformidad con el art. 7 RDMC, desde junio del 2007,fecha en que se hizo público por primera vez en la Unión Europea

2º) No es objeto de discusión en el litigio ni la novedad ni la singularidad del diseño de la lámpara.

3º) Con relación a los hechos en que se funda la demanda (comercialización por la demandada, en laFeria citada, de una lámpara casi idéntica a la fabricada por la actora, así como su oferta en internet), considerala sentencia que la prueba acredita que la lámpara expuesta en el stand de aquélla fue fabricada, de modoartesanal, por D. Ricardo (de Forjas Andaluzas del Sur), que la prestó a dicha sociedad para decorar dichostand, sin que conste comercialización alguna ni por su propietario ni por la demandada, que no ostentabatitularidad ni derecho de ningún tipo sobre la lámpara, más allá de la cesión que, por varios días, se le habíahecho. De ahí que no exista infracción alguna del diseño de la demandante.

4º) A mayor abundamiento, y abordando el riesgo de confusión, razona la resolución que entre ambaslámparas existen considerables diferencias, apreciables a simple vista, que determinarían la ausencia de dichoriesgo entre las mismas.

Contra dicha decisión se alza la otrora demandante, manteniendo las alegaciones vertidas en la primerainstancia y solicitando la revocación de la resolución recurrida y el dictado de otra, estimatoria de la demanda.

SEGUNDO.-

Parece necesario comenzar la resolución reseñando que los actos de infracción en que se funda lademanda son dos:

a) La exhibición en la Feria Internacional del Mueble de Madrid (IFEMA) de una lámpara que reproduce,servilmente, el diseño de la actora.

b) La oferta de dicha lámpara en la página web de la empresa demandada.

La fecha de exhibición de la lámpara en la Feria es anterior al registro del diseño en la OAMI, con loque se trataría de una infracción de un diseño no registrado. No consta fecha alguna de la impresión de laspáginas web acompañadas a la demanda, con lo que no puede afirmarse que la oferta que se alega se hayaproducido con posterioridad al registro.

Por tanto, en la presente resolución, únicamente se tomará en consideración la protección a dispensardesde la perspectiva del diseño comunitario no registrado. Ya se ha dicho con anterioridad que la sentenciarecurrida indica que en el pleito no se ha discutido ni la novedad ni la singularidad del diseño comercializadopor la demandante, extremos tampoco puestos en entredicho en esta segunda instancia; de ahí que debareputarse por válido, de conformidad con el art. 85.2 RDMC (" En los litigios derivados de una acción porinfracción o de una acción por intento de infracción de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el tribunalde dibujos y modelos comunitarios considerará que el dibujo o modelo es válido si su titular demuestra quese cumplen las condiciones previstas en el art. 11 y si indica en qué posee un carácter singular su dibujo omodelo comunitario. No obstante, el demandado podrá impugnar su validez por vía de excepción o medianteuna demanda de reconvención para obtener la declaración de nulidad ").

TERCERO.-

El titular de un modelo comunitario no registrado tiene el derecho exclusivo de su utilización. Tambiéntiene el derecho de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento, si bien con un carácter máslimitado que si se tratara de un dibujo o modelo registrado.

Según se desprende del art. 19.2 RDMC (en relación con el art. 19.1, bajo la rúbrica " Derechosconferidos por un dibujo o modelo comunitario "), un dibujo o modelo comunitario no registrado sólo confierea su titular el derecho de impedir su utilización (entendiendo por tal, en particular, la fabricación, la oferta, la

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puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentreincorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto conlos fines antes citados), por terceros sin su consentimiento, si la utilización impugnada resulta de haber sidocopiado el dibujo o modelo protegido.

Ya se ha dicho que la resolución recurrida estima que no se ha producido utilización, en el sentidojurídico expuesto, del modelo de lámpara de la demandante.

No compartimos este criterio.

De un lado, y con relación a la exhibición de la lámpara en el stand de la demandada en la Feria deMadrid, no es objeto de discusión que, ciertamente, dicha lámpara se encontraba colgada en el referido stand,en el que aquélla exponía, con obvia finalidad comercializadora, otros elementos de decoración fabricadospor ella. La fotografía aportada como documento número 12 de la demanda es ilustrativa del modo en quela lámpara se exponía en el stand: colgaba del techo, junto a otra, de la que no se niega su exhibición confines de comercialización, con una tarjeta (al igual que esta otra lámpara); en el stand, en el que, en grandesletras, aparecía el nombre CEFOARTE, había otros muchos elementos decorativos (maceteros, mesas, sillas,lámparas para pared...) destinados a la comercialización. Realmente, resulta alambicado argumentar que unalámpara ubicada en un stand de una Feria específicamente dirigida a la exposición y promoción de elementosdecorativos, no está destinada a ser comercializada, sino simplemente, y sin pertenecer siquiera de la empresatitular del stand, a adornarlo. Este Tribunal no puede asumir esta tesis: con independencia de quién fuera el"titular" o propietario de la lámpara (y con independencia también, a los meros efectos dialécticos, de que esalámpara hubiera sido fabricada "artesanalmente" o que solo se hubiera fabricado una), lo cierto es que estabaexpuesta en el stand con una finalidad de comercialización u oferta.

Razona la sentencia recurrida que la lámpara había sido prestada a CEFOARTE por su creador paraque "adornara" el stand, y que, por ello, no existía oferta ni intento de comercialización alguno. Ahora bien, nonegada la vinculación entre el que dice ser el autor de la lámpara expuesta en el stand y FORJAS ANDALUZASDEL SUR (relación que expresamente establece dicha resolución), es sumamente significativo el detalle deque, según resulta del folleto presentado como documento número cuatro de la contestación, las citadasFORJAS ANDALUZAS DEL SUR ofertan la lámpara que nos ocupa, pues su fotografía se haya inserta endicho folleto. Casualmente, FORJAS ANDALUZAS DEL SUR se encuentra radicada, al igual que la sociedadactora, en Alcalá de Guadaira, Sevilla.

Si a ello se une que, según resulta de la impresión de la página web de la demandada, la lámparatambién aparece, junto con una referencia (sin que se haya articulado prueba alguna por dicha parte pararebatir el indicio de que la referencia lo suele ser con relación a productos ofertados), la conclusión a la quellega este Tribunal es que sí que ha existido prueba suficiente de la utilización del diseño por parte de lasociedad demandada, pues lo ofertaba, tanto en el stand como en su página web.

En modo alguno podría considerarse (ni siquiera lo plantea la demandada) que nos encontremos, portanto, ante la limitación de los derechos conferidos por el modelo comunitario prevista en la letra a) del número1 del art. 20 RDMC (" Los derechos conferidos por el dibujo o modelo comunitario no podrán ejercerse respectode: a) los actos realizados en privado y con fines no comerciales "), pues ya se ha dicho que los actos fueronrealizados públicamente y con evidentes fines comerciales.

En definitiva, las relaciones que pudieran existir entre la sociedad demandada y la persona que dicehaber creado la lámpara que dice haberle prestado a aquélla, son absolutamente indiferentes a los efectosdel litigio que ahora nos ocupa, desde el momento en que consideramos probada la oferta de la misma porparte de aquélla.

CUARTO.-

Acreditada, pues, la utilización del diseño, y para que exista infracción del mismo, tratándose de undiseño no registrado, será preciso que la utilización resulte de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido(art. 19.2RDMC). Por otra parte, el art. 10.1 RDMC establece que " La protección conferida por el dibujo omodelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuariosinformados una impresión general distinta ".

Como ha dicho este Tribunal en anteriores resoluciones, son tres los conceptos que determinan laexistencia de la infracción del modelo comunitario no registrado, a saber: el de usuario informado, el grado delibertad del autor y la impresión general mediante la comparación de los modelos en liza.

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En lo que respecta al ámbito de protección, el principio fundamental que rige la que se dispensa a losdibujos y modelos no registrados se expresa, con meridiana claridad, y tal y como hemos anticipado, en elConsiderando 21 del Reglamento: "el dibujo o modelo comunitario no registrado debe conferir únicamente elderecho a impedir copias del mismo".

Es por ello que " el derecho conferido por un dibujo o modelo comunitario " (Art. 19) no registrado (Art.19.2) es, solamente, el de impedir los actos de utilización reseñados en el número primero del precepto, si lautilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido.

El titular del dibujo o modelo comunitario no registrado tan sólo debe recibir protección, por tanto, y demodo coherente con el único derecho que ostenta, cuando se ha producido la copia de aquél. La copia nosolo se dará en los casos de total identidad sino, como se desprende del Art. 10 (" Ámbito de protección "),cuando el modelo o dibujo impugnado no produzca en los usuarios informados una impresión general distinta,debiendo tenerse en cuenta, " al determinar la protección, (...) el grado de libertad del autor al desarrollar sudibujo o modelo ".

Ha de insistirse en que lo que el legislador ha pretendido es que la protección tan solo sea dispensadaen los casos en que la impresión general de los productos, modelos o dibujos sea igual; o dicho de otro modo,que no habrá lugar a protección cuando la impresión general sea distinta. De ahí que se otorgue un papelrelevante, en diversos preceptos (Art. 6.2, Art. 10.2), al grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo omodelo; de suerte que no habrá copia, y no habrá lugar a protección del modelo o dibujo no registrado, cuandoel modelo o dibujo impugnado sea " resultado de un trabajo de creación independiente realizado por un autordel que quepa pensar razonablemente que no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular ".

Sobre lo que haya de entenderse por " usuario informado ", este Tribunal ya ha declarado (AsuntoFestina Lotus, auto de once de abril del 2006), que el usuario informado es el "... que posee un cierto nivel deconocimiento acerca de los dibujos o modelos publicados en el sector sin llegar a ser especialistas en diseño ".

Este Tribunal ha insistido en sus resoluciones que el usuario informado no es el consumidor cualquierapero tampoco lo es ni el experto a que hace referencia la legislación en materia de patentes ( artículo 9 Ley dePatentes ) ni necesariamente los integrantes de los círculos especializados del sector a que hace referencialos artículos 7 y 11 del Reglamento comunitario en relación a la divulgación. Como hemos adelantado, usuarioinformado no es cualquier consumidor. Como puso de manifiesto el Dictamen del Comité Económico y Socialde 6 de julio de 1994, en el apartado 3-2-2, el usuario informado es el que tiene un interés profesional opersonal por la adquisición o reproducción del modelo, lo que enlaza una vinculación específica con el modelomás allá de la genérica de todo consumidor. Usuario informado es por tanto el profesional del sector y tambiénel cliente, que poseen, en esa calidad, una información amplia y específica sobre el mercado de las formas ypor tanto, sin ser necesariamente expertos, están capacitados para discernir con mejor criterio que el simpleusuario, las diferencias entre diseños y por tanto comparar.

Sobre la base de las anteriores premisas, entendemos que la lámpara ofertada por la demandada escopia del modelo no registrado de la actora. Cierto es que, tal y como detalla la resolución recurrida, entreambas lámparas existen algunas diferencias. Pero no menos lo es que la impresión general de ambas esidéntica. Así lo manifestó el testigo Sr. Juan Alberto , agente comercial libre que no solo vende productosde la actora, sino de otras tres empresas más del sector del mueble y la iluminación. Dicho testigo manifestóque la lámpara registrada en la OAMI y la de las fotografías es la misma; testifical que estimamos de especialrelevancia, dado el carácter de entendido que tiene el testigo en lámparas.

La confrontación fotográfica que se permite hacer a este Tribunal corrobora la impresión general idénticade las lámparas en conflicto.

Por lo dicho, estimamos producida la infracción del modelo comunitario no registrado de la partedemandante.

QUINTO.-

De las consecuencias que la demandante anuda a la infracción, solamente se desatenderán dos:

a) La de la publicación de la sentencia. Ciertamente, la publicación de la sentencia es una de lasmedidas que puede interesar el titular del dibujo o modelo comunitario ( art. 53.1.f Ley de Protección Jurídicadel Diseño Industrial , que dispone que el titular del diseño podrá reclamar, en la vía civil, la publicaciónde la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas); ahorabien, no nos encontramos ante una medida de aplicación automática, con apoyo en la jurisprudencia del

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Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 29 de abril de 2002 ) sino que hay que acudir al caso concreto ydeterminar si esa divulgación deviene necesaria bien para ilustrar a los consumidores en aras de evitar futurosequívocos, bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos, siendo, además, una medida apropiadapara reponer la imagen de la actora que puede haberse puesto en entredicho o verse afectada por la actuaciónde la contraparte y todo ello en atención a la actuación llevada a cabo por el demandado. La propia menciónque realiza ley a "las personas interesadas" pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentidoimponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticiasiempre que lo haga de forma adecuada.

En el caso que nos ocupa, la difusión en el stand fue por un solo día y no consta la duración de laefectuada a través de la página web, sin que la comercialización, en los términos y modo en que se haproducido, haya ocasionado desprestigio a la imagen y reputación de la actora respecto de sus modeloscomunitarios. Si unimos a ello que al acordar el cese y prohibición, ad futuro ya no puede haber difusión delos modelos copiados por los demandados, hay que concluir que no queda justificada la medida de difusióninteresada.

b) La de declaración del derecho a ser indemnizada por los perjuicios ocasionados por la infracción,en un pleito posterior, en el que se fije la cuantificación y liquidación de la misma, por improcedente desdeun punto de vista procesal, pues supone infracción del art. 219.1 LEC , máxime cuando no se aprecia óbicealguno que pueda haber impedido a la demandante la cuantificación del perjuicio que pudiera haber sufrido,pues éste lo habría sido antes de la interposición de la demanda.

SEXTO.-

En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total oparcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes.Dado que la estimación parcial del recurso supone, sin embargo, una estimación sustancial de la demanda,de conformidad con el art. 394.1 de la LEC ., las costas de la primera instancia se impondrán a la partedemandada.

SÉPTIMO.-

De conformidad con el art. 208.4 LEC , toda resolución incluirá la mención de si es firme o cabe algúnrecurso contra ella, con expresión, en este caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debainterponerse y del plazo para recurrir.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 466 y Disposición Final 16ª LEC , contra las sentenciasdictadas por las Audiencias Provinciales en la segunda instancia de cualquier tipo de proceso civil podránlas partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario de infracción procesal, de los queconocerá, en su caso, el Tribunal Supremo, siempre que dicha sentencia sea recurrible en casación, porencontrarse en alguno de los casos previstos en el art. 477.2 LEC . Tales recursos habrán de prepararse,con sujeción a los presupuestos legales establecidos en los arts. 479 y ss LEC , mediante escrito presentadodentro de los cinco días siguientes a su notificación, constituyéndose previamente depósito para recurrir porimporte de 50 euros por cada recurso que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección8ª abierta en Banesto indicando en el campo "Concepto" del documento resguardo de ingreso, que es un"Recurso", sin cuya acreditación no será admitido (LO 1/2009, de 3 noviembre).

OCTAVO.-

De conformidad con la Disposición Adicional décimoquinta, número 8, de la LOPJ , introducida por laLO 1/2009, de 3 de noviembre, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución dela totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de estaSentencia, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en elejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa elparecer del Tribunal de Marca.

III - PARTE DISPOSITIVA

FALLAMOS: Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representaciónde GUADARTE, SA contra la sentencia dictada por el Juzgado de Dibujos y Modelos Comunitarios n.º 2, defecha 25 de mayo del 2011, en los autos de juicio ordinario n.º 492 / 2008, debemos revocar yrevocamos

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dicha resolución en el sentido de dictar otra que, con estimación sustancial de la demanda interpuesta poraquélla contra CEFOARTE, SL:

a) Declara la infracción por la demandada de un modelo comunitario no registrado (lámpara) titularidadde la actora;

b) Condena a la demandada a:

1º. Estar y pasar por dicha declaración.

2º. Cesar en la utilización de la referida lámpara, incluida la utilización en internet.

3º. Destruir, a su costa, la/s lámpara/s infractora/s.

4º. Destruir el material publicitario y de marketing en que dicha lámpara aparezca.

Todo ello, imponiendo a la demandada las costas de la primera instancia, sin hacer en esta alzadaexpreso pronunciamiento sobre las mismas.

Procédase a la devolución de la totalidad del depósito constituido por la/s parte/s recurrente/s oimpugnante/s cuyo recurso/impugnación haya sido total o parcialmente estimado.

Notifíquese esta resolución en forma legal y, en su momento, devuélvanse los autos originales alJuzgado de procedencia, de los que se servirá acusar recibo, acompañados de certificación literal de lapresente resolución a los oportunos efectos de ejecución de lo acordado, uniéndose otra al Rollo de apelación.

La presente resolución podrá ser objeto de recurso, de conformidad con lo establecido en losfundamentos de derecho de esta sentencia.

Así, por esta nuestra Sentencia, fallando en grado de apelación, lo pronunciamos, mandamos yfirmamos.

PUBLICACIÓN: Leído y publicado fue la anterior sentencia en el día de su fecha, siendo Ponente elIlmo. Sr. D. Francisco José Soriano Guzmán, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el día dela fecha. Certifico.