Universidad Nacional Autnoma de HondurasFacultad de Ciencias JurdicasDepartamento de Derecho PrivadoPropiedad Intelectual

Abogado Waldo Rivera PortilloSeccin: 1700Alejandro Jos Pineda RodrguezCuenta: 2011 101 2526

12 de marzo de 2015, Ciudad Universitaria, Tegucigalpa M.D.C.

ContenidoIntroduccinI1.Prohibiciones absolutas1i.iDefinicin1i.iiCausales y explicacin de las mismas2a)Carcter distintivo2b)Marcas con signos Genricos2c)Marcas con signos descriptivos3d)Marcas con smbolos oficiales3e)Marcas que inducen a error, engao o confusin4f)Marcas contrarias a las buenas costumbres o al orden pblico4g)Degeneracin o Distintividad de marcas42.Prohibiciones Relativas5ii.iDefinicin5a)Marcas idnticas y similares a otras5b)Marcas ntimamente vinculada a una persona o empresa6c)Marcas notoriamente conocidas63.Diferencias entre prohibiciones absolutas y relativas64.Artculos relacionados en la Ley de Propiedad Industrial75.Bibliografa7

IntroduccinEl estudio del derecho de marcas ha constituido tradicionalmente un captulo de la propiedad industrial, disciplina que engloba el conjunto de institutos jurdicos a travs de los cuales se reconoce a los particulares el uso exclusivo de conocimientos, formas o signos y se garantiza la lealtad de la concurrencia industrial o comercial.[footnoteRef:1] [1: Correa, Carlos. Derecho de marcas en Amrica Latina (http://www10.iadb.org/intal/intalcdi/Derecho_Integracion/documentos/027-Estudios_02.pdf) ]

Este trabajo tiene su enfoque en lo que respecta a las prohibiciones absolutas y relativas o causas de inadmisibilidad de una marca, por lo cual hemos de tener en mente que el derecho exclusivo de una marca se adquiere mediante su inscripcin en el Registro de la Propiedad Industrial, con la salvedad de las marcas notoriamente conocidas cuyo usuario hubiese adoptado de mala fe. Pues de todo lo cual hasta ac dicho, resulta que surgen algunas preguntas respecto al registro de una marca, como ser Pueden todas las marcas registrarse vlidamente? Existen marcas que no responden a las condiciones requeridas para poder ser registradas? Y otras preguntas que sern respondidas al abordar el tema de las prohibiciones absolutas y relativas a continuacin.

I

1. Prohibiciones absolutasi.i DefinicinDiversos sistemas dominan en las leyes en cuanto a la posicin del Estado y su injerencia por medio de sus organismos en los depsitos o registros de marcas; especialmente se discute si la admisibilidad de las marcas o registros ha de depender de la validez de ellas, y si en tal terreno corresponde al Estado un poder de indagacin aun para evitar colisiones con otras marcas ya registradas.[footnoteRef:2] Para el caso de Honduras se sigue el sistema Britnico o examen preventivo[footnoteRef:3], en el cual los registradores indagan sobre las posibles prohibiciones absolutas o relativas que una pretendida marca podra incurrir, asi como la posibilidad de interponer una oposicin al otorgamiento de la marca. Cabe mencionar que el derecho al uso exclusivo de la marca que est condicionado a su depsito o registro implica que esa accin no crea el derecho a la marca, sino que puramente lo declara, haciendo ostensible al pblico, siendo un acto que testimonia la voluntad expresa del declarante de imprimir el sello de su personalidad a los productos de su industria o comercio.[footnoteRef:4] [2: Ramela, Agustn. Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo II, Hijos de Reus Editores, Madrid, 1913. Pg. 74] [3: Ibdem. Pg. 76] [4: Ibdem. Pg. 80]

En este apartado abordaremos las razones objetivas por las que una marca puede considerarse como inadmisible. La prohibicin absoluta implica que la marca presenta un problema intrnseco, es decir, en algo en s. El signo o medio es incapaz de funcionar como marca bien porque no puede en absoluto distinguir productos o servicios o bien porque no puede distinguir los productos o servicios para los que la marca se solicita. En estos supuestos se trata de evitar que la concesin de una marca se convierta en una ventaja competitiva para el titular de la marca que dificulte a sus competidores el acceso al mercado. Se trata de proteger un inters pblico o general: el mantenimiento del sistema de libre competencia y en especial, que el sistema de libre mercado sea un instrumento para que la competencia sea efectiva y no falseada. [footnoteRef:5] [5: http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf Documento Oficina Espanola de Patentes y Marcas, pg 3]

Respecto al registro de una marca opera un principio general que seala que cualquier persona que est legitimada para solicitar una marca tiene derecho a obtenerla y la Administracin tiene la obligacin de concedrsela salvo que el signo que se pretende registrar no tenga capacidad distintiva o que induzca a engao. En este sentido tambin existe interpretacin jurisprudencial del Tribunal Supremo espaol que indica que las normas limitativas de derecho (como lo son las prohibiciones de marcas) deben ser interpretadas restrictivamente.[footnoteRef:6] [6: Ramela, Agustn. Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo II Pg. 4]

i.ii Causales y explicacin de las mismasTradicionalmente la doctrina[footnoteRef:7] ha considerado ciertos requisitos que debe reunir una marca para su admisibilidad, unos y otros autores han propuesto una triada de requisitos, los cuales en esencia vienen a devenir en que la marca: [7: Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Segunda Edicion, Abeldo-Perrot. 1995. Pg. 117]

Debe permitir al consumidor que la diferencia del producto o de sus caractersticas; Debe permitir la diferenciacin de esa marca de otras anteriores; y, No debe estar prohibido su registro.De lo anterior se desprende que el literal a y c atienden a las prohibiciones absolutas al registro de marcas, las cuales deben verificar algunas el cumplimiento o ausencia de ciertas cualidades que pueden establecerse en razn de lo siguiente:a) Carcter distintivoLa capacidad distintiva es imprescindible en la admisibilidad de una marca. El poder o carcter distintivo de un signo es la capacidad intrnseca que tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carcter el signo que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre de lo que va a distinguir o de sus caractersticas. La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aun ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto mayor sea la relacin entre la marco y lo que distingue, menor ser su poder distintivo.b) Marcas con signos GenricosSon genricos aquellos signos que, en el leguaje corriente o en el trfico mercantil del pas donde el registro es solicitado, constituyen la forma que necesariamente ha de ser usada para designar o referirse directamente a los bienes que con el mismo pretenden distinguirse, de modo que con la concesin exclusiva se estara limitando el uso de un trmino de necesario uso para identificar el bien a ser distinguido.[footnoteRef:8] [8: Raiza Andrade, Miguel Arteaga, Paula Bianchi, etc: Temas marcarios para la Comunidad Andina de Naciones, Livrosca. C.A. Caracas 1999. Pg 62.]

Para referencia nuestra podemos tomar el criterio que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sealado en una de sus decisiones interpretativas:

c) Marcas con signos descriptivosAl lado de los signos genricos, se encuentra otra categora de signos que aun cuando no designan el bien para el cual ha sido solicitado, toda vez que no lo identifica en forma directa o inmediata, aluden a una o algunas de sus caractersticas. Se trata de signos perfectamente diferenciables de la categora anteriormente estudiada, ya que en lugar de designar directamente a un producto o servicio, hacen referencia a sus cualidades o caractersticas primarias. La razn fundamental de que se impida el registro de marcas de connotacin descriptiva, es que la marca no repercuta en una ventaja injustificada en favor de un comerciante, frente a sus competidores ya que es usual que en el comercio se recurra al empleo de trminos descriptivos para promocionar y presentar los productos o servicios, por lo que no es posible restringir su uso en detrimento de todos, bajo el argumento de que tal o cual vocablo ha sido registrado como marca.[footnoteRef:9] [9: Jalifa Daher, Mauricio. Marcas: aspectos legales de las marcas en Mxico. Editorial Sista, 2000. Pg. 36]

Ejemplo: [...] se trata de inscribir el trmino distintivo 'Select' como marca de fbrica y de comercio [...]. El Registro de la Propiedad Industrial y el Tribunal Superior Contencioso Administrativo denegaron su inscripcin, por estimar que dicho nombre marcarlo, traducido al espaol, significa selecto, que es descriptivo de las cualidades y caractersticas del bien. Esta Sala es del criterio de que el distintivo a que se contraen las presentes diligencias, indudablemente hace referencia a una cualidad que puede tener o no el producto que ampara; precisamente, la de ser el mejor entre otros de su misma especie. Al entenderlo as, tanto el Registro como el Tribunal de instancia, aplicaron correctamente la normativa vigente [...] "[footnoteRef:10] [10: 1989. Sala Primera de la Corte, No. 63 de las 15,15 h del 16 de agosto. http://www.temis.net/jurisprudencia/mrk_noinscrib.htm#002]

d) Marcas con smbolos oficialesLa ley establece diversos supuesto que impiden el registro de una marca, cuando se trata de la imitacin o reproduccin no autorizadas de escudos, banderas, emblemas de un pas, Estado, municipio, denominacin y siglas de organismos internacionales, gubernamentales o con reconocimiento oficial, privadas o cuando se trata de signos o sellos oficiales de control y garanta, monedas, billetes de banco, condecoraciones, medallas y otros premios reconocidos oficialmente.

La razn de que smbolos de este tipo no puedan ser empleados y registrados como marca obedece al hecho de que se trata de distintivos que se veran demeritados en la imagen que representan, normalmente ligada a intereses oficiales y hasta patrios, independientemente de que su utilizacin podra repercutir en que el consumidor optara por un producto, en perjuicio de sus equivalentes, por el hecho de que pareciera avalado por un smbolo oficial.[footnoteRef:11] [11: Jalifa Daher, Mauricio. Marcas pg. 41.]

e) Marcas que inducen a error, engao o confusinSon las que constituyen falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que se pretenden amparar, por lo que de poderse usar implicara un engao al pblico consumidor o lo induciran a error. Dentro de este mismo rubro de marcas no registrables se encuentra el impedimento para registrar como marca las denominaciones geogrficas, propias o comunes, los mapas, asi como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusin o error en cuanto a su procedencia.[footnoteRef:12] [12: Ibdem. Pg. 43.]

f) Marcas contrarias a las buenas costumbres o al orden pblicoEn relacin con el orden pblico y las buenas costumbres, Fernndez Novoa lo entiende como , por lo que las autoridades registrales y judiciales debern valorar caso por caso sobre la base de los principios generales a los que se hacen referencia.[footnoteRef:13] [13: Llobregat Furtado, Maria Luisa. Temas de propiedad industrial, Pg. 80. (https://books.google.hn/books?id=rVtVGZ4qB0YC&pg=PA79&lpg=PA79&dq=marcas+contrarias+al+orden+publico&source=bl&ots=viFZTINykX&sig=T4SdNnx6JIrNx9H1LZrPf_2xMXE&hl=es&sa=X&ei=agsCVcGKJsqsyASs64DQAQ&ved=0CCgQ6AEwAg#v=onepage&q=marcas%20contrarias%20al%20orden%20publico&f=false) ]

Se entiende por marca contraria a las buenas costumbres, por ejemplo, una marca que contenga una imagen obscena. Se puede considerar como contraria al orden pblico, la marca que imita el emblema que ofenda una creencia religiosa, credo o raza.g) Degeneracin o Distintividad de marcasPor ltimo cabra sealar que con el correr del tiempo y los cambios en el trfico mercantil puede suceder que una marca que era caractersticamente distintiva en un inicio se degenere en un signo que pierda dicha distintividad por convertirse en el nombre genrico del producto o del servicio que describe; esto si el titular de la marca deja que este uso se desarrolle. Cuando esto ocurre, piensan algunos autores, el propietario de la marca pierde sus derechos exclusivos sobre la marca de que se trata.Asi mismo puede ocurrir que signos que inicialmente eran genricos pasen a ser distintivos. Ocurre a veces que, a raz de una vasta campaa publicitaria y de un uso exclusivo prolongado, una marca que en el principio no era distintiva, es decir, que no permita distinguir los productos o servicios a los que se refera, adquiere en el espritu del pblico lo que se ha dado en denominar una significacin secundaria. Se ha de entender por esto que, a raz de su uso prolongado, la marca de que se trata ya no describe simplemente el producto o el servicio general considerado, sino, a los ojos del pblico, sirve para indicar el origen del producto o del servicio particular de que se trata en relacin con otros producto o servicios de la misma categora.[footnoteRef:14] [14: Rivera Portillo, Waldo. Propiedad Intelectual: Las Marcas. Pg. 17 y 18.]

2. Prohibiciones Relativasii.i DefinicinComo ya establecimos anteriormente, estas prohibiciones atienden a la infraccin de derechos de terceros, siendo stos una parte distinta de la que desea hacer registrar una marca y que tiene derechos reconocidos sobre una marca idntica o anloga de manera que se preste a confusin respecto a la marca depositada.No puede olvidarse nunca que lo que constituye la razn de ser de la proteccin jurdica en materia de signos mercantiles es evitar que los valores empresariales que la empresa ha conseguido incorporar a sus marcas (el prestigio, el crdito, el nivel de adhesiones, la fama, la credibilidad) puedan ser sustrados por otro competidor, que se beneficie indebidamente de ellos. Siempre que exista un transvase, una traslacin esos valores, de una empresa a otra, hay una lesin del derecho exclusivo de propiedad industrial sobre la marca.[footnoteRef:15] [15: Baylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas, Madrid, 1978. Pg. 846.]

a) Marcas idnticas y similares a otrasEs un requisito indispensables para la registrabilidad de un signo que ste sea inconfundible con marcas registradas o solicitadas con anterioridad. Es lo que se denomica como especialidad, que la marca sea especial respecto a otras marcas. Como explica PUILLET es necesario naturalmente que ella sea distinta de toda otra marca y, por ser distinta, que sea especia, es decir de naturaleza inconfundible con otra, y mismo reconocible fcilmente. RENDU explica que es especial si tiene una forma en s misma, que permita reconocerla entre todas. Autores como BRAUN, van BUNNEN y SAIN GAL llaman a la especialidad, disponibilidad. El signo ser registrable si est disponible, es decir, si no ha sido ya adoptado por otro.[footnoteRef:16] [16: Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas pg. 120]

b) Marcas ntimamente vinculada a una persona o empresaTratandose del nombre, el pseudnimo, la firma o el retrato de una persona, es evidente que estos son elementos ligados intrnsecamente a la persona, por lo que su adopcin como marca por un tercero, sin autorizacin, puede generar lesiones a la integridad moral del individuo.Por otro lado, en el caso de personas cuya fama pblica representa una importante ventaja comercial implicara una injustificada conducta el hecho que alguien ajeno a ese prestigio, lo aproveche para su beneficio.[footnoteRef:17] [17: Jalifa Daher, Mauricio. Marcas pg. 43]

c) Marcas notoriamente conocidasSon muchos y muy clebres los casos de marcas de prestigio internacional, que habiendo sido desarrolladas y difundidas por una empresa a nivel mundial, fueron registradas en nuestro pas por una persona o empresa diferente, que se beneficia notablemente de la aceptacin de esa marca, en detrimento del titular extranjero.Se entender que una marca es notoriamente conocida cuando un sector determinado del pblico o de los crculos comerciales del pas conocen la marca como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas en el pas o en el extranjero.[footnoteRef:18] [18: Ibdem. Pg. 45]

3. Diferencias entre prohibiciones absolutas y relativasLas prohibiciones absolutas atienden a los intereses pblicos o generales, en oposicin a las prohibiciones relativas que se refieren a intereses particulares o privados.De esa misma distincin de unas y otras se colige que las prohibiciones relativas tiene un trmino de prescripcin o caducidad determinado en el Art. 105 prr. 3 donde se seala que la accin de nulidad deber iniciarse dentro de los 5 aos posteriores a la fecha del registro impugnado o dentro de los 3 aos posteriores a la fecha en que se inici el uso de la marca.

4. Artculos relacionados en la Ley de Propiedad IndustrialProhibiciones Absolutas (Art. 83) Signos distintivos (Art. 83.5, 83.6) Signos genricos (Art. 83.1) Signos descriptivos (Art. 83.3, 83.4) Signos oficiales (Art. 83.12, 83.13, 83.14, 83.15, 83.16, 83.17) Signos engaosos (Art. 83.9, 83.10) Signos contra las buenas costumbre y orden pblico (Art. 83.7, 83.8)Prohibiciones Relativas (Art. 84) Marcas Idnticas (Art. 84.1, 84.2) Marcas Similares (Art.84.3) Marcas vinculadas a una persona o empresa (Art. 84.6) Marcas notoriamente conocidas (Art. 84.4)

5. Bibliografa Correa, Carlos. Derecho de marcas en Amrica LatinaRamela, Agustn. Tratado de la Propiedad Industrial, Tomo IIDocumento Oficina Espanola de Patentes y Marcas, EspanaOtamendi, Jorge. Derecho de MarcasRaiza Andrade, Miguel Arteaga, Paula Bianchi, etc: Temas marcarios para la Comunidad Andina de NacionesJalifa Daher, Mauricio. Marcas: aspectos legales de las marcas en MxicoLlobregat Furtado, Maria Luisa. Temas de propiedad industrialBaylos Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho IndustrialRivera Portillo, Waldo. Propiedad Intelectual: Las Marcas.

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