Cuestión Q213

El experto en la materia en el contexto del requisito de la actividad inventiva en derecho de patentes

1.- Introducción Antes de proceder a la contestación de las preguntas que se formulan en las Orientaciones de Trabajo de la AIPPI, se desea hacer constar que la protección de las patentes en España viene configurada por un lado por la Ley de Patentes española, como consecuencia de la cual se conceden patentes y modelos de utilidad españoles, así como también por el Convenio de la Patente Europea, a través del cual se conceden patentes europeas que, una vez validadas, tienen el mismo efecto y están sometidas a las mismas condiciones que las patentes españolas. La definición de experto en la materia que se da en la Ley de Patentes española y en el Convenio de la Patente Europea es equivalente. La Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM) y la Oficina Europea de Patentes (en adelante OEP) han publicado sus respectivas Directrices de Examen que en este aspecto son muy similares. A nivel administrativo, existen pocas decisiones de la OEPM dado que el examen sustantivo (de la novedad y de la actividad inventiva) es voluntario y se hacen relativamente pocas peticiones de examen. En cambio, hay muchas decisiones de la OEP y de sus Salas de Recursos. Ello ha dado lugar a que los Tribunales Españoles, frecuentemente, hagan referencia en sus sentencias a decisiones de las Salas de Recursos de la OEP y sigan, habitualmente, sus criterios, aunque no estén obligados a hacerlo. Seguidamente se procede a contestar las preguntas de las Orientaciones de Trabajo: 2.- La situación respecto a las legislaciones nacionales: 1) (1.1) El estudio propuesto por la AIPPI podría empezar con la definición de la persona como uno de los elementos del experto en la materia. Así pues, se pide a los Grupos que indiquen si el experto en la materia es una, o varias personas. Según las Directrices de Examen de la OEP (Capítulo IV de la parte C, párrafo 9.6), que son similares al contenido del párrafo 6.5.3.2 de las “Directrices de Examen de Solicitudes de Patente” editadas por la OEPM, un experto en la materia es una persona, si bien en ciertos casos será más apropiado pensar en un grupo de personas, por ejemplo equipos de investigación o producción, que en una única persona.

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En el proyecto de modificación de Directrices de Examen publicado por la OEP no existe modificación en este aspecto. (1.2) ¿Si el experto en la materia es un grupo de personas, entonces los miembros del grupo son todos iguales o pueden diferir en sus atributos diversos, en particular un grupo de este tipo puede comprender personas de diversas disciplinas o con diferentes niveles de cualificación? Ni las Directrices de la OEP ni las de la OEPM se pronuncian al respecto. Sin embargo, existen al menos 3 decisiones de las Cámaras Técnicas de Recursos de la EPO que tratan de este tema. Según las decisiones T141/87 y T986/96, en algunos casos se requiere un equipo de expertos en la materia en sectores de la técnica diferentes, en particular cuando diferentes partes del problema a resolver pertenecen a sectores de la técnica diferentes. Por ejemplo, como recoge T164/92, un experto en electrónica puede consultar a un programador si el primero se enfrenta a un listado de un programa. 2) ¿El experto en la materia es una persona (o grupo de personas) real o una persona hipotética? Las Directrices de Examen de la OEPM se pronuncian claramente al respecto y señalan que el experto en la materia es una persona hipotética. 3) El experto en la materia tiene que ser analizado en el marco de sus capacidades y atributos personales.

(3.1) En primer lugar, es necesario saber si y en caso afirmativo hasta qué punto, esta persona tiene capacidad creativa y/o de razonamiento o si simplemente tiene la capacidad para realizar o ejecutar las órdenes o instrucciones de otras personas.

De acuerdo con lo dispuesto por las Directrices de examen de la OEP y de la OEPM, cuyo contenido ha venido siendo igualmente recogido por nuestros Tribunales en una serie de decisiones recientes1, las capacidades y atributos del experto en la materia deben ser fundamentalmente ejecutoras, sin que quede espacio en ellas para el ingenio o la creatividad. El experto, como

1 En este sentido, vid sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de mayo de 2009 (Arzdi. 2009/ 1608) y de 18 de enero de 2007 (Arzdi. 2007/700) así como sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de mayo de 2008 (Arzdi. 2008/1135).

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apunta Curell2, “es un buen realizador pero no creador”. De este modo, se vincula el concepto de experto en la materia al de un técnico medio, esto es, una persona con capacidad normal para el trabajo y la experimentación rutinaria, la cual no tiene por qué tener capacidad inventiva o creadora y que, si la tiene, no ha de ejercerla. En definitiva, y citando a ROY PÉREZ3, “el experto es un práctico sin capacidad inventiva”, el cual “se sitúa en un estadio inferior al del inventor, sin su capacidad para producir un invento, pero con un conjunto de habilidades muy similares y con un acceso ilimitado a la información”.

(3.2) Otro punto que puede ser discutido es la de los atributos personales del experto en la materia; son los mismos para otras circunstancias en las que el experto en la materia pueda tener un papel, tal como en la interpretación de las reivindicaciones de una patente o para la consideración de la suficiencia de la descripción, incluso si este último punto va más allá del alcance del presente estudio.

Por lo que se refiere al empleo de un mismo concepto de experto en la materia a la hora de valorar tanto la actividad inventiva como, por ejemplo, la suficiencia de la descripción, debemos señalar que, por lo que se refiere a la postura adoptada por la OEP, si bien las Directrices de examen actualmente vigentes no se pronuncian al respecto, el borrador de nuevas Directrices que actualmente se está tramitando de fecha 4 de noviembre de 2009, sí que afirma que el experto tiene el mismo nivel de pericia para evaluar la actividad inventiva que para determinar la suficiencia de la divulgación. Tal afirmación va en línea, además, con lo dispuesto por las Cámaras de recurso de la OEP en la decisión T 694/92, más concretamente en su punto 7 cuando se señala que “a efectos de los artículos 56 y 83 CPE se requiere el mismo nivel de pericia por parte del experto en la materia (ver T 60/89, OJ OEP 1992, 268)”. Ahora bien, la decisión no se queda ahí, sino que distingue dos situaciones técnicas distintas según el nivel de conocimientos con el que cuente el experto. En este sentido, se dispone que “mientras que a efectos de evaluar la actividad inventiva el experto en la materia tiene únicamente conocimiento del estado de la técnica, a los efectos de evaluar la suficiencia de la descripción (y, por tanto, apoyarla) el o ella tiene conocimiento del estado de la técnica y de la invención tal y como ha sido divulgada”. Igualmente en línea con lo anterior, la OEPM señala en sus Directrices de examen que, en relación con la suficiencia de descripción, el experto en la 2 CURELL SUÑOL, M.: “Conceptos jurídicos indeterminados en el ámbito de la propiedad industrial (Actividad inventiva. Suficiencia de descripción. Equivalencia de medios. Carácter singular. Diligencia requerida)“, Estudios sobre Propiedad Industrial, Intelectual y Derecho de la Competencia, Homenaje a A. Bercovitz, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 2005, pág. 327. 3 ROY PÉREZ, C.: “La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes”, Revista de Derecho Mercantil, nº 262, Madrid, 2006, pág. 1493.

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materia, además de las capacidades que se le suponen para evaluar la actividad inventiva, también cuenta con el conocimiento de la invención tal y como se divulga en la solicitud de patente y en los documentos citados en dicha solicitud. En definitiva, parece generalmente asumido que las capacidades o atributos personales del experto en la materia son los mismos a la hora de valorar la actividad inventiva y la suficiencia de la descripción. Eso sí, no sucede lo mismo con los conocimientos con los que cuenta en uno y otro caso, siendo mayores por lo que respecta a la suficiencia de la descripción al comprender el estado de la técnica y el contenido de la invención que ha sido divulgada con la solicitud de patente.

(3.3) Finalmente, la cuestión que podría ser discutida es la de saber si los atributos personales del experto en la materia son los mismos para diferentes derechos de Propiedad Industrial cubriendo las creaciones técnicas, tal como las patentes o los modelos de utilidad, las obtenciones vegetales, etc., si éstas existen en la ley nacional.

En el sistema normativo español, en el que coexisten las patentes con los modelos de utilidad, el concepto de experto en la materia es el mismo. De este modo, y con independencia de que tenga que determinar la actividad inventiva en una patente o modelo de utilidad, al experto se le asignan los mismos atributos y capacidades. Lo único que cambia es, pues, su valoración de la invención, en el sentido de que pueda resultarle evidente o muy evidente, según se trate de una patente o de un modelo de utilidad respectivamente, pero no el concepto o caracterización del experto en sí4. 4) (4.1) Otro aspecto importante de la cuestión consiste en saber cuáles son las competencias del “experto en la materia”. La presente cuestión hace referencia a dos aspectos importantes de quién deba ser considerado “experto en la materia”: uno subjetivo, sobre el grado de conocimientos que deba poseer el perito en una determinada materia, y otro objetivo, cuál es la materia que integrará esos conocimientos propios del experto en la materia. De acuerdo con la contestación dada a la primera cuestión el experto en la materia es un concepto jurídico ficticio, tal como el “buen padre de familia”, el “ordenado comerciante” o el “consumidor medio”. La normativa de patentes describe que la persona que deberá valorar la actividad inventiva es un 4 En este sentido, se pronuncia además la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de mayo de 2009 cuando afirma que el juicio del experto “debe estar cualificado por la evidencia, es decir, su conclusión debe saltar a la vista o ser cognoscible a priori y sin dificultad por quien lo realiza (en el caso de los modelos de utilidad con los matices que determina la expresión muy evidente)”.

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“experto en la materia” pero no da una definición de qué deba entenderse por tal. (4.2) Al menos, dos cuestiones importantes merecen ser analizadas: ¿Cuál es el nivel de cualificación o competencia del experto en la materia? ¿Y cuál es la naturaleza y el alcance de su conocimiento? El experto en la materia ha sido definido en algunas sentencias de la jurisprudencia menor, principalmente de las Audiencias Provinciales de Madrid y Barcelona5. Al analizar una solicitud de patente, dice el tribunal de Madrid, el experto valorará los conocimientos “utilizando su conocimiento general común”6. En una sentencia anterior, el tribunal de Barcelona señalaba lo siguiente como pauta para valorar la actividad inventiva: “partiendo de lo descrito anteriormente y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio. Pero al analizar la obviedad o no de la invención el experto no trata los documentos o anterioridades de forma aislada, como sí debe analizarse la novedad, sino que los combina de forma que de su conjunto pueda apreciar la existencia o inexistencia de información suficiente que permita sostener si el mismo hubiera llegado a las mismas conclusiones sin necesidad de contar con la información revelada por el inventor”.7 Vemos pues que los tribunales españoles apenas se han planteado dar una respuesta general a las cuestiones planteadas, respecto del nivel de cualificación o competencia del experto o de la naturaleza y el alcance de su conocimiento. Este debate no se ha planteado y por lo general en los litigios sobre patentes se establece la elección de un experto en función de los conocimientos propios de cada área, procurando por sus conocimientos académicos pero no sectoriales, de experiencia o grado de conocimientos del técnico medio. Sobre el nivel de los conocimientos que se le suponen al experto en la materia, y a falta de una doctrina jurisprudencial en nuestro país, podemos acudir a los criterios que siguen las Cámaras de Recursos de la OEP que en esta materia tienen establecidas las siguientes pautas: “Primero, la experiencia de dicha persona incluiría no sólo tener el conocimiento de un determinado estado de la técnica anterior sino también saber dónde encontrar tal información, ya esté en una colección de estudios

5 Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de mayo del 2009. Así un experto en la materia sería “un técnico medio, que no tiene por qué poseer capacidad inventiva y, si la posee, no ha de ejercerla, ya que se le reclama un enjuiciamiento adecuado a su función, utilizando el conocimiento de las prioridades relativas a cómo se ha resuelto previamente el problema. Ese juicio debe estar cualificado por la evidencia, es decir, su conclusión debe saltar a la vista o ser cognoscible a priori y sin dificultad por quien lo realiza”. 6 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de mayo del 2008. 7 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 de enero del 2007.

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relevantes (ver T 676/94), una publicación científica o el contenido de una patente (ver T 51/87 y T 772/89). Segundo, no podría esperarse que, para ordenar ese conocimiento general común, la persona experta llevara a cabo una búsqueda comprensiva de la literatura que cubriera virtualmente todo el estado de la técnica. No se puede exigir de la persona experta en la materia un esfuerzo indebido en la manera en que realizaría tal búsqueda (ver T 171/84, OJ 1986, 95; T 206/83; T 676/94). Tercero, la información encontrada tendría que ser sin ambigüedad y utilizable de manera directa y sencilla sin dudas o investigaciones adicionales (ver T 206/83). Estos tres aspectos se corresponden de hecho con los clásicos pasos de (a) escoger el libro de referencia correcto (manual, enciclopedia, etc.) de la estantería de la biblioteca, (b) mirar la entrada apropiada sin un ningún esfuerzo significativo, y (c) seleccionar la información correcta o los datos no ambiguos que pusieran utilizarse sin una investigación adicional. Se desprendería que para cada caso el conocimiento general común del experto en la materia en un campo de la técnica particular tendría que decidirse sobre los méritos propios de este ultimo, basado en los hechos y la evidencia del caso[MV1].”8 Los conocimientos por tanto que se le suponen al experto en su respectiva materia dependerán de cada caso, si bien habrán ciertos principios comunes aplicables en general en la manera en que dicho experto deberá enfrentarse a la selección y análisis del estado de la técnica. Debemos añadir a lo anterior, para completar esta panorámica, que el experto, además de los conocimientos científicos, se le han de suponer unos determinados conocimientos prácticos y motivación en el área concreta de la materia, lo que dependerá no tanto de las habilidades científicas sino de experiencia propia de cada materia en la fecha en que deba evaluarse el conocimiento general común de ese experto. (4.3) La segunda cuestión abarca más precisamente la cuestión de la capacidad de comprender y analizar los documentos que son accesibles al experto en la materia, denominándose esta capacidad “el conocimiento general” y afecta a la prueba del contenido del “conocimiento general”: Sobre el segundo de los aspectos planteados en esta cuestión tanto la Ley de Patentes española como el CPE nos informan que el análisis de la actividad inventiva implica analizar que la invención “no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia” (art. 8.1 LP y 56 CPE). El concepto de estado de la técnica, descrito también en los citados textos, incluye todo lo que antes de la fecha de depósito o presentación de la solicitud de patente “se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio” (art. 6.2 LP y 56 CPE).

8 Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, Diciembre 2006, apdo. I.C.1.5, págs. 48-49.

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La normativa no nos ofrece mayores explicaciones ni incluye referencias específicas al “conocimiento general común” del experto en la materia. Es éste un concepto desarrollado a partir de la práctica de los países con mayor experiencia en patentes al analizar qué conocimientos deben predicarse del experto en la materia. Sobre esta cuestión no existe en España una doctrina jurisprudencial específica por lo que deberemos acudir de nuevo a lo que ha establecido en su práctica administrativa de examen de las invenciones la OEP. a) ¿cuál es el alcance de dicho conocimiento en términos generales? Existe cierta unanimidad en que el conocimiento del experto en la materia se extiende al contenido de los libros de texto o manuales de la materia de la invención en la fecha de prioridad de la patente. Son los conocimientos propios que conforman el perfil técnico de quien tiene un conocimiento específico en relación con el campo técnico de que se trate. En varios casos se han pronunciado las Cámaras de la OEP al respecto: “En la T 890/02 (OJ 2005, 497) la cámara trató con la definición del conocimiento general común. Destacaba que las cámaras habían definido el conocimiento general común de una persona experta en la materia como normalmente representado por las enciclopedias, libros de texto, diccionarios y manuales sobre la materia en cuestión (ver entre otras T 766/91, T 206/83, OJ 1987, 5; T 234/93)”[MV2].9 De igual manera, las bases de datos específicas de uso común en un campo técnico se consideran asimismo parte de ese conocimiento general común al que acudiría el experto en una materia específica como parte de su formación o bagaje técnico. Así, afirma la doctrina de la OEP señalando las premisas para incluir tales elementos como conocimiento general común del experto en la materia, “mientras no sean enciclopedias o libros de texto, las bases de datos (a) que fueran conocidas por la persona experta como la fuente adecuada para obtener la información requerida, (b) de la cual se pueda extraer la información sin un esfuerzo indebido, y (c) que facilite de una manera sencilla y no ambigua sin necesidad de una investigación adicional, representarían el conocimiento general común como se define en la doctrina de la EPO [MV3]”.10 b) ¿dicho conocimiento está limitado a la formación técnica general de dicha persona? Los conocimientos y experiencia del experto en la materia se predican de su propio sector técnico y formación. No obstante, y a los efectos de valorar la idoneidad de soluciones que proceden de otras especialidades, ha entendido la doctrina de las cámaras de recursos de la OEP que podrán utilizarse las sugerencias procedentes de materias vecinas o de ámbitos técnicos generales más amplios, siempre que el problema surgido sea el mismo o similar y siempre que pudiera esperarse de él que estuviera al corriente de esas

9 Vid. Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, Diciembre 2006, apdo. I.C.1.5, pág. 48. 10 Vid. Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, Diciembre 2006, apdo. I.C.1.5, pág. 49.

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materias generales (T 176/84 y T 195/84). En este sentido se considera por la doctrina de las cámaras de recursos de la OEP que “debe considerarse que tales soluciones a problemas técnicos generales en materias no específicas (generales) forman parte del conocimiento general común que a priori debiera atribuirse a aquellas personas expertas versadas en un específico sector técnico[MV4].11 Por tanto, los conocimientos técnicos del experto en la materia limitan en efecto el conocimiento general de esa persona aunque se considerará que ese conocimiento se extiende al general que afecte a esa materia y a otras, ya sean cercanas o no. c) ¿hasta qué punto se considera que la información en documentos tales como artículos o patentes anteriores deben considerarse como estando incluidos en dicho conocimiento general? Se ha considerado también, en especial en determinados sectores novedosos, que el conocimiento general común podría abarcar también publicaciones científicas específicas o incluso patentes. Así, la doctrina emanada de las cámaras de recursos de la OEP nos explica que “en varios casos sin embargo, y como excepción, se ha considerado que el contenido de patentes y publicaciones específicas formaban parte del conocimiento general. En particular han prevalecido consideraciones especiales en los casos en los que un sector de investigación era tan nuevo que el conocimiento técnico aún no era disponible a través de los libros de texto (ver T 51/87 OJ 1991, 177; T 772/89)[MV5]12 Esta extensión del conocimiento general común deberá valorarse en cada caso y razonarse por qué un determinado elemento formará parte de aquél. La propia justificación de la OEP que acabamos de transcribir nos da razón: el carácter no extensivo ni generalizable de estos elementos como conocimiento general común. Como recuerda la misma doctrina emanada de las cámaras de recursos, “En T 378/93 la cámara confirmó esta doctrina, añadiendo que lo mismo se aplica a artículos en publicaciones periódicas científicas dirigidas principalmente a profesionales cualificados y que disfruten de una reputación mundial [MV6].13 Es decir, el conocimiento general común incorporaría además y como pauta general las publicaciones científicas de referencia en un sector concreto de la técnica. En este caso no nos hallaríamos ante un documento concreto, sino ante el contenido recogido en una publicación reconocida en el ámbito de que se trate. d) ¿puede dicho conocimiento general incluir información que el experto en la materia pueda no haber memorizado, pero que pueda fácilmente consultar?

11 Vid. Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, Diciembre 2006, 1.D.7.2, pág. 138. 12 Vid. Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, Diciembre 2006, apdo. I.C.1.5, pág. 48. 13 Vid. Case Law of the Boards of Appeal of the EPO, Diciembre 2006, apdo. I.D.7.3, pág. 140.

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La respuesta a esta pregunta la podemos hallar en la dada a la primera parte de esta pregunta así como en el anterior subapartado, en el sentido de que al experto, persona ficticia, debe presumírsele la capacidad de saber dónde hallar de forma inmediata esa información que constituye el conocimiento general común. De ello se desprende que no es necesario hacer un análisis objetivo de la capacidad memorística del experto en cada materia (aspecto ciertamente subjetivo y de muy difícil determinación), sino de la inmediatez en la respuesta de dónde podría hallar esa información básica del conocimiento general en el que se sitúa la materia objeto de la invención.

5) La cuestión del experto en la materia plantea también el problema del momento de evaluación de esas competencias: ¿deberían ser todas evaluadas en el momento de la apreciación de la validez de la patente, (es decir en la fecha de prioridad), o podrían ser también evaluadas en la fecha en la que la patente es evaluada por un Juez, por ejemplo en un procedimiento de infracción, donde la validez puede ser debatida conjuntamente con la demanda de infracción? Esto podría conducir a diferencias de evaluación en el caso en que se utilice la noción de equivalencia con respecto al estado de la técnica.

El experto en la materia interviene para la evaluación de la actividad inventiva de una solicitud de patente, en primer lugar en el transcurso de su tramitación. Las bases legales para contestar a la pregunta, figuran en el articulo 8.1 de la Ley de Patentes (LP : Ley 11/1986, de 20 de marzo), así como en el articulo 56 del Convenio de Patentes Europeas (CPE). Su papel es evaluar si la invención objeto de la protección solicitada resulta, para él, de una manera evidente del estado de la técnica. Aunque sus competencias no están definidas por las leyes, se entiende que deben ser evaluadas en el momento que debe considerar el estado de la técnica para juzgar de la evidencia de la nueva invención. Dicho estado de la técnica, a cambio, se define en las leyes como constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público (art, 54.2 CPE), en España según el Art. 6.2 de la LP.

Así lo disponen además las Directrices de Examen de la OEP, C, IV, 11.3 cuando indican que el experto en la materia posee el conocimiento general en la materia en la fecha relevante. Se debe entender que esta fecha es la fecha de depósito o de prioridad, cuando se determina el estado de la técnica. Queda más claramente definido en el párrafo 11.5.1 tratando de la determinación del estado de la técnica más cercano, cuando se precisa que el estado de la técnica más cercano debe ser determinado desde el punto de vista del experto en la materia el día anterior del depósito o de la prioridad reivindicada. Los cambios propuestos en el borrador de modificaciones de las Directrices no afectan a esta noción.

Las Directrices de Examen de Solicitudes de patentes de la OEPM también proporcionan indicios para determinar cuándo se tienen que considerar las competencias del experto en la materia. En el párrafo 6.5 tratando de la

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actividad inventiva, y más exactamente en el punto 6.5.3.1, el séptimo párrafo menciona que la fecha pertinente para el estudio del estado de la técnica es la fecha de presentación o fecha de prioridad. Además, “el documento recuperado del estado de la técnica se interpreta como lo hubiera hecho el experto en la materia en la fecha pertinente para la solicitud cuya actividad inventiva se evalúa. Se trata de considerar todos los conocimientos generalmente a disposición del experto en la materia en la fecha de presentación, o de prioridad en su caso, de la reivindicación. En efecto, esa es la información de que hubiera dispuesto el experto en la materia para tratar de obtener la invención, y lo que se trata de evaluar es si, con esta información, le hubiera resultado evidente o no”. Podemos sin embargo observar que en el mismo párrafo del punto 6.5.3.1 de las Directrices de la OEPM, se indica que “cuando se estudia la actividad, al contrario que cuando se estudia la novedad, se permite interpretar cualquier documento a la luz de los conocimientos posteriores a la fecha de publicación de dicho documento siempre que sean conocimientos anteriores a la fecha pertinente (fecha de presentación o fecha de prioridad)”. Este punto no debe introducir una confusión en cuanto al momento en el cual se evalúan las competencias del experto en la materia.

Así lo mencionan Marcel·li Curell Suñol y Marcel·li Curell Aguila14 “Respecto al tiempo, está [el experto en la materia] anclado a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud”.

El papel del experto en la materia es evaluar la actividad inventiva, en relación con la validez cuando se concede la patente, o bien en relación con la validez en el momento que tiene que evaluar una posible infracción. Sin embargo estas dos situaciones separadas en el tiempo no deben cambiar las competencias del experto en la materia que debe actuar u opinar de manera ficticia en la fecha de la solicitud, o en su caso de la prioridad.

Asimismo, refiriéndose a los peritos como expertos en procesos judiciales en materia de patentes, Roy Pérez15 resalta “la necesidad de adaptar la figura concreta y real del perito al referente legal del experto en la materia al tiempo que se presenta la solicitud de la patente, […] y que se tengan en cuenta sólo los conocimientos disponibles al tiempo de la solicitud para efectuar el juicio de la obviedad. Resulta imprescindible subrayar la necesidad de limitar el ámbito del estado de la ciencia respecto de la que el experto debe juzgar la obviedad por cuanto en la práctica a menudo los límites temporales son ignorados y se aportan al proceso conocimientos que en su día no existían pero que el perito posee. Esta situación se plantea cuando la acción de nulidad se difiere en el tiempo y sobre todo en ámbitos en los que la técnica evoluciona rápidamente. En estos casos el estado de la técnica que debe ser analizado en el proceso y que conformará los conocimientos en base a los cuales el perito evaluará el requisito de actividad inventiva, no es sino el que existía al tiempo de la

14 CURELL SUÑOL, M. y CURELL AGUILA, M., “El técnico y el jurista en la protección de invenciones, Homenaje a Baylos, Grupo Español de la AIPPI, Barcelona, 1992. 15 Vid. ROY PÉREZ, C.: “La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes”, Revista de Derecho Mercantil, nº 262, Madrid, 2006, pág. 1493.

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solicitud de la patente y debe fijarse con claridad su extensión para asegurar que el requisito de actividad inventiva se está juzgando en sus justos términos, juicio que siempre podrá comprobarse en base a medios documentales que aseguren que el perito actúa como experto en la materia al tiempo de la solicitud y por tanto al tiempo de justificar la concurrencia de actividad inventiva que exige la concesión del derecho de patente”.

En una sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona16, se discute el momento en el cual se deben determinar cuáles son los conocimientos del experto en la materia, otra vez a través de la figura del perito: “Además, el perito menciona en su informe que él intenta colocarse mentalmente en el papel de un experto en la materia en la fecha en que se redactó la solicitud prioritaria de la patente […] ha sido un ejercicio mental que ha realizado antes de leer los abundantes y extensos dictámenes que obran en autos”. Claramente nos lleva a deducir que los conocimientos posteriores a la fecha de solicitud de la patente o de la prioridad (tenemos que obviar la noción de momento de la redacción que no tiene realidad jurídica en nuestro derecho) no deben formar parte de las competencias del experto en la materia.

En una sentencia de la Audiencia provincial de Madrid17, el juzgado, a la hora de evaluar la actividad inventiva, indica que “para valorarla legalmente, se debe situar al experto en la materia frente al estado de la técnica existente en la fecha de prioridad de cada una de las patentes objeto de análisis, pues lo que ahora es obvio pudo no serlo en su origen, y no vale la observación actual con conocimiento previo del objeto de la invención […]”.Añade en segundo lugar que “El articulo 8 de la LP establece que la actividad inventiva no consiste en determinar qué es lo que en la actualidad resultaría evidente para algún experto en la materia, sino situarse en su postura en la fecha de prioridad de la patente […]”.

Más recientemente, en otra sentencia de la Audiencia provincial de Barcelona18, se reafirma que “La actividad inventiva, que deberá ser apreciada al tiempo de la presentación de la solicitud o al de la prioridad […] y deberá negarse cuando resulta o se deduce de él [estado de la técnica] según un experto en la materia […]”.

En consecuencia, observamos un consenso para evaluar las competencias del experto en la materia en el momento que se aprecia la validez de la patente, es decir en la fecha de solicitud o de prioridad, y no en la fecha en la que la patente es evaluada por un Juez como puede ser el caso en un procedimiento de infracción, donde la validez puede ser debatida conjuntamente con la demanda de infracción.

16 Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Sentencia Núm. 165/2008. 17 Audiencia Provincial de Madrid, Sección 12, Sentencia Núm. 819/2006. 18 Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Sentencia Núm. 159/2009.

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6) La siguiente cuestión relacionada con la definición del experto en la materia concierne al dominio técnico o “la materia” en el que lleva a cabo sus competencias. (6.1) La primera subcuestión es saber si esas competencias están concentradas en uno o varios sectores técnicos.

Según las Directrices de la OEP y las decisiones de las Cámaras Técnicas de Recursos de la OEP, así como según bibliografía que las estudia (D. Visser 17th edition p. 103), las competencias del experto en la materia se limitan al sector técnico de la invención, definido por el del problema a resolver (T422/93). Así, las Directrices de la OEP mencionan que el experto en la materia es un “práctico ordinario en un sector técnico” (“ordinary practitioner in a field of technology”). De hecho, la propuesta de modificación de dichas Directrices (04.11.09), afinan más e indican “en el sector relevante” (“in the relevant field”). También las Directrices de la OEP afirman que si el problema insta al experto en la materia a buscar la solución en otro sector de la técnica, ese sector será el sector técnico específico del experto en la materia, lo cual se basa en la decisión T26/98. Más aún, según la decisión T422/93, cuando los sectores de la técnica del problema y de la solución son diferentes, el experto en la materia lo es en el sector del problema, no en el de la solución. Por último, cuando el propio conocimiento del experto en la materia es insuficiente para resolver el problema, el experto en la materia podrá buscar en la literatura en su propio sector, en sectores vecinos y en sectores más generales (T176/84; T195/84). Por lo tanto, de las Directrices de la OEP y las decisiones de las Cámaras Técnicas de Recursos de la OEP quedaría claro que las competencias del experto en la materia están concentradas o limitadas a un sector técnico y no a varios.

Con respecto a la práctica española se puede comentar lo siguiente:

De manera general se podría afirmar que tanto la OEPM como los jueces españoles tienen en cuenta la práctica de la OEP y, en numerosas ocasiones, siguen las líneas marcadas tanto por las Directrices para el Examen en la OEP como las decisiones de las Cámaras Técnicas de Recursos de la OEP.

Las Directrices de Examen de solicitudes de patente de la OEPM mencionan en el apartado 6.5.3.2, que versa sobre el experto en la materia, que el experto tiene competencias normales “en la técnica”, sin afinar como lo hacen las Directrices de la OEP a “en un sector técnico” (“in a field of technology”). Sin embargo, más adelante, las Directrices de la OEPM afirman “Si el problema derivado del estado de la técnica más cercano que debe resolver la invención impulsa al experto en la materia a buscar la solución en otro campo técnico”, por lo que podría inferirse que salvo en ese caso particular, el experto concentraría sus competencias en un sector técnico y no en varios.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de mayo de 2008 (165/2008) en el decimotercer Fundamento de Derecho limita las competencias del experto en la materia a un sector técnico determinado, en concreto al del

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problema que resuelve la patente: “química orgánica sintética que tuviese conocimientos de lo que es la fabricación de principios activos farmacéuticos”; sin embargo, la sentencia no incluye comentarios referidos expresamente a si las competencias del experto han de estar concentradas en uno o en varios sectores de la técnica.

Por otra parte, según ROY PÉREZ, el experto en la materia sería “un técnico medio con conocimientos en el área en el que se sitúa la invención”.19

En resumen, teniendo en cuenta que tanto la OEPM como los jueces españoles siguen en general las líneas marcadas tanto por las Directrices para el Examen en la OEP como las decisiones de las Cámaras Técnicas de Recursos de la OEP, se podría afirmar que en la práctica en España las competencias del experto en la materia estarían concentradas o limitadas a un sector técnico y no a varios. (6.2) Y la segunda está relacionada con la manera en la que se establecen las fronteras entre los diferentes sectores técnicos: ¿cómo es evaluada esta determinación por los Jueces u Oficinas de Patentes?

Siguiendo un análisis parecido al realizado en la respuesta de la pregunta anterior, consideraremos primero la práctica de la OEP.

Los diferentes sectores de la técnica quedan definidos lógicamente por sus contenidos, los cuales, a su vez, determinan las fronteras que los limitan. Estas fronteras establecen diferencias entre sectores vecinos, lejanos y generales. Según decisiones de las Cámaras Técnicas de Recursos de la OEP, y según el borrador fechado 04.11.09 de las Directrices de Examen en la OEP, sería de esperar que el experto en la materia busque sugerencias en sectores de la técnica vecinos (T 176/84) y en sectores de la técnica generales (T 195/84). Sin embargo, el experto en la materia sólo buscaría soluciones al problema en sectores remotos si fuera instado a ello por el problema técnico al que se enfrenta (T 560/89, T26/98 y T32/81).

Con respecto a la práctica española se puede comentar lo siguiente:

Las Directrices de Examen de solicitudes de patente de la OEPM mencionan en el apartado 6.5.3.2, que versa sobre el experto en la materia, que “Si el problema derivado del estado de la técnica más cercano que debe resolver la invención impulsa al experto en la materia a buscar su solución en otro campo técnico, el especialista de ese campo será la persona cualificada para resolver el problema”. Las Directrices, sin embargo, no hacen mención a sectores vecinos o generales. No obstante, justamente esta ausencia podría servir para defender que el experto no necesitaría ser instado para buscar soluciones en sectores vecinos o generales.

19 Vid. ROY PÉREZ, C. “La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes, Revista de Derecho Mercantil, nº 262, Madrid, 2006, págs. 1492 y 1495.

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No se han podido localizar sentencias españolas que refieran el tema de las fronteras entre sectores de la técnica.

En resumen, teniendo en cuenta que tanto la OEPM como los jueces españoles siguen en general las líneas marcadas tanto por las Directrices para el Examen en la OEP como las decisiones de las Cámaras Técnicas de Recurso de la OEP, se podría afirmar que en la práctica en España el experto no necesitaría ser instado para buscar soluciones en sectores vecinos o generales, aunque sí para buscarlas en otros sectores.

7) Se trata también de saber cuál es la naturaleza de la competencia en el sector técnico, en particular si estas competencias son de naturaleza teórica o práctica.

La naturaleza de la competencia dependerá del sector técnico a analizar.

Como establece la doctrina20, lo que importa es que esa persona- experto en la materia- sea la adecuada para valorar la cuestión técnica que pretende dilucidarse en el curso del proceso.

Según se desprende de las Directrices de Examen de la OEPM las competencias del experto en la materia deben ser teóricas y prácticas a la vez. Teóricas ya que el experto en la materia debe poseer, según dichas Directrices, los conocimientos generales y comunes que conforman el estado de la técnica en la fecha de prioridad de la patente (que incluye libros de texto, manuales, enciclopedias, tratados artículos de revisión y obras de referencia sobre la materia en cuestión) y los conocimientos de un técnico medio en el sector de la técnica que se está evaluando. Prácticas porque, también según dichas Directrices, se le presume una experiencia profesional ordinaria en el sector técnico al que pertenece la invención pues se estipula que el experto tenga capacidades normales para una experimentación de rutina. 8) Se pide a los Grupos que indiquen cómo se efectúa en la práctica la evaluación de las competencias del experto en la materia. ¿Cuál es el papel de la opinión de los expertos en este punto? La evaluación de las competencias del experto en la materia se efectúa en la práctica por el Tribunal en el marco de un procedimiento civil por infracción y/o validez de una patente/ modelo de utilidad, o en la jurisdicción contencioso-administrativa cuando se discute sobre la validez de una patente/ modelo de utilidad en un procedimiento previo de oposición que ha sido recurrido por alguna de las partes. 20 Vid. ROY PÉREZ, C. “La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes, Revista de Derecho Mercantil, nº 262, Madrid, 2006, pág. 1492.

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Desde el momento en que el experto interviene en el procedimiento adopta la calificación de perito.21 La Ley procesal española (art. 335 LEC) establece que cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal. En el primer supuesto las partes aportarán los dictámenes de los expertos que consideren idóneos para resolver la cuestión debatida. En el segundo supuesto (peritos designados por el Tribunal) deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de éste; y si son materias que no están comprendidas en títulos oficiales deberán ser personas entendidas en estas materias. También podrán ser peritos judiciales, Academias e instituciones científicas que se ocupen del estudio de la materia objeto de la pericia. En este supuesto de designación de perito judicial las partes podrán discutir sobre la competencia que deberá tener el perito y decidirá el Tribunal. También se evalúa la competencia del perito en un momento posterior, una vez emitido su Dictamen, ya que es citado a comparecer ante el Juez en el acto del juicio, ratificar el Dictamen escrito que haya podido presentarse en la fase escrita del procedimiento y responder a las preguntas de los abogados de las partes y del propio Juez si éste lo estima pertinente. La evaluación final de sus competencias se efectuará por el Tribunal en su Sentencia, conjuntamente al valorar el contenido de su Dictamen escrito (“ante esta disparidad de criterios, convence a este tribunal la autorizada opinión vertida por el perito judicial..no sólo por el hecho de haber sido designado judicialmente ...sino por la racionalidad de sus contestaciones que evidencia conocer bien el sistema de patentes y el rol que en este pleito debe jugar el experto medio en la materia.” – Sentencia AP BCN 9.5.2008). El papel de la opinión de los expertos -en la evaluación de sus propias competencias- no es relevante dada su subjetividad para determinar su idoneidad en el papel del experto en la materia. 9) Finalmente, los Grupos también están invitados a someter otras cuestiones que puedan aparecer en el contexto de la cuestión del experto en la materia.

21 Vid. ROY PÉREZ, C. “La intervención del perito como experto en los procesos judiciales en materia de patentes, Revista de Derecho Mercantil, nº 262, Madrid, 2006, págs. 1494.

Formatted

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(9.1) Introducción Conviene tener en cuenta que la OEP ha publicado un borrador de modificaciones, propuestas con fecha 04.11.09, para las Directrices para el Examen de la OEP referidas al experto en la materia para incorporar los criterios sostenidos por las Cámaras Técnicas de Recurso de la OEP. Seguidamente se efectúa un análisis que se centra en el soporte prestado por las decisiones citadas en las modificaciones propuestas para la definición del experto en la materia en las referidas Directrices. (9.2) Texto en vigor y modificación propuesta El texto de las Directrices para el Examen en la OEP en vigor (abril 2009) incluye los siguientes comentarios/definiciones sobre el experto en la materia:

11.3 Person skilled in the art The “person skilled in the art” should be presumed to be an ordinary practitioner in a field of technology aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date. He should also be presumed to have had access to everything in the “state of the art”, in particular the documents cited in the search report, and to have had at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation. If the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist’s knowledge and ability (see T32/81, OJ 6/1982, 225). There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of persons, e.g. a research or production team, than a single person. This may apply, for example, in certain advanced technologies such as computers or telephone systems and in highly specialized processes such as the commercial production of integrated circuits or of complex chemical substances.

El texto de las modificaciones propuestas referidas al Experto en la Materia de las Directrices para el Examen en la Oficina Europea de Patentes con fecha 04.11.09 es el siguiente:

11.3 Person skilled in the art The “person skilled in the art” should be presumed to be a skilled practitioner in the relevant field, who is possessed of average knowledge and ability and is aware of what was common general knowledge in the art at the relevant date (see T4/98, J 2002, 139, T 143/94, OJ 1996, 430, T426/88, OJ 1992, 427). He should also be presumed to have had access to

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everything in the “state of the art”, in particular the documents cited in the search report, and to have ad at his disposal the normal means and capacity for routine work and experimentation. If the problem prompts the person skilled in the art to seek its solution in another technical field, the specialist in that field is the person qualified to solve the problem. The skilled person is involved in constant development in his technical field (see T 774/89, T 817/95, not published in OJ). He may be expected to look for suggestions in neighbouring and general technical fields (see T176/84, OJ 2/1986, 50, T195/84, OJ 2/1986, 121) or even in remote technical fields, if prompted to do so (T 560/89, OJ 12/1992, 725). Assessment of whether the solution involves an inventive step must therefore be based on that specialist’s knowledge and ability (see T32/81, OJ 6/1982, 225). There may be instances where it is more appropriate to think in terms of a group of persons, e.g. a research or production team, rather than a single person (T164/92, OJ 5/1995, 305, T986/96, not published in OJ). It should be borne in mind that the skilled person has the same level of skilled for assessing inventive step and sufficient disclosure (see T60/98, OJ 6/1992, 268, T694/92, T 373/94, not published in OJ).22

(9.3) Comparación de textos A continuación se procede a efectuar una comparación de los textos y a estudiar el soporte para dichas modificaciones en las decisiones de las Cámaras Técnicas de recursos de la Oficina Europea de Patentes. (9.3.1) Skilled practitioner in the relevant field El texto de las Directrices en vigor:

The “person skilled in the art” should be presumed to be an ordinary practitioner in a field of technology

La propuesta de modificación:

The “person skilled in the art” should be presumed to be a skilled practitioner in the relevant field.

Se ha propuesto por tanto cambiar la calificación del experto en la materia de “ordinary practitioner” a “skilled practitioner”. Esta modificación podría suponer, en un primer análisis, un aumento en la preparación del experto en la materia puesto que de ser un practicante [“ordinary”] “corriente”, “medio”, el experto en la materia pasaría a ser un practicante [“skilled”] “experto”, “especializado”.

22 Se han subrayado las partes que modifican el texto en vigor.

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El texto propuesto de las Directrices menciona las decisiones T 4/98, T 143/94 y T 426/88 como soporte para esta modificación. La decisión T 4/98, OJ 2002, 139 incluye en el apartado 12.3 el siguiente contenido:

12.3 …, determination of the amount required for a particular drug encapsulated in a liposome composition according to the claimed invention so as to avoid release of toxic or intolerable doses and to ensure a suitable even therapeutic dosage level over the expected or desired delivery period would be a matter of mere routine experimentation for the skilled practitioner and a typical activity for a pharmacologist exercising his professional skills in drug design. 12.3 … determinar la cantidad requerida para un fármaco encapsulado concreto en una composición liposomal según la invención reivindicada, de tal modo que se evite la liberación de dosis tóxicas o intolerables y se asegure un nivel de dosificación adecuado incluso terapéutico sobre el periodo de liberación deseado o esperado sería un asunto de mera experimentación rutinaria para el practicante experto y una actividad común para un farmacéutico ejerciendo sus habilidades profesionales en el diseño de fármacos.

Por su parte, la decisión T 143/94, OJ 1996, 430, incluye en el apartado

V … Apart from the lack of novelty shown, the form of administration could not be cited in support of inventive step, since a skilled practitioner would be aware from the known topical use of fenugreek seeds of the difficulty of conveying the active ingredients released therefrom to the desired site of action through the sebum surrounding the hair root, and hence would consider the solution of conveying trigonelline via the bloodstream by peroral administration as being obvious… V … Además de la falta de novedad mostrada, la forma de administración no podría ser citada en soporte de la actividad inventiva, puesto que el practicante experto a partir del conocido uso tópico de semillas de alholva sería consciente de la dificultad para transportar los ingredientes activos liberados de las mismas al sitio de acción deseado a través del sebo que rodea la raíz capilar, y por lo tanto consideraría que la solución de transportar trigonelina vía corriente sanguínea mediante la administración peroral es obvia... 9.1 Document (43) clearly points to the advantageous effect of fenugreek seed on hair growth (see point 7.2 above). Nor is this disputed by the respondent. However, in view of the very positive results of topical application described in this document

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- "la chute des cheveux est arrêtée complètement" (hair loss is stopped entirely) - and in the absence of any indication of there being possible disadvantages in the method used or of advantages to be gained from other modes of application, and in view of the desired effect, there is nothing to indicate why the skilled practitioner would be dissuaded from pursuing such a promising teaching. 9.1. El documento (43) claramente apunta al efecto favorable de las semillas de alholva en el crecimiento del cabello (véase el punto 7.2 anterior). Y esto no es discutido por el demandado. Sin embargo, en vista de los resultados muy positivos de la aplicación tópica descrita en este documento - "la chute des cheveux est arrêtée complètement " (la pérdida de cabello se detiene por completo) - y en ausencia de cualquier indicación de la existencia de desventajas en el método utilizado, o de las ventajas que pueden obtenerse de otros modos de aplicación, y teniendo en cuenta el efecto deseado, no hay nada que indique por qué el practicante experto estaría disuadido de seguir una enseñanza tan prometedora. 9.2 … The appellant's further submission in connection with document (41) to the effect that anatomical knowledge of the fact that the hair roots are surrounded by sebum and that this clearly hinders the active ingredient in reaching them with the result that the skilled practitioner would directly consider the far easier method of peroral administration, cannot convince the board… For these reasons, and in the light of the problem addressed, document (41) cannot, either alone or in combination with the skilled practitioner's general knowledge or with the teaching from document (43) discussed above, lead the skilled practitioner to the claimed solution to the problem. 9.2 … La presentación posterior del apelante en relación con el documento (41) en el sentido de que el conocimiento anatómico del hecho de que las raíces del cabello están rodeados de sebo y que esto obstaculiza claramente al ingrediente activo para llegar a ellos con el resultado de que el practicante experto consideraría directamente el método más fácil de la administración vía oral, no puede convencer al tribunal… Por estas razones, y habida cuenta del problema abordado, el documento (41) no puede, por sí solo o en combinación con el conocimiento general del practicante experto o con la enseñanza del documento (43) discutido anteriormente, llevar al practicante experto a la solución al problema reivindicada.

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9.3 … However, since the appellant was unable to go on and demonstrate under what conditions the skilled practitioner would, directly and without knowledge of the invention, have been able to establish an obvious link between hair growth problems on the one hand and improving the liver function or a generally restorative effect on bodily functions on the other, it is not evident which facts from document (42) could be used to deduce that a peroral form of the medicament would have any other site of action than the liver, or at least other internal organs. 9.3 … Sin embargo, dado que el apelante no pudo seguir adelante y demostrar en qué condiciones el practicante experto, directamente y sin el conocimiento de la invención, habría sido capaz de establecer un vínculo evidente entre los problemas de crecimiento capilar, por un lado, y la mejora de la función hepática o un efecto reparador de las funciones corporales en general, por otro, no es evidente que los hechos del documento (42) podrían ser utilizados para deducir que una forma por vía oral del medicamento tendría algún sitio de acción distinto del hígado, o por lo menos otros órganos internos.

Efectivamente, ambas decisiones proporcionarían soporte para la definición del experto en la materia como “skilled practitioner”. Por último, mencionar que la decisión T 426/88 no hace referencia al “skilled practitioner”. (9.3.2) Skilled practitioner in the relevant field El texto de las Directrices en vigor establece:

The “person skilled in the art” should be presumed to be an ordinary practitioner in a field of technology

La propuesta de modificación es la siguiente:

The “person skilled in the art” should be presumed to be a skilled practitioner in the relevant field

Se ha propuesto por tanto modificar el área en la que el experto en la materia es un practicante especializado de in a field of technology a in the relevant field. Esta modificación supone determinar con mayor precisión dicha área. El texto propuesto de las Directrices menciona las decisiones T 4/98, T 143/94 y T 426/88 como soporte para esta modificación. Sólo la decisión T 426/88, OJ 1992, 427 refiere a esta cuestión. En particular, el apartado 6.1 de la decisión se acerca al asunto del “relevant field”, si bien la

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expresión completa The “person skilled in the art” should be presumed to be a skilled practitioner in the relevant field no aparece como tal.

6.1 In Decision T 195/84 (OJ EPO 1986, 121-125) the Board ruled that the state of the art to be considered, when examining for inventive step, includes not merely what is the actual technical field of the application but also what is relevant in the broader area which encompasses it. Principles and solutions of general technical problems with such wide implications must be considered to form part of the general technical knowledge which is to be attributed a priori to skilled persons who are versed in a particular specific technical field. 6.1 En la Sentencia T 195/84 (OJ OEP 1986, 121-125) el tribunal dictaminó que el estado de la técnica a tenerse en cuenta, al examinar la actividad inventiva, incluye no sólo lo que es el campo técnico real de la solicitud, sino también lo que es relevante en el ámbito más amplio que la engloba. Los principios y las soluciones de problemas técnicos generales con implicaciones tan amplias deben ser considerados para formar parte de los conocimientos técnicos generales que se atribuyen a priori a las personas expertas que están versados en un campo técnico particular específico.

Parece que si bien hay soporte, éste no es muy explícito. (9.3.3) Who is possessed of average knowledge and ability La propuesta de modificación de las Directrices incluye la expresión:

…who is possessed of average knowledge and ability que no estaba presente en la versión actualmente en vigor. El texto propuesto de las Directrices menciona las decisiones T 4/98, T 143/94 y T 426/88 como soporte para esta modificación; sin embargo, no he localizado soporte para la expresión who is possessed of average knowledge and ability en ninguna de las decisiones. (9.3.4) The skilled person is involved in constant development in his technical field La propuesta de modificación de las Directrices incluye la expresión:

The skilled person is involved in constant development in his technical field

que no estaba presente en la versión actualmente en vigor. Esta modificación supondría eliminar dudas con respecto a la actualización de conocimientos del experto en la materia.

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El texto propuesto de las Directrices menciona las decisiones T 774/89 y T 817/95 como soporte para esta modificación. La decisión T 774/89, no publicada en el OJ, menciona en el punto 4.4:

… der Fachmann wird überdies durch die nicht ganz eindeutigen und wenig aussagekräftigen Testergebnisse von Erythromycin und Tylosin in diesem Dokument bei der Suche nach neuen Wirkstoffen, die die Pansenfermentation günstig beeinflussen sollen, entmutigt, die Klasse der makroliden Antibiotika zeit- und kostenaufwendig weiter nach Leistungsförderern zu durchsuchen. Vielmehr wird sich der Fachmann im Rahmen der normalen technischen Weiterentwicklung solchen Gruppen von Antibiotika zuwenden, in denen bereits wirksame Leistungsförderer gefunden wurden…

De forma resumida, el punto 4.4 afirma que el experto en la materia no tiene motivos para buscar una propiedad en una clase de antibióticos si es costoso en tiempo y dinero y no existe ninguna indicación en esa dirección. Por el contrario, el experto en la materia volverá su atención, en el curso del desarrollo técnico ordinario, a aquellos grupos de antibióticos para los que se haya encontrado de manera efectiva dicha propiedad.

También menciona en el punto 4.6

Nach Auffassung der Kammer kann eine solche Zeitspanne in einem technischen Bereich, der allgemein seine sehr groβe wirtschaftliche Beachtung findet, als eines der Anzeichen für erfinderische Tätigkeit gewertet werden, denn die Fachwelt hat jedenfalls in dieser Zeitspanne keinen Grund gesehen, unter den Dilactonen nach neuen Efomycinen zu suchen.

Según la Cámara, un largo periodo de tiempo entre la publicación del documento considerado el más cercano en el estado de la técnica y la fecha de prioridad de la solicitud en un sector de interés económico puede considerarse como un indicador de actividad inventiva, ya que los especialistas no han tenido en ese periodo ningún motivo de investigar en esa dirección

La decisión T 817/95, no publicada en el OJ, menciona en el punto 2.2:

D1 beschreibt ein Verfahren im Labormaβstab. Bei industriellen Ultrafilrationsverfahren ist es jedoch üblich, mehrere Membranstufen in Serie zu schalten; vgl. D3, Seite 87, Abb. 4 und D5, Seite 9. Obwohl D3 und D5 sicht nicht auf die Entsalzung von Schichtsilicat-Suspensionen beziehen, sondern auf die Konzentrierung und Reinigung von Suspensionen im

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allgemeinen (D3) oder die Abscheidung von Farbstoffen aus Abwässern (D5), gehören sie zum technischen Gebiet der Reinigung von Suspensionen durch Membranfiltration. Ein Fachmann, der sich die Aufgabe gestellt hat, Probleme bei der Membranfiltration von Schichtsilikaten zu lösen, wird nicht nur den Stand der Technik auf dem Gebiet der Entsalzung von Schichtsilicat-Suspensionen in Betracht ziehen, sondern den Stand der Technik auf dem ganzen Gebiet der Membranfiltartion. Er würde daher auch ein mehrstufiges Verfahren, wie beispielsweise in D3 und D5 offenbart, in Erwägung ziehen. Die Kammer betrachtet daher die Serienschaltung mehrerer Membranfilterstufen mit Verdünnung des Membrankonzentrats zwischen den Stufen als naheliegende Maβnahmen, um bei der industriellen Entfernung von Elektrolyten aus wäβrigen Suspensionen hochquellfähiger Schichtsilikate die Probleme, die mit der bekannten Abscheidung eines Filterkuchens zusammenhängen, zu umgehen und damit die unter Punkt 2.1 gennante Aufgabe zu lösen.

A modo de resumen, este punto de la decisión enseña: el estado de la técnica más cercano describe un procedimiento de laboratorio. La diferencia entre el procedimiento reivindicado y el procedimiento de laboratorio descrito en el estado de la técnica más cercano está presente en procedimientos industriales en un campo general que engloba al del procedimiento reivindicado. El experto en la materia habría tenido en consideración estos procedimientos para mejorar el procedimiento de laboratorio.

El punto 3.3 de la decisión, por su parte, afirma:

Das Verfahren gemäβ Anspruch 1 beruht also nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit, sondern ist das Ergebnis der fachmännischen Weiterentwicklung des Standes der Technik. Das Streitpatent kann daher mit dem erteilten Anspruch 1 nicht bestehen bleiben.

Lo que podría resumirse como: una solución a un problema no es inventiva cuando es el resultado del desarrollo del estado de la técnica por parte del experto en la materia. Por tanto, las decisiones citadas en la propuesta de modificación de las Directrices proporcionarían soporte para la introducción de la frase: The skilled person is involved in constant development in his technical field.

(9.3.5) Soluciones en sectores de la técnica vecinos y en sectores generales La propuesta de modificación de las Directrices incluye la expresión:

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He (the skilled person) may be expected to look for suggestions in neighbouring and general technical field

que no estaba presente en la versión actualmente en vigor. Esta modificación supondría la confirmación de una práctica ya general en la realización del razonamiento problema-solución. El texto propuesto de las Directrices menciona las decisiones T 176/84 y T 195/84 como soporte para esta modificación. La decisión T176/84, OJ 2/1986, 50, menciona en el punto 5.3.1:

5.3.1 While it is indeed perfectly reasonable to expect a person skilled in the art if need be, i.e. in the absence of useful suggestions in the relevant field as to how a given problem might be solved, to look for suitable parallels in neighbouring fields, the question of what is a neighbouring field is one of a fact and the solution depends, in the opinion of the Board, on whether the fields are so closely related that the person skilled in the art seeking a solution to a given problem would take into account developments in the neighbouring field. It is furthermore quite reasonable to expect a skilled person to refer to the state of the art in the general field of technology in which the same problems or problems similar to those in the special field of the application extensively arise and of which a person skilled in the art must be expected to be aware.

Por lo tanto, en ausencia de sugerencias sobre cómo resolver un problema en el sector relevante, un experto en la materia puede buscar paralelismos adecuados en sectores vecinos. Que un sector sea vecino de otro depende de si los sectores están tan estrechamente relacionados que el experto en la materia que busca una solución a un problema dado tendría en consideración desarrollos en el sector vecino. El experto en la materia también puede referirse al estado de la técnica en el sector general de tecnología en el que se dan problemas iguales o similares a los del sector específico de la solicitud, de los que se espera que el experto en la materia tenga conocimiento. La decisión T195/84, OJ 2/1986, 121, menciona en el punto 8.4:

8.4 Since there is no indication of any specific field I which to apply this general disclosure, i.e. also not to the specific field of the present application, and since it is classified in another class, for patent searching purposes, it might at first sight appear to be correct to consider it as remote art (see T 176/84 to be published), and for that reason it would not be obvious to combine it with the closest piece of prior art (i.e. “Aircraft Engineering”). However, since this disclosure nevertheless deals with the solution of a general engineering problem in a non-specific field, it must be considered to form part of the general engineering knowledge which is a priori is to be attributed to any mechanical engineer versed in any one

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specific field (i.e. also to an aircraft engineer) so that is to be expected that he is either aware of these teaching s or will look for suggestions for solving his general engineering problem in that non-specific field. Consequently, such art ought to be considered as attributable technical knowledge for him.

Esto es, la solución de un problema general (de ingeniería) en un sector no específico ha de ser considerada parte del conocimiento general (de ingeniería) que se atribuye a priori a un ingeniero versado en cualquier sector específico, de modo que es de esperar que o bien tenga conocimiento de estas enseñanzas o que buscará en ese sector no específico sugerencias para resolver su problema general. Por lo tanto, las decisiones referidas soportan el que el skilled person pueda buscar soluciones en sectores vecinos o en sectores generales de la técnica sin necesidad de ser instado por el estado de la técnica. (9.3.6) Soluciones en sectores de la técnica remotos La propuesta de modificación de las Directrices incluye la expresión:

He (the skilled person) may be expected to look for… or even in remote technical fields, if promted to do so

que no estaba presente en la versión actualmente en vigor. La decisión T560/89, OJ 12/1992, 725, menciona en el punto 5.2:

5.2 According to the established jurisprudence of the Boards of Appeal, a person skilled in the art seeking a solution to a given problem in a specific technical field would, in the absence of useful information in this field, look for suggestions in neighbouring fields or in broader general field in which the same or similar problems arise. He is expected to be aware of such general fields (cf. T 176/48, OJ EPO 1986, 50 and T 195/84, OJ EPO 1986, 121).

………

Thus, although in the Board’s opinion the building industry can be regarded neither as a neighbouring field in particular in view of the very different porosity and uses of the products nor as a broader general field as defined in the decisions mentioned above, it is derivable from (13) that there exists a relationship between the kinds of materials used in the specific field of acetylene storage vessels and those used in that industry. The Board finds that, under these circumstances, the skilled person faced with the problem stated above would naturally have considered looking for suggestions in that field of the building

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industry concerning the reinforcement of cementitious products with fibres.

Esta enseñanza de la decisión podría resumirse de la siguiente manera. Un experto en la materia enfrentado a un problema técnico en un sector técnico específico consideraría consultar otro sector técnico, donde el mismo problema es bien conocido por el público en general debido a un amplio debate al respecto, aunque no sea un sector vecino ni un campo general más amplio si existe una relación entre los tipos de materiales utilizados en el sector específico y en el otro sector. Por tanto, existiría soporte en la decisión T 560/89 para la introducción de la expresión …or even in remote technical fields, if promted to do so. Más aún, teniendo en cuenta el primer párrafo citado de T 569/89, está clara la diferencia entre buscar soluciones en sectores vecinos o generales (para lo cual no es necesario que el estado de la técnica inste al experto en la materia) y buscar soluciones en sectores remotos (donde sí sería necesario que el estado de la técnica inste al experto en la materia). (9.3.7) Actividad Inventiva – Suficiencia de la Descripción La propuesta de modificación de las Directrices incluye la expresión:

It should be borne in mind that the skilled person has the same level of skill for assessing inventive step and sufficient disclosure

El texto propuesto de las Directrices menciona las decisiones T 60/89, T 694/92 y T 373/94 como soporte para esta modificación. La decisión T60/89, OJ 6/1992, 268, menciona en los puntos 2.2.2, 2.2.4 y 3.2.5:

it seems to be necessary to define the skilled person and common general knowledge in the field of genetic engineering in 1978. Parece ser necesario definir a la persona experta y el conocimiento general común en el campo de la ingeniería genética en 1978. It is the opinion of the Board that the skilled person in the field of genetic engineering in 1978 is not to be defined as a Nobel Prize laureate, even if a number of scientists working in this field at that time were actually awarded the Nobel Prize. Rather, it is understood that the skilled person was to be seen as a graduate scientist or a team of scientists of that skill, working in laboratories which developed from molecular genetics to genetic engineering techniques, at that time.

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La opinión del tribunal es que la persona experta en el campo de la ingeniería genética en 1978 no se define como un galardonado con el Premio Nobel, aunque un número de científicos que trabajaban en este campo en ese momento fueran en realidad galardonados con el Premio Nobel. Más bien, se entiende que el experto debía ser visto como un científico de posgrado o un equipo de científicos de esa habilidad, que trabajan en los laboratorios que desarrollaron a partir de la genética molecular las técnicas de ingeniería genética, en ese momento. The Board adopts the view that the same level of skill has to be applied when, for the same invention, the two questions of sufficient disclosure and inventive step have to be considered. El tribunal aprueba el punto de vista de que el mismo nivel de habilidad debe ser aplicado cuando, para la misma invención, se tienen que considerar las dos cuestiones de suficiencia descriptiva y actividad inventiva.

La decisión T694/92, no publicada en OJ, menciona en el punto 28.5:

For the purposes of Articles 56 and 83 EPC the same level of skill is required from the person skilled in the art (see T 60/89, OJ EPO 1992, 286) in two different technical situations: whereas for the purpose of evaluating inventive step the skilled person has knowledge of the prior art only, for the purpose of evaluating sufficiency of disclosure (and, hence, support) he or she has knowledge of the prior art and of the invention as disclosed.

Por último, la decisión T373/94, no publicada en OJ, menciona en el punto

5.8:

The Board adopts the view expressed in Decision T 60/89 (OJ EPO 6/1992, 268, see especially Reasons, point 3.2.5.) that the same level of skill has to be applied when, for the same invention, the two questions of sufficient disclosure and inventive step have to be considered.

Efectivamente, se aprecia que las decisiones referidas proporcionan soporte a la modificación introducida en las Directrices. 3.- La armonización futura: 1) Específicamente, los Grupos están invitados a precisar en qué puntos en

la cuestión del experto en la materia observan la necesidad particular de la armonización internacional.

28

El Grupo Español de la AIPPI coincide con la valoración efectuada en las Orientaciones de Trabajo sobre la importancia de que el concepto de “experto en la materia” que se utilice a nivel internacional para determinar la actividad inventiva de las patentes sea el mismo, en aras a la seguridad jurídica y a fin de evitar que, mediante interpretaciones distintas, pueda llegarse a la situación de que, en circunstancias equivalentes, una patente pueda ser válida en un país y no en otro, o, que una determinada actuación, entre o no dentro del alcance de protección de una patente en función de la interpretación dada en un determinado país del concepto de “experto en la materia”. Siendo el concepto de “experto en la materia” vital para determinar la actividad inventiva, es necesario llegar a un acuerdo internacionalmente aceptado sobre el concepto de “experto en la materia”. En las preguntas siguientes ya se plantean algunas cuestiones relativas a dicho concepto. Además de ellas, el Grupo Español considera que se debería buscar un consenso que permita una interpretación armonizada a nivel internacional sobre los siguientes aspectos: a) La definición del concepto “experto en la materia”. b) La determinación del momento en el que se deben evaluar las competencias del experto, tanto respecto a la apreciación de la validez de la patente, como respecto a la determinación de la existencia de infracción. c) La determinación de que el concepto de “experto en la materia” es un concepto internacional, no asociable a lo que se considere un “experto” en un determinado país. 2) Los Grupos pueden indicar si el estándar del “experto en la materia”

debería ser evaluado como un modelo hipotético o por el contrario valorando in concreto.

La figura del “experto” es un concepto y no una persona concreta, y como tal, es un ser hipotético que no se corresponde con la realidad de una persona determinada. Es la posición hipotética que debería adoptar la persona que difícilmente coincidirá con una persona determinada.

3) ¿Deberían las competencias del “experto en la materia” ir dirigidas a

permitirle ejecutar las órdenes de otra persona o deberían ser creativas además de prácticas y teóricas?

El concepto de “experto en la materia” es el de una persona sin creatividad, ya que de lo que se trata es de determinar si, para dicho “experto en la materia”, la invención es o no evidente, a la vista del estado de la técnica.

29

4) ¿Debería ser la técnica en la que interviene el experto de una única disciplina, o debería cubrir varios sectores técnicos?

La figura hipotética del experto debe serlo en relación con el o los sectores técnicos a los que se refiere la invención, con posibilidad de consultar cuestiones específicas a otros expertos en otros sectores. Pero es importante que quede muy claro que para determinar la existencia de actividad inventiva no se exigirá que la invención no sea evidente para la acumulación de “expertos en la materia” en todos los sectores técnicos, sino que exclusivamente, en el sector o sectores a los que se refiera la invención.

SUMMARY The definitions of the person skilled in the art given in the Spanish Patent Law and in the European Patent Convention are equivalent. The Spanish Patent and Trade Mark Office (hereinafter the SPTO) and the European Patent Office (hereinafter the EPO) have published their respective Examination Guidelines, which are very similar in this aspect. This has led to Spanish Courts issuing decisions which frequently make reference to the criteria adopted by the decisions of the Boards of Appeal of EPO, in order to give form to the figure of the person skilled in the art as contained in the Spanish Patent Law, although they are not obliged to do so. According to the Examination Guidelines of EPO (Chapter IV of part C, paragraph 9.6), which are similar to the content of paragraph 6.5.3.2 of the “Examination Guidelines for Patent Applications” published by the SPTO, a person skilled in the art is one person, although in certain cases it would be more appropriate to think of a group of people, for example, research or production teams, rather than one person. In the draft amendment of the Examination Guidelines published by the EPO, there is no amendment with respect to this aspect. Neither the EPO Guidelines nor the SPTO Guidelines make any statement on whether the person skilled in the art is one person or a team of persons. However, there are at least 3 decisions from the Technical Boards of Appeal of EPO which indicate that in some cases a team of people skilled in the art in different fields of the state of the art are required. The SPTO Examination Guidelines are very clear in stating that a person skilled in the art is a hypothetical person.

In accordance with the dispositions of the Examination Guidelines of EPO and the SPTO, the content of which the Spanish Courts have also

been gathering in a series of recent decisions, the capacities and attributes of a person skilled in the art must be fundamentally executory,

and there is no room for inventiveness or creativity

30

With regard to the use of the same concept of a person skilled in the art in terms of evaluating both inventive step as well as, for example,

sufficiency of disclosure, it should be pointed out that, as far as the stance adopted by the EPO is concerned, although the Examination

Guidelines currently in force do not make any statement on this matter, the draft of the new Guidelines currently being processed dated 4

November 2009 do state that the skilled person has the same level of expertise for evaluating inventive step as for determining sufficiency of

disclosure.

In the Spanish regulatory system, in which patents coexist with utility models, the concept of the person skilled in the art is the same. The only aspect that changes is his evaluation of the invention, in the sense that it may be obvious or very obvious, according to whether it is a patent or a utility model respectively, but the concept or characterisation of the skilled person in itself does not change. The Spanish Courts have barely considered giving a general reply to the questions posed with regard to the level of qualification or skills of the skilled person or the nature and scope of his knowledge. This debate has not arisen and, in general in patent litigation, the selection of experts is established depending on their knowledge in each field, procured through academic knowledge rather than from the field, experience or degree of knowledge of the average technician. There is a certain unanimity that the knowledge of the person skilled in the art covers the contents of the text books or manuals on the subject matter of the invention on the priority date of the patent. It is his own knowledge which forms the technical profile of who has a specific knowledge in relation to the technical field in question.

In the same way, the specific databases commonly used in a technical field are also considered part of this common general

knowledge, to which the person skilled in a specific art will refer as part of his training or technical knowledge.

The knowledge and experience of the person skilled in the art are attributed to his own field of technology and training. However, for the purposes of evaluating the suitability of solutions which emanate from other fields of expertise, the doctrine of the Boards of appeal of EPO consider that they shall be able to use the suggestions proceeding from neighbouring fields or from wider general technical fields, provided that the problem that has arisen is the same or similar, and provided that it could be expected of the skilled person to be up to date with these general matters.

The nature of competence of the person skilled in the art will depend of the technical field to be analysed. As established in the doctrine, what is important is that that

person – the person skilled in the art – is the suitable person to evaluate the technical question that he intends to clear up during the process.

31

As can be deduced from the SPTO Examination Guidelines, the skills of the person skilled in the art must be both theoretical and practical at the same time.

The assessment of the skills of the person skilled in the art is carried out in practice by the Court within the framework of civil infringement and/or validity proceedings of a patent/utility model, or under the contentious-administrative jurisdiction of the courts, when there is debate as to the validity of a patent / utility model in prior opposition proceedings which have been appealed by one of the parties. From the moment that the skilled person intervenes in the proceedings, he adopts the capacity of an expert witness. The Spanish Group of AIPPI coincides with the evaluation carried out by the Working Guidelines, that it is important that the concept of a “person skilled in the art” which is used on an international level for determining inventive step for patents be the same, with the aim of ensuring legal certainty and in order to avoid, through differing interpretations, reaching the point where, in equivalent circumstances, a patent may be valid in one country and not in another, or where a certain act falls within or outside the scope of protection of a patent, depending on the interpretation given in a specific country to the concept of a “person skilled in the art.” As the concept of the “person skilled in the art” is vital for determining inventive step, it is necessary to reach an internationally accepted agreement on the concept of the “person skilled in the art.” The Spanish Group considers that consensus must be sought which allows a harmonised interpretation on an international level of the following aspects: a) The definition of the concept of a “person skilled in the art.” b) The determination of the moment at which the skills of the skilled person must be assessed, both with regard to the assessment of the validity of the patent and with regard to determining the existence of an infringement. c) The determination that the concept of a “person skilled in the art” is an international concept, which cannot be associated with what is considered an “expert” in a certain country. Résumé Les définitions de l’homme du métier données par la loi Espagnole sur les brevets et par la Convention sur le Brevet Européen sont équivalentes. L’Office Espagnol des Brevets et des Marques (désigné par la suite OEBM) et l’Office Européen des Brevets (désigné par la suite OEB) ont publié leurs directives respectives qui, en l’espèce, sont très similaires. Cela a conduit les tribunaux espagnols à faire fréquemment référence dans leurs décisions aux critères adoptés dans les décisions des chambres de recours de l’OEB pour déterminer la figure de l’homme du métier contenue dans la loi espagnole sur les brevets, bien qu’ils n’y soient nullement tenus.

32

Selon les directives relatives à l’examen pratiqué à l’OEB (Chapitre IV, partie C, paragraphe 9.6) qui sont similaires en contenu au paragraphe

6.5.3.2 des directives relatives à l’examen des demandes de brevet éditées par l’OEBM, l’homme du métier est une personne, bien que dans

certains cas il soit plus approprié d’envisager un groupe de personnes qu’un individu unique, par exemple une équipe de recherche ou de

production. Dans le projet de modifications des directives relatives à l’examen publié par l’OEB, il n’est envisagé aucun changement relatif à

cet aspect.

Pas plus les directives de l’OEB que celles de l’OEBM ne se prononcent sur le fait de savoir si l’homme du métier est une personne ou un groupe de personnes. Toutefois il existe au moins trois décisions des chambres techniques de recours de l’OEB qui signalent qu’en certaines situations il

est nécessaire de se référer à un groupe d’experts en la matière dans des domaines techniques différents.

Les directives de relatives à l’examen pratiqué à l’OEBM se prononcent clairement en ce sens, signalant que l’homme du métier est une

personne physique.

En accord avec ce que mentionnent les directives relatives à l’examen de l’OEB et de l’OEPM, dont le contenu a été repris par nos tribunaux dans une série de décisions récentes, les capacités et les attributs de

l’homme du métier doivent être fondamentalement exécutifs, sans aucun espace pour l’activité inventive ou la créativité.

En ce qui concerne l’emploi d’un même concept de l’homme du métier afin d’évaluer aussi bien l’activité inventive que, par exemple, la

suffisance de description, il faut remarquer la posture adoptée par l’OEB. Bien que les directives en vigueur actuellement ne se prononcent pas en la matière, le projet de nouvelles directives en date du 4 novembre 2009, actuellement en discussion, affirme que l’homme du métier possède le

même niveau d’expertise qu’il s’agisse d’évaluer l’activité inventive ou la suffisance de la description.

Les tribunaux espagnols ont à peine abordé la possibilité de donner une réponse générale quant au niveau de qualification ou de compétence de

l’homme du métier ou bien quant à la nature et la portée de ses connaissances. Ce débat n’a pas eu lieu et en général au cours de

litiges portant sur des brevets, le choix de l’homme du métier se fait en fonction des connaissances propres à chaque domaine technique,

tenant en compte ses connaissances académiques et non propres au

33

domaine technique, son expérience ou le degré de connaissance du technicien moyen.

Il existe une certaine unanimité pour considérer que les connaissances de l’homme du métier s’étendent au contenu des ouvrages ou manuels dans le domaine de l’invention, à la date de priorité du brevet. Ce sont les connaissances propres qui forment le profil technique de celui qui

possède un savoir spécifique en relation au domaine technique considéré.

De la même manière, les bases de données spécifiques, d’utilisation commune dans un domaine technique, sont ainsi considérées comme

faisant partie des connaissances générales communes, de la formation ou du bagage technique, auxquels aurait recours l’homme du métier

dans un domaine spécifique.

Les connaissances et l’expérience de l’homme du métier proviennent de son propre domaine technique ou de sa formation. Toutefois, dans le but d’évaluer la pertinence des solutions qui proviennent d’autres domaines techniques, la doctrine des chambres de recours de l’OEB a statué qu’il

était possible d’utiliser des suggestions provenant de domaines techniques voisins ou de domaines techniques généraux plus larges, à condition que le problème technique défini soit identique ou similaire et

que l’on puisse espérer de l’homme du métier qu’il ait accès à ces domaines techniques généraux.

La nature des compétences dépendra du secteur technique à analyser.

Tel qu’il est établi par la doctrine, l’important est que cette personne, l’homme du métier, soit la mieux à même d’évaluer la question technique

à laquelle il est prétendu répondre à travers ce procédé.

D’après ce qui peut être déduit des directives relatives à l’examen de l’OEBM, les compétences de l’homme du métier doivent être théoriques

et pratiques en même temps.

L’évaluation des compétences de l’homme du métier s’effectue dans la pratique par le tribunal dans le cadre d’un litige civil pour infraction et/ou

34

validité d’un brevet/ modèle d’utilité, ou au sein de la juridiction du contentieux-administratif au moment où se discute la validité d’un

brevet/modèle d’utilité dans une procédure antérieure d’opposition dont la décision a fait l’objet d’un recours pour l’une des parties.

Dès l’instant où l’homme du métier intervient dans une procédure, il adopte la qualification de témoin expert.

L’opinion du groupe espagnol de l’AIPPI coïncide avec l’évaluation réalisée au cours des orientations de travail. Il est important que le

concept « d’homme du métier » qui s’utilise au niveau international pour déterminer l’activité inventive des brevets soit le même afin de préserver

la sécurité juridique et afin d’éviter que, à travers des interprétations distinctes, on puisse arriver à la situation dans laquelle, en des

circonstances équivalentes, un brevet puisse être considéré valide dans un pays et non dans un autre. Cela éviterait de la même façon qu’une

action déterminée entre ou non dans l’étendue de la protection conférée par un brevet en fonction de l’interprétation du concept de l’homme du

métier dans un pays donné.

Tenant compte du fait que le concept « d’homme du métier » est vital pour déterminer l’activité inventive, il est nécessaire d’aboutir à un

accord accepté au niveau international sur ce concept.

Le groupe espagnol considère qu’il est nécessaire de chercher un consensus qui permette une interprétation harmonisée au niveau

international des aspects suivants :

a) La définition du concept « d’homme du métier ». b) La détermination du moment auquel doivent être évaluées les compétences de

l’homme du métier, aussi bien pour apprécier l’activité inventive du brevet, que pour déterminer l’existence d’une infraction.

c) La détermination du concept « d’homme du métier » comme un concept international non compatible avec le fait que l’on considère un homme du métier dans un pays déterminé.

Zusammenfassung Die Definitionen des Fachmanns im Spanischen Patentgesetz und im Europäischen Patentgesetz sind gleichwertig. Das Spanische Patent und Markenamt (im Folgenden SPTO) und das Europäische Patentamt (im Folgenden EPO) haben jeweils ihre Richtlinien für die Prüfung veröffentlicht,

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welche in dieser Hinsicht sehr ähnlich sind. Dies hat dazu geführt, dass spanische Gerichte Entscheidungen herausgegeben, welche regelmäßig auf die von den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPO angewandten Kriterien verweisen, um der Gestalt des im spanischen Patentgesetztes enthaltenen Fachmanns Form zu geben, obwohl dazu keine Verpflichtung besteht. Gemäß der Richtlinien für die Prüfung im EPO (Kapitel IV des Teils C, Paragraph 9.6), welche dem Inhalt des Paragraphen 6.5.3.2 der vom SPTO veröffentlichten „Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen“ ähnlich sind, ist der Fachmann als eine einzige Person anzusehen, wobei es in bestimmten Fällen angemessener wäre, an eine Gruppe von Personen, wie zum Beispiel Forschungs- oder Produktionsteams, anstelle einer einzigen Person zu denken. Im Verbesserungsentwurf der vom EPO veröffentlichten Richtlinien für die Prüfung findet sich keine Änderung in Bezug auf diesen Aspekt. Weder in den EPO Richtlinien noch in den SPTO Richtlinien findet sich eine Stellungnahme darüber, ob der Fachmann eine einzelne Person oder eine Gruppe von Personen ist. Allerdings gibt es zumindest drei Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammern des EPO, in welchen angezeigt wird, dass in manchen Fällen eine Gruppe von Fachmännern aus verschiedenen Fachgebieten erforderlich ist. Die SPTO Richtlinien für die Prüfung zeigen klar an, dass der Fachmann eine hypothetische Person ist. In Übereinstimmung mit den Anordnungen der Richtlinien für die Prüfung des EPA und des SPTO, der Inhalt, zu welchem die spanischen Gerichte auch in einer Reihe von kürzlichen Entscheidungen beigetragen haben, müssen die Fähigkeiten und die Eigenschaften des Fachmanns im Wesentlichen ausübend sein. Es gibt keinen Platz für erfinderische Tätigkeit oder Kreativität. Hinsichtlich der Verwendung desselben Konzepts des Fachmanns für die Evaluierung der erfinderischen Tätigkeit sowie beispielsweise der vollständigen Offenbarung, muss betont werden dass, soweit die Haltung des EPO betroffen ist, obgleich die derzeit gültigen Richtlinien für die Prüfung keine Stellungnahme zu dieser Angelegenheit machen, der Entwurf der derzeit vom 4. November 2009 bearbeiteten neuen Richtlinien festlegt, dass der Fachmann denselben Grad an Fachwissen für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit als auch für die Bestimmung der vollständigen Offenbarung hat. Im spanischen Regulierungssystem, in welchem Patente neben Gebrauchsmustern bestehen, ist das Konzept des Fachmanns dasselbe. Der einzige sich verändernde Aspekt ist seine Beurteilung der Erfindung, in dem Sinne, dass es offensichtlich oder sehr offensichtlich sein kann, entsprechend ob ein Patent beziehungsweise ein Gebrauchsmuster vorliegt, sich jedoch das Konzept oder die Charakteristik des Fachmanns als solches nicht ändert. Die spanischen Gerichte haben es kaum in Betracht gezogen eine allgemeine

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Antwort auf die Frage hinsichtlich der Qualifikation oder der Fähigkeiten des Fachmanns oder der Natur und Umfang seines Fachwissens zu geben. Diese Frage hat sich nicht gestellt und, generell in Patentverletzungssachen, die Auswahl der Experten ist von ihrem Wissen im betreffenden Fachgebiet abhängig, eher durch das akademische Wissen erworben als aus dem Gebiet, der Erfahrung oder dem Wissensgrad des durchschnittlichen Technikers. Es gibt eine gewisse Einstimmigkeit, dass das Wissen des Fachmanns den Inhalt der Lehrbücher oder Handbücher über den Gegenstand der Erfindung am Prioritätstag des Patents abdeckt. Es ist sein eigenes Wissen, welches das technische Profil desjenigen ausmacht, der spezielles Wissen in Bezug auf das fragliche technische Gebiet hat. Ebenso sind die auf diesem technischen Fachgebiet üblicherweise genutzten speziellen Datenbanken als Teil des allgemeinen, generellen Wissens in Betracht zu ziehen, auf welche sich der Fachmann eines bestimmten Gebietes als Teil seiner Ausbildung oder seines technischen Wissen beziehen wird. Das Wissen und die Erfahrung des Fachmanns sind auf sein eigenes technologisches Gebiet und seine Ausbildung zurückzuführen. Für die Zwecke der Bewertung der Eignung von Lösungen jedoch, welche aus anderen Fachgebieten hervorgehen, zieht der Lehrsatz der Beschwerdekammern des EPO in Betracht, dass diese die aus benachbarten oder aus breiteren, allgemeineren technischen Gebieten ausgehenden Vorschläge benutzen sollen, vorausgesetzt dass das aufgetretene Problem das selbe oder ein ähnliches ist und dass es vom Fachmann erwartet werden konnte, dass er mit diesen allgemeinen Angelegenheiten auf dem Laufenden ist. Das Wesen der Kompetenz des Fachmanns wird vom zu analysierenden technischen Gebiet abhängen. Wie im Lehrsatz etabliert, ist es von Bedeutung, dass die Person – der Fachmann – eine geeignete Person zur Bewertung der technischen Frage, welche er im Arbeitsablauf lösen möchte, ist. Wie aus den SPTO Richtlinien zur Prüfung abgeleitet werden kann, müssen die Fähigkeiten des Fachmanns sowohl theoretischer als gleichzeitig auch praktischer Natur sein. Die Bewertung der Fähigkeiten des Fachmanns wird in der Praxis durch das Gericht innerhalb des Rahmens der zivilen Rechtsverletzung und/oder der Rechtsbeständigkeit eines Patents/Gebrauchsmusters oder unter der Streit/Verwaltungsgerichtsbarkeit der Gerichte durchgeführt, im Falle einer Erörterung hinsichtlich der Rechtsbeständigkeit eines Patents/Gebrauchsmusters in früheren Einspruchsverfahren, in welchen durch eine der Parteien Berufung eingelegt worden ist. Vom dem Augenblick an, an dem der Fachmann in das Verfahren eingreift, nimmt er die Eigenschaft eines sachkundigen Zeugen an. Die Spanische Gruppe des AIPPI stimmt mit der durch die Arbeitsrichtlinien durchgeführten Bewertung überein, dass es bedeutsam ist, dass das Konzept des „Fachmanns“, welches auf internationaler Ebene zur Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit von Patenten benutzt wird, dasselbe sein muss, mit dem Ziel die Rechtssicherheit zu gewährleisten und aufgrund von unterschiedlichen Interpretationen das Erreichen eines Punkt zu vermeiden, wo

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unter äquivalenten Bedingungen ein Patent in einem Land rechtsgültig und im anderen Land nicht rechtsgültig ist, oder wo eine spezielle Handlung innerhalb oder außerhalb des Schutzbereichs des Patents fällt, abhängig von der in einem bestimmten Land gegebenen Interpretation hinsichtlich des Konzepts des „Fachmanns“. Da das Konzept des „Fachmanns“ entscheidend für die Bestimmung der erfinderischen Tätigkeit ist, ist es notwendig ein international anerkanntes Abkommen hinsichtlich des Konzepts des „Fachmanns“ zu erreichen. Die Spanische Gruppe zieht in Erwägung, dass eine Übereinstimmung, welche eine vereinheitlichte Interpretation auf internationaler Ebene für die folgenden Aspekte erlaubt, erstrebt werden muss: a) Die Definition des Konzepts des „Fachmanns“. b) Die Festlegung des Zeitpunktes an welchem die Fähigkeiten des Fachmanns beurteilt werden müssen, sowohl im Hinblick auf die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit des Patents als auch im Hinblick der Bestimmung der Tatsache einer Verletzung. c) Die Festlegung, dass das Konzept des „Fachmanns“ ein internationales Konzept ist, welches nicht mit den Betrachtungen eines „Experten“ in einem bestimmten Land verbunden werden kann.