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SUMARIO

Introducción. I. La piratería marcaria. II. La nulidad por mala fe. III. La aplicación complementaria de la Ley de Represión de la Competencia Desleal frente a la piratería marcaria. IV. ¿Es eficaz el uso complementario de las normas de propiedad industrial y las de represión de la competencia desleal para la represión de la piratería marcaria?

MARCO NORMATIVO

Régimen Común sobre la Propiedad Industrial, Decisión 486 (01/12/2000): arts. 136, 137, 154, 155, 157, 172, 226, 229, 231 y 259.

Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Co-munidad Andina, Decreto Legislativo Nº 1075 (28/06/2008): arts. 12 y 98.

Ley de Represión de la Competencia Desleal, Decreto Le-gislativo N° 1044 (26/06/2008): arts. 6, 8, 11, 12 y quinta disposición complementaria final.

INTRODUCCIÓN

Comenzaremos la presente contribución con un resumen de los hechos controvertidos en un muy interesante caso recientemente resuelto en el Indecopi1. El caso consistía en la denun-cia por la comisión de actos de competencia desleal planteada por una empresa en contra de una persona natural (dedicada a la impor-tación y comercialización de vitaminas y suple-mentos nutricionales) que, a título personal y a través de terceros, había registrado 35 mar-cas que distinguían suplementos alimenticios reconocidos a nivel internacional, con la fi na-lidad de evitar que los competidores naciona-les puedan comercializar dichos productos en el Perú, ya que cada vez que estos importa-ban los referidos productos, el denunciado in-terponía acciones por infracción de derechos de marca y denuncias penales.

Cómo reprimir la “piratería marcaria” mediante el uso complementario de las normas de propiedad

industrial y las de competencia desleal* **

Alex SOSA HUAPAYA***

Si se registra de manera fraudulenta una marca extranjera en el país, el titular afectado podría ejercer la acción de nulidad que contempla el sis-tema de propiedad industrial y además denunciar la confi guración de un acto de competencia desleal por infracción a la cláusula general. En este artículo se explican las principales características de estas dos impor-tantes herramientas para la represión de los actos de piratería marcaria, y también se analiza la poca efi cacia práctica que actualmente tiene en nuestro país el uso complementario de ambos sistemas debido a que no existen reglas claras al respecto.

NFORME PRÁCTICO MERCANTILI

* El presente artículo ha sido elaborado gracias al invaluable apoyo de Luis José Diez Canseco Núñez, a quien el autor le dedica las siguientes páginas.

** El autor agradece los valiosos comentarios de Ricardo Maguiña Pardo, Alfredo Lindley-Russo y Fio-rella Núñez Paz; no obstante, se hace enteramente responsable del contenido de este artículo. Asi-mismo, quiere dejar constancia que las opiniones plasmadas en este artículo son personales y no comprometen en modo alguno a la institución en la que realiza sus labores.

*** Secretario Técnico de la Comisión Permanente de Ética del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conar). Candidato a Magíster de la Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú. Especialista en Derecho de la Competencia por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), centro adscrito a la Universidad Complu-tense de Madrid.

1 Dicho caso se tramitó bajo el Expediente Nº 138-2008/CCD y fue resuelto en primera y segun-da instancia por las Resoluciones Nºs 183-2010/CCD-INDECOPI y 1605-2011/SC1-INDECOPI, respectivamente.

Durante el transcurso del procedimiento, tanto la Comisión de Fiscali-zación de la Competencia Desleal (en adelante, la Comisión) como la Sala Nº 1 de Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala), califi caron la conducta del denunciado como “pira-tería marcaria” y establecieron interesantes criterios en los que: i) se resaltó la importancia y preeminencia del sistema de represión de la competencia desleal para el análisis integral de las conductas inves-tigadas cuando estas se encuentran relacionadas con el uso desleal del sistema de propiedad industrial; dejando abierta la posibilidad de

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INFORME PRÁCTICO MERCANTIL

que la declaración de la deslealtad de la práctica cuestionada, sea tomada en consideración por las instancias de propiedad industrial; y, ii) se cons-truyó un supuesto de deslealtad co-mercial confi gurado por el “abuso del derecho”, el cual, a decir de la Comi-sión, puede ser perpetrado median-te el aparente ejercicio legítimo de un derecho en cualquier ámbito del sis-tema jurídico, con la fi nalidad de des-viar la demanda, mediante el entorpe-cimiento de los demás concurrentes en el mercado2.

En el presente artículo no se debatirá ni detallará los criterios antes señala-dos, debido a que estamos de acuer-do con ellos. Sin embargo, sí preten-demos desarrollar las herramientas con las que cuentan los agentes eco-nómicos para reprimir los actos de “piratería marcaria” mediante las nor-mas de propiedad industrial y de re-presión de la competencia desleal, respectivamente. Del mismo modo, se cuestionará la efectividad práctica del uso complemen-tario de tales normas, y también intentaremos precisar por qué consideramos que el mencionado caso debió ser aprovechado por la Comisión para incorporar jurispruden-cialmente la fi gura desarrollada por la doctrina de los “ac-tos de obstaculización”, más que la construcción del su-puesto de deslealtad por “abuso del derecho”.

I. LA PIRATERÍA MARCARIAPodemos defi nir a la piratería marcaria como el apodera-miento desleal de un signo distintivo3, el cual se presen-tará, por lo general, con el registro de marcas extranjeras que no se encuentren inscritas en territorio nacional4. Es-tas marcas sujetas a los actos de piratería, se tratarán –por lo general– de marcas que gozan de un cierto prestigio y reputación en el extranjero5.

En los siguientes apartados presentaremos cómo las normas de propiedad industrial y las de represión de la

competencia desleal, en virtud del principio de comple-mentariedad relativa6 que existe entre ambas, poseen me-canismos que de manera conjunta pueden servir al ver-dadero titular de la marca extranjera a fi n de reprimir la piratería marcaria.

II. LA NULIDAD POR MALA FE

La marca extranjera registrada en territorio nacional de manera fraudulenta por un tercero goza de protección a través de la acción de nulidad establecida en el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Dicha protección se da a través de la nulidad relativa: i) por obte-ner un registro de mala fe7 y, ii) por obtener el registro en contravención con lo dispuesto en el artículo 136, inciso d (marcas de agente o representante).

En el primer caso, se declarará la nulidad del registro de la marca cuando se determine que esta ha sido obtenida de “mala fe”. Esta mala fe debe ser entendida como un

2 ARAMAYO BAELLA, Abelardo. “Competencia desleal por abuso del sistema de propiedad industrial ¿Relación complementaria o subordinada entre las disciplinas de competencia desleal y propiedad industrial?”. En: Derecho de la Competencia. Revista de Derecho Administrativo. Círculo de Derecho Administrativo de la Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Tomo II, N° 10, Lima, noviembre 2011, pp. 211-219.

3 RANGEL ORTIZ Horacio. La piratería de marcas y su represión. México, 1989, p. 376. Consulta: 10 de febrero de 2012. Disponible en: <http://www.juridicas.unam.mx/publica/li-brev/rev/jurid/cont/20/pr/pr19.pdf>.

4 Según Otamendi: “Es el caso de quien registra marcas de terceras personas. Así, se considerarán nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero (…) generalmente, estos actos de piratería se han dado con respecto a marcas registradas en el extranjero y que gozaban fuera de nuestro país de un cierto prestigio y notoriedad”. (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas. Sexta Edición. Lexis Nexis, Argentina, 2006, p. 347).

5 OTAMENDI, Jorge. Ibídem y BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Tomo II, segunda edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, p. 322.

6 MASSAGUER FUENTES, José. “La protección jurídica de la marca no inscrita”. En: GIMENO-BAYÓN COBOS, Rafael (Coordinador). Derecho de Marcas. Bosh, Barcelona, 2003, p. 49.

7 El artículo 172 de la Decisión 486 señala respecto a la nulidad relativa por mala fe lo siguiente: (…) La autoridad nacional competente decretará de ofi cio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contraven-

ción de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

(…)

MECANISMOS PARA LA REPRESIÓN DE LA “PIRATERÍA MARCARIA”

Propiedad Industrial (Marcas)

¿Cómo reprimir la “piratería marcaria”?

1) Nulidad por “mala fe”

2) Nulidad de marca de agente o repre-sentante

Mala fe = Acto contrario al principio de competencia por eficiencia = Cláusula general

Competencia Desleal

Cláusula General: “Abuso del Derecho”(Propuesta: Actos de

Obstaculización)

Principio de Complementariedad relativo

A CTUALIDAD MERCANTIL

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concepto jurídico indeterminado, que opera como una pe-queña cláusula general de deslealtad comercial8 que, por lo general, implica o conlleva ser un acto contrario al prin-cipio de competencia por efi ciencia9 que debe orientar la concurrencia de los agentes económicos en el mercado.

Si bien en el referido artículo no se señala expresamen-te que el registro fraudulento de marcas extranjeras sea una causa de nulidad de registro, como sí lo hace la Di-rectiva 89/104/CEE de la Unión Europea10, el apoderarse de una marca extranjera con la fi nalidad de obtener bene-fi cios económicos a través de su explotación o la obstacu-lización del titular o distribuidores de dicha marca de ac-ceder al mercado nacional, es un acto desleal que debe ser entendido como una obtención de registro efectuado de mala fe11.

El segundo supuesto (nulidad de marca de agente o repre-sentante) se trata de un caso de mala fe específi co, en el que se declarará la nulidad de la marca que sea idéntica o se asemeje a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribui-dor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero12.

Este tipo de registro fraudulento, se caracteriza por la con-currencia de tres elementos: i) la preexistencia de una marca protegida en el extranjero, ii) la solicitud u obten-ción del registro en el Perú por quien resulte ser, a estos efectos, agente o representante del titular de la marca ex-tranjera13; y, iii) la falta de justifi cación por parte del agente o representante de la solicitud u obtención del registro14.

En estos casos, la mala fe del titular fraudulento consiste en que siendo o habiendo sido agente o representante de un titular de una marca registrada en el extranjero, la re-gistre en territorio nacional sin autorización de este. Así, bastará que el solicitante de la nulidad acredite la existen-cia de los elementos i) y ii), y que el titular fraudulento no pueda acreditar el elemento iii), para que la autoridad na-cional competente pueda declarar la nulidad del registro.

Cosa distinta sucede cuando no existe una relación de agencia o representación entre el titular de la marca ex-tranjera y el titular fraudulento, pues en estos casos el so-licitante de la nulidad deberá acreditar la mala fe en la ob-tención del registro, lo cual evidentemente no va a ser nada fácil, ya que por lo general, no existirán pruebas con-cretas que puedan demostrar el acto desleal del titular pi-rata. Algunos elementos que podrían permitir a la Adminis-tración determinar que existió mala fe en la obtención del registro son los siguientes:

1. Que el titular de la marca haya conocido previamen-te la marca extranjera. En efecto, el conocimiento pre-vio de la existencia de la marca extranjera coloca al ti-tular de la marca en una posición originaria de mala fe respecto de ese registro, toda vez que no se encuentra ningún motivo para justifi car que tras un conocimiento previo de la marca no se esconda una conducta basa-da en la mala fe15. Ello en la medida que quien solicita el registro es consciente de que existe una marca idén-tica o similar en el extranjero que distingue los mismos productos o servicios con éxito16.

8 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. “Nulidad y Caducidad”. En: Manual de la Propiedad Industrial. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, 2009, p. 736.9 Este postulado, de carácter netamente económico, consiste en que los agentes económicos deben competir en el mercado y tratar de mejorar su situación explotando sus pro-

pias prestaciones. Dicho desde otra perspectiva, esto signifi ca que el progreso de dichos agentes en el mercado no puede hacerse levantando obstáculos a la labor que llevan a cabo sus competidores (EMPARANZA SOBEJANO, Alberto. El boicot como acto de competencia desleal contrario a la libre competencia. Civitas, Madrid, 2000, p. 104).

10 En efecto, al regular las prohibiciones y causas de nulidad relativas, el inciso g) del artículo 4.4. de la referida la Directiva 89/104/CEE señala que: Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida en que: (…) g) La marca pueda confundirse con una marca que, en la fecha de presentación de la solicitud, estaba siendo usada en el extranjero y que continúe utilizándose allí siempre que

la solicitud hubiera sido hecha de mala fe por el solicitante.11 En efecto, el registrar una marca con la fi nalidad de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal se encuentra prohibido en virtud de lo dispuesto en el artículo

137 de la Decisión 486. Este artículo es aplicable tanto para presentar oposiciones a solicitudes de registro como para solicitar la nulidad relativa de la marca por mala fe. En este mismo sentido, consideramos pertinente mencionar lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Legislativo N° 1075 que señala lo siguiente: “[L]a prelación en el derecho de

propiedad industrial se determinará por el día y hora de presentación de la solicitud de registro. La prelación a favor del primer solicitante supone su buena fe y, en consecuen-cia, no se reconocerá tal prelación cuando quede demostrado lo contrario” (el resaltado es nuestro).

12 Decisión 486 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando

el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;13 Según Massaguer. “[A] estos efectos, se tiene por agente a toda persona que independientemente y en nombre propio o en nombre ajeno se dedique, en un sentido económico, a la

distribución de los productos o servicios de un tercero en el mercado. Debe comprenderse en esta noción de agente, por ello, tanto al agente comercial en sentido propio, como al concesionario o distribuidor exclusivo (…), al distribuidor seleccionado, al distribuidos no exclusivo ni seleccionado, al franquiciado (…) pero también al licenciatario de una pa-tente, know how u otra modalidad de propiedad industrial o intelectual; no merece esta consideración, en cambio, el simple comprador o adquiriente de los productos o servicios. De su lado, la noción de representante comprende a todos los auxiliares dependientes y al comisionista (…) No se exige, en cambio, que la solicitud de la marca en España se presente durante la vigencia de la relación de agencia o representación, por lo que a estos efectos debe considerarse marca de agente o representante tanto a la solicitada tras el establecimiento de la relación de agencia o representación, como a la solicitada antes de celebrar el contrato correspondiente, esto es, durante los tratos preliminares, o inclu-so una vez fi nalizada aquella relación” (MASSAGUER FUENTES, José. Ob. cit., p. 60). Es importante precisar que debe existir (o debe haber existido) alguna relación contrac-tual entre el titular de la marca y el titular fraudulento, de lo contrario estaríamos frente a una nulidad relativa de mala fe en general y no el tipo específi co de marca de agente o representante.

14 Ibídem, p. 59.15 GARCÍA DE CORTÁZAR FAJARDO, Isabel. “La mala fe en el procedimiento de la ICANN”. En: Actas de Derecho Industrial. Tomo 28, Marcial Pons, Madrid, Año 2007-2008,

pp. 243-244.16 Sobre el particular, Bertone y Cabanellas De Las Cuevas, señalan que: “(…) el titular del registro cuya nulidad se pretende debe tener conocimiento de la situación fáctica antedi-

cha, o sea el uso y reputación de la marca, o bien encontrarse en una posición tal que esa situación sea de conocimiento presumible o que tal conocimiento deba ser tenido por un buen hombre de negocios” (BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Ob. cit., p. 325).



2. Que el uso de la marca extranjera idéntica o confundi-ble con la registrada por el titular fraudulento debe ser real y efectivo. Esto implica que se deberá probar que el uso de dicha marca es actual y que los productos o servicio que distingue tengan una importante demanda o cuota de mercado en el rubro de interés. Cabe seña-lar que quien interpone la nulidad no tiene que probar la notoriedad de la marca extranjera. Si se está frente a este supuesto, debe aplicarse la nulidad relativa por ser un registro contrario al artículo 136, inciso h) de la Decisión 48617, en lugar de la nulidad por mala fe en el registro.

3. El fi n especulativo del registro. Existe mala fe en el re-gistro cuando este ha sido inscrito con la fi nalidad de vender o licenciar el uso de la marca al titular de la marca idéntica o confundible en el extranjero18. La doc-trina considera que este será un medio probatorio idó-neo para acreditar la mala fe del titular de registro de una marca idéntica a la marca extranjera, debido a que demuestra la conducta desleal del titular pirata y el conocimiento previo de la existencia de la marca en el extranjero, toda vez que dicho acto no podría atribuirse a una simple coincidencia. Sin perjuicio de lo expues-to, si la marca registrada es solo semejante (o con-fundible), la Administración deberá evaluar este medio probatorio en virtud del carácter arbitrario, evocativo o de fantasía de la marca en cuestión, toda vez que mientras mayor fuerza distintiva tenga el signo, más extraño será que su registro haya sido producto de la coincidencia19.

4. Finalidad de impedir el acceso al mercado. Para que este medio probatorio sea susceptible de acreditar la mala fe del titular del registro, se debe probar que: i) dicha marca ha sido registrada para impedir que el titular de la marca en el extranjero o terceros distri-buidores (autorizados o no) puedan ingresar sus pro-ductos al mercado, con la fi nalidad de obtener un be-nefi cio económico directo como es el conseguir ser el único comercializador de dicha marca en el mercado o

Por su parte, Fernández-Nóvoa señala que una forma de probar este conocimiento previo es mediante documentos que acrediten que entre el titular de la marca en el extranje-ro y el titular pirata hayan existido tratos o relaciones concernientes a la marca o si se prueba que el titular pirata hubiese participado activamente en una exposición o feria en la que estuvieron presentes los productos o servicios distinguidos por la marca extranjera (FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. Ob. cit., p. 738). En esa misma línea, Otamendi señala que este conocimiento previo también puede suponerse cuando se acredite que el titular pirata es un comerciante dedicado a la explotación del mismo ramo (OTAMENDI, Jorge. Ob. cit., p. 351).

17 Decisión 486 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cua-

lesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

18 Sobre las marcas especulativas, Otamendi sostiene que “la Ley de Marcas está al servicio del comercio. La marca se registra para sea usada, aun cuando se admitan las mar-cas de defensa. La obligación de usar la marca confi rma esto con claridad.

Quien legítimamente solicita el registro de una marca no puede verse impedido de obtenerlo por quien jamás pensó usar la marca oponente sino solo hacer un negocio con la misma.

La norma no prohíbe la venta de las marcas, solo prohíbe el negocio habitual de venta y la especulación con marcas. Cualquier titular de una marca que no desee usarla más o que decida que no ha de utilizarla, puede vender su marca y obtener una buena ganancia con ello. Lo que no puede hacer es dedicarse a ello con habitualidad” (Ob. cit., p. 353). El resaltado es nuestro.

19 Ibídem, p. 351.20 Esto, en la medida que coexisten disposiciones que apuntan hacia una acentuada aplicación del principio de inscripción registral (artículo 154 de la Decisión 486) con otras que

reconocen el principio de prioridad en el uso para el nacimiento del derecho (artículo 229, literal a) de la Decisión 486) y la facultad atribuida al titular de una marca notoria y no inscrita del ius prohibendi que le permite perseguir conductas susceptibles de generar confusión (artículo 231 de la Decisión 486). (SCHIANTARELLI GONZALES, Juan Pablo. “La aplicación de las normas sobre publicidad comercial: un enfoque desde la óptica de las normas sobre competencia desleal y propiedad industrial”. En: Ius Et Veritas. Nº 29, Pontifi cia Universidad Católica del Perú, Lima, 2004, p. 67).

mediante la venta de dicha marca a quien debería ser su verdadero titular; o, ii) la marca registrada es idénti-ca o confundible con una marca extranjera que distin-gue productos o servicios que compiten con los del ti-tular fraudulento. En este caso, el “pirata” registra la marca con fi nes exclusorios, toda vez que con dicho registro pretenderá obstaculizar el acceso al mercado de una marca competidora. En ambos casos, el titular fraudulento por lo general obstaculizará el acceso al mercado a través de la interposición de acciones lega-les, como por ejemplo, la interposición de acciones por infracción al derecho de marcas.

Como hemos podido apreciar, nuestro sistema de propie-dad industrial cuenta con mecanismos para proteger las marcas extranjeras no inscritas, no obstante regirse por un sistema constitutivo de derechos (en realidad, mixto de re-gistro y uso20). Sin embargo, estos mecanismos de protec-ción no son completos, toda vez que quien debería ser el verdadero titular de la marca registrada de manera fraudu-lenta, carecerá de las acciones de defensa de marca con las que cuenta cualquier titular y en casos como el que sir-ve de ejemplo, no contará con una herramienta efi caz que le permita reprimir un acto de piratería marcaria sistemáti-co, como es el registro de 35 marcas fraudulentas, debido a que la acción de nulidad se interpone por cada registro, analizándose cada caso en particular.

En efecto, si el agente afectado contaría únicamente con la acción de nulidad para reprimir esta fi gura, no le que-daría más que interponer 35 acciones de nulidad con la fi -nalidad de que el titular fraudulento no obtenga medidas cautelares a su favor al interponerle acciones por infrac-ción al derecho de marca. Luego de ello, tendría que “es-perar sentado” a que la Administración resuelva cada una de ellas.

Asimismo, es importante precisar que mediante la interpo-sición de nulidades, el agente afectado no podrá lograr la interposición de medidas correctivas, sanciones e incluso medidas cautelares que le permitan concurrir en el mercado con tranquilidad.


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21 MASSAGUER FUENTES, José. Ob. cit., pp. 49-50.22 Ídem.23 MASSAGUER FUENTES, José. Comentario a la Ley de Competencia Desleal. Civitas, Madrid, 1999, pp. 150-154.24 Dentro de las cuales tenemos a los actos de engaño, confusión, explotación indebida de la reputación ajena, denigración, actos de comparación, de equiparación, entre otros

enunciados en la LRCD.25 STUCCHI LÓPEZ RAYGADA, Pierino. “Los actos de competencia desleal que distorsionan la valoración de la oferta en la nueva Ley de Represión de la Competencia Desleal”.

En: Revista de Derecho. Universidad de Piura, Lima, 2009, p. 18.26 MASSAGUER FUENTES, José. Ob. cit., p. 152.

Conforme se ha señalado con anterioridad, las relaciones entre las normas de propiedad industrial y las normas con-tra la competencia desleal están presididas por un prin-cipio de complementariedad relativo, por el que será co-rrecto acudir a la legislación contra la competencia desleal para impedir a terceros la utilización de bienes inmateria-les que, por su naturaleza, no sean susceptibles de ser protegidos mediante modalidades de propiedad intelectual o que, siéndolo, no hayan cumplido con los requisitos for-males de protección o hayan dejado de estarlo (a conse-cuencia del transcurso de su plazo de vigencia), así como para impedir a terceros la realización de actos de explo-tación que igualmente por su naturaleza o por sus conse-cuencias, no queden comprendidos entre los que abarca el contenido del ius prohibendi reconocido al titular de un derecho de propiedad industrial21.

Para que se haga efectivo esto, será preciso que el uso de bienes inmateriales protegidos o susceptibles de ser pro-tegidos mediante las normas de propiedad industrial sea objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial o, en su caso, confi gure alguno de los actos desleales enunciados en la Ley de Represión de la Com-petencia Desleal - Decreto Legislativo Nº 1044 (en adelan-te, LRCD), siempre que los aspectos y efectos de la con-ducta combatida valorados a la luz de las normas contra la competencia desleal y de la propiedad industrial, no sean los mismos22.

Así, ante un acto de piratería marcaria, el agente afecta-do podrá acudir de manera complementaria a la LRCD, denunciando la confi guración de un acto de competencia desleal por infracción a la cláusula general de la referida norma, toda vez que, como se ha visto, el registrar una marca extranjera a efectos de explotarla comercialmente y obtener benefi cios económicos de una obstaculización del acceso al mercado del titular de esta en el extranjero, es un acto contrario al principio de competencia por efi cien-cia, es decir, un acto objetivamente contrario a las exi-gencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia de una economía social de mercado.

III. LA APLICACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL FRENTE A LA PIRATERÍA MARCARIA

1. La cláusula general

Conforme se ha adelantado en apartados anteriores, un acto de competencia desleal es todo aquel que no se sus-tente en la efi ciencia de las propias prestaciones. Y es así como precisamente debe ser entendido el artículo 6.2 de la LRCD que señala que:

“Un acto de competencia desleal es aquel que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado”.

En efecto, la buena fe empresarial contenida en la cláusu-la general es un concepto de tipo objetivo que exige a los agentes económicos competir sobre la base del principio de competencia por efi ciencia. Ello signifi ca que los agen-tes económicos deben concurrir en el mercado buscando su éxito a través de la más atractiva combinación de pre-cio, calidad y condiciones de contratación. En ese sentido, toda conducta que carezca de una justifi cación razonable desde el punto de vista de las estrategias y comportamien-tos conformes con dicho principio, será una conducta con-traria a la buena fe empresarial, es decir, un acto de com-petencia desleal23.

La LRCD presenta un listado enunciativo de conductas que constituyen actos de competencia desleal24, el cual solo contiene disposiciones descriptivas que permitirán a los agentes económicos determinar los contornos de las conductas prohibidas bajo el alcance de la cláusula ge-neral expresada en el artículo 6 precitado, que es propia-mente la que establece la prohibición y sanción sobre ta-les conductas. Así, los actos de competencia desleal son objeto de una tipifi cación combinada, en la medida que toda imputación deberá encontrarse basada en la cláusu-la general y además, en la indicación de aquella conducta enunciada por la LRCD que corresponda25.

Ahora bien, las conductas enunciadas en la LRCD no son las únicas mediante las que se confi guran los actos de competencia desleal. Son solo las más comunes, eviden-tes o las que se han presentado con más frecuencia en la práctica, pues los actos contrarios al principio de com-petencia por efi ciencia pueden presentarse bajo distintas modalidades de acuerdo a la evolución de los mercados. Por ello, la cláusula general actúa como una válvula de au-torregulación del sistema26, toda vez que asegura su adap-tación a las cambiantes circunstancias del mercado que trae consigo la aparición de nuevos actos desleales y per-mite especialmente que los comportamientos ahora ex-travagantes a los actos enunciados, puedan someterse al control de la LRCD.

Así, la aplicación de la cláusula general procede preci-samente para reprimir conductas que no han encontrado acomodo entre los supuestos de hecho enunciados en la LRCD. Dentro de los actos no enunciados que pueden ser reprimidos mediante la aplicación autónoma de la cláu-sula general, la doctrina ha desarrollado la fi gura de los actos de obstaculización, la cual se procederá a defi nir a continuación.



2. Actos de obstaculización

En apartados anteriores se ha señalado, que la nulidad por mala fe constituye la herramienta que brinda el sis-tema de propiedad industrial al agente afectado para ha-cer frente a la conducta del titular fraudulento. Igualmen-te se destacó que dicha herramienta resultaba inefi caz en el caso tomado como ejemplo. En efecto, si se está fren-te a una persona que ha registrado de manera fraudulen-ta 35 marcas con la fi nalidad de evitar que los competido-res nacionales puedan comercializar dichos productos en el Perú, existe una conducta integral detrás de estos re-gistros que no puede analizarse a través de la fi gura de la nulidad por mala fe; pues esta analiza los cuestionamien-tos realizados sobre cada marca en particular. Por ello se señaló que si el agente afectado quería salvaguardar de alguna manera sus derechos utilizando únicamente el sis-tema de propiedad industrial, tenía que presentar un nú-mero similar de acciones de nulidad de registro; lo cual no solo podía resultar inefi ciente, sino también excesivamen-te costoso, considerando que hubiera tenido que pagar 35 veces la tasa por presentación de acción de nulidad.

Ahora bien, luego de haber valorado en el apartado ante-rior la naturaleza de la cláusula general de la LRCD, debe quedar claro que el registrar signos distintivos de produc-tos que se fabrican en el extranjero para constituirse como el único distribuidor de estos en el mercado peruano, obs-taculizando mediante acciones legales el acceso al mer-cado a otros distribuidores que pretendan comercializar dichos productos; constituye una clara actuación que vio-lenta la buena fe empresarial; la que, al no ubicarse den-tro de los supuestos desleales enunciados en la LRCD, se debe reprimir por la cláusula general.

Es en este mismo sentido que resolvió la Comisión, pero estableciendo que la conducta denunciada constituiría un acto de competencia desleal por abuso del derecho, su-puesto de deslealtad comercial construido en virtud de di-cho procedimiento, el cual, según la defi nición realizada por la Comisión, “puede ser perpetrado mediante el apa-rente ejercicio legítimo de un derecho en cualquier ámbito del sistema jurídico, con la fi nalidad de desviar la deman-da, mediante el entorpecimiento de los demás concurren-tes en el mercado”.

Si bien no estamos en contra de la construcción con-ceptual de dicho supuesto de deslealtad comercial, con-sideramos que la Comisión pudo además de incluir

jurisprudencialmente este supuesto, plasmar en su reso-lución la fi gura de los actos de obstaculización que, de acuerdo con la doctrina especializada, es la fi gura que mejor se adecua al caso que hemos tomado de ejemplo, como veremos a continuación.

Los actos de obstaculización se defi nen como aquellos ac-tos que, sin contar con una justifi cación objetiva, afectan negativamente la posición concurrencial de un tercero o de cualquier forma interfi eren el normal desarrollo de su actividad comercial en el mercado27, teniendo por efecto, real o potencial, el impedirle acceder o afi anzarse en él o introducir o afi anzar en él alguna de sus prestaciones, sin perjuicio de que en ocasiones procuren o sean adecuados para procurar a quien los realiza un provecho propio28 29.

Según Massaguer30, el supuesto que puede considerarse arquetípico de este tipo de actos es la apropiación de sig-nos distintivos ajenos. Y es que como se puede apreciar de la defi nición de este acto de deslealtad comercial, es la fi gu-ra que debió aplicar la Comisión, toda vez que con la inter-posición objetivamente injustifi cada de acciones por infrac-ción a los derechos de marca (y denuncias de tipo penal) a los distribuidores que pretendían importar los productos o al titular de la marca en el extranjero, el titular fraudulento im-pidió el acceso al mercado de dichos productos en el pri-mer caso y obstaculizó el acceso al mercado del titular de la marca en el extranjero en el segundo, logrando con ello una ventaja competitiva (como es el ser el único agente distri-buidor de dichos productos en el país) que no corresponde a su propio esfuerzo o de la mejora de su oferta.

Del mismo modo, es importante precisar que bajo la fi gura de los actos de obstaculización, se puede reprimir la con-ducta desleal del titular que registre marcas extranjeras con el fi n de vendérsela o licenciársela a su verdadero ti-tular cuando este pretenda ingresar al mercado (fi n espe-culativo del registro) y cuando el titular fraudulento registre marcas (idénticas o confundibles) de productos o servicios de sus competidores en el extranjero con la fi nalidad de obstaculizarles el acceso al mercado.

Ahora bien, es del caso precisar que este supuesto de deslealtad comercial no se limita únicamente a reprimir actos derivados del “abuso del derecho”, pues también se pueden reprimir a través de esta fi gura prácticas tales como la destrucción o eliminación del material publicitario ajeno31, el bloqueo de las comunicaciones32 (teléfono, co-rreo electrónico, página web, señales televisivas, etc.)33, la

27 Ibídem, p. 158.28 Ver: Sentencia A.P. Barcelona 160/2011, de 12 de abril.29 Si bien en el presente artículo defi nimos a los actos de obstaculización de acuerdo a lo desarrollado por la doctrina española, consideramos importante precisar que para García

Menéndez, los actos de obstaculización son todos aquellos actos desleales aptos para impedir injustifi cadamente el normal desenvolvimiento de las actividades de un agente económico o para desestabilizar la organización de los factores productivos y la estructura logística en un momento previo a la introducción del producto o servicio en el mercado (GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. Competencia Desleal. Actos de desorganización del competidor. Primera edición, Lexis Nexis Argentina, 2004, p. 176). Resaltado agregado.

30 En sus propias palabras: “El supuesto que puede considerarse arquetípico de este grupo de casos es la apropiación de signos distintivos ajenos. Aquí pueden encuadrarse los casos de registro de marcas renombradas ajenas con riesgo de dilución o de desprestigio, así como en general los supuestos de registro indebido de marcas ajenas (…); en este sentido, se ha estimado competencia desleal el intento de apropiación a través del registro de ciertas marcas ajenas. Esto mismo vale para la apropiación de cualquier otra clase de signo distintivo, registrado o no registrado, típico o atípico, como sería el caso de la apropiación de una marca u otro signo distintivo ajeno como nombre de dominio o como denominación social” (MASSAGUER FUENTES, José. Ob. cit., pp. 157-158).

31 Ídem.32 GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. Ob. cit., p. 180.33 Un ejemplo de este caso podría ser el acto por el cual un agente o representante de una empresa registra como dominio el nombre de esta sin su autorización con la fi nalidad

obstaculizar su reciente actividad económica. Puede existir un fi n especulativo detrás de esta conducta.


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persecución y amenaza a los vendedores del competidor para interrumpir las ventas34, la compra de un local don-de el competidor es inquilino a los efectos de no renovarle el contrato o desalojarlo35, la adquisición de la producción de un competidor para eliminar sus productos del merca-do36, etc., siempre que tengan como efecto, real o poten-cial, impedir acceder al mercado al agente a quien se diri-ge la conducta, afi anzarse en él o introducir o afi anzar en él alguna de sus prestaciones.

A modo de ejemplo del primero de los casos menciona-dos en el párrafo anterior, tenemos el procedimiento re-suelto por la Sala mediante Resolución Nº 034-2008/SC1-INDECOPI37, en el que consideró como un acto contrario a la buena fe empresarial la conducta de una empresa dis-tribuidora del Grupo Backus destinada a obstaculizar la actividad publicitaria de la cerveza “Franca Especial” me-diante el retiro de los anuncios gráfi cos colocados en bo-degas o la superposición de anuncios de los productos de Backus sobre los de una empresa que distribuía en el mer-cado la cerveza de marca “Franca Especial”.

Otro caso interesante que se hubiese podido reprimir a través de la fi gura de los actos de obstaculización (a pesar de que se trató de incluir dentro de la fi gura doctrinaria del “boicot desleal”38) es el que se presentó bajo el Expediente Nº 151-2004/CCD39 en el que la Sala consideró como un acto contrario a la buena fe empresarial, el puesto en mar-cha por una entidad fi nanciera que mantenía desde hacía tiempo, una relación crediticia con determinados clientes y que ante el ingreso al mercado de una entidad fi nancie-ra competidora que ofrecía condiciones comerciales más favorables (como un nuevo crédito para que los clientes

cancelaran los montos adeudados con la primera empresa mediante un cheque de gerencia emitido en favor de esta), la entidad fi nanciera denunciada empezó a tratar de impe-dir la migración de sus clientes, rechazando los cheques de gerencia y obstruyendo dicha migración al no infor-mar sobre los montos totales de las deudas pendientes e, incluso, dilatando la recepción de pagos en efectivo.

Como se puede apreciar del caso descrito, el denuncia-do a través de diversos actos que obstaculizaron la migra-ción de sus clientes a la entidad fi nanciera competidora que pretendía ingresar al mercado ofreciendo una oferta más atractiva, pudo tener como efecto que esta no pue-da afi anzarse en el mercado, generando con ello un claro acto de obstaculización de acuerdo a la defi nición expuesta en el presente artículo.

Es importante precisar que la fi gura de los actos de obs-taculización se aplica en el Derecho Comparado (específi -camente en España) a través de la cláusula general, pues forma parte de los actos de competencia desleal no enun-ciados como son los actos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, actos de agresión, los actos de boi-cot, entre otros; por lo tanto, su incorporación jurispruden-cial solo hubiera generado la defi nición de un supuesto de deslealtad comercial más, el cual consideramos tendría un efecto positivo en el mercado –así como el que se gene-ra con la construcción conceptual del supuesto desleal del “abuso del derecho”–, debido a que los agentes económi-cos tomarían conocimiento de este tipo desleal no enun-ciado y guardarían las precauciones necesarias para no incurrir en ellos, o por lo menos, sabrían frente al riesgo de sanción al que se someterían en caso de cometerlos.

34 GARCÍA MENÉNDEZ, Sebastián Alfredo. Loc. cit.35 Ídem.36 Ídem.37 Tramitado bajo Expediente Nº 201-2007/CCD.38 Consideramos que no se debió tratar de encasillar este caso dentro de la fi gura del boicot desleal, pues de acuerdo a la doctrina, dicho supuesto se trata de un comportamiento

contrario a la competencia efi ciente, que busca la consecución de una mejora en la posición del boicoteador induciendo a otros sujetos (los requeridos) a que cancelen las rela-ciones comerciales con sus competidores (boicoteados), en lugar de potenciar sus propias prestaciones, como correspondería en consonancia con el referido principio (EMPA-RANZA SOBEJANO, Alberto. Ob. cit., p. 186). Así, esta conducta requiere de la intervención de, por lo menos, tres tipos de agentes, los cuales se denominan el boicoteador, los requeridos y el boicoteado; requisito que no se cumple en el caso descrito con la falta de agentes requeridos que realicen conjuntamente con los boicoteadores el acto desleal en perjuicio del boicoteado.

39 Resuelto en última instancia administrativa mediante Resolución Nº 0301-2007/TDC-INDECOPI.

ALCANCES DE LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DEL SISTEMA DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

NULIDAD DE REGISTRO POR MALA FE INFRACCIÓN A LA CLÁUSULA GENERAL

Decisión 486Artículo 172.-(…) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedi-do en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando este se hubiera efectuado de mala fe. (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…)

Decreto Legislativo Nº 1044 - Ley de Represión de la Competencia DeslealArtículo 6.- Cláusula general.-(…)Un acto de competencia desleal es aquél que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe empresarial que deben orientar la concurrencia en una economía social de mercado.



d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de aso-ciación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero;(…)

Mala fe: Concepto jurídico indeterminado, que opera como una pequeña cláusu-la general de deslealtad comercial que, por lo general, implica o conlleva ser un acto contrario al principio de competencia por eficiencia que debe orientar la concurrencia de los agentes económicos en el mercado.

Competencia desleal: Un acto de competencia desleal es todo aquel que no se sustente en la eficiencia de las propias prestaciones. Así, la buena fe empresarial contenida en la cláusula general es un concepto de tipo objetivo que exige a los agentes económicos competir sobre la base del principio de competencia por eficiencia. Ello significa que los agentes económicos deben concurrir en el mer-cado buscando su éxito a través de la más atractiva combinación de precio, cali-dad y condiciones de contratación. En ese sentido, toda conducta que carezca de una justificación razonable desde el punto de vista de las estrategias y comporta-mientos conformes con dicho principio, será una conducta contraria a la buena fe empresarial, es decir, un acto de competencia desleal.

Elementos que podrían permitir a la Administración determinar que existió mala fe en la obtención del registro:

1. Que el titular de la marca haya conocido previamente la marca extranjera. En efecto, el conocimiento previo de la existencia de la marca extranjera coloca al titular de la marca en una posición originaria de mala fe respecto de ese registro, toda vez que no se encuentra ningún motivo para justificar que tras un conocimiento previo de la marca no se esconda una conducta basada en la mala fe. Ello en la medida que quien solicita el registro es consciente de que existe una marca idén-tica o similar en el extranjero que distingue los mismos productos o servicios con éxito.

2. Que el uso de la marca extranjera idéntica o confundible con la registrada por el titular fraudulento debe ser real y efectivo. Esto implica que se deberá probar que el uso de dicha marca es actual y que los productos o servicio que distingue tengan una importante demanda o cuota de mercado en el rubro de interés (No se requiere probar la notoriedad de la marca extranjera).

3. El fin especulativo del registro. Existe mala fe en el registro cuando este ha sido inscrito con la finalidad de vender o licenciar el uso de la marca al titular de la mar-ca idéntica o confundible en el extranjero. La doctrina considera que este será un medio probatorio idóneo para acreditar la mala fe del titular de registro de una marca idéntica a la marca extranjera, debido a que demuestra la conducta desleal del titular pirata y el conocimiento previo de la existencia de la marca en el ex-tranjero, toda vez que dicho acto no podría atribuirse a una simple coincidencia. Sin perjuicio de lo expuesto, si la marca registrada es solo semejante (o confun-dible), la Administración deberá evaluar este medio probatorio en virtud del carácter arbitrario, evocativo o de fantasía de la marca en cuestión, toda vez que mien-tras mayor fuerza distintiva tenga el signo, más extraño será que su registro haya sido producto de la coincidencia.

4. Finalidad de impedir el acceso al mercado. Para que este medio probatorio sea susceptible de acreditar la mala fe del titular del registro, se debe probar que: i) di-cha marca ha sido registrada para impedir que el titular de la marca en el extranjero o terceros distribuidores (autorizados o no) puedan ingresar sus productos al mercado, con la finalidad de obtener un beneficio económico directo como es el conseguir ser el único comercializador de dicha marca en el mercado o median-te la venta de dicha marca a quien debería ser su verdadero titular; o, ii) la marca registrada es idéntica o confundible con una marca extranjera que distingue pro-ductos o servicios que compiten con los del titular fraudulento. En este caso, el “pirata” registra la marca con fines exclusorios, toda vez que con dicho registro pretenderá obstaculizar el acceso al mercado de una marca competidora. En ambos casos, el titular fraudulento por lo general obstaculizará el acceso al mercado a través de la interposición de acciones legales, como por ejemplo, la interposición de acciones por infracción al derecho de marcas.

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Dispone la nulidad del registro de la marca por haberse obtenido de mala fe (tanto por un tercero ajeno al verdadero titular como por su agente o representante).

Declara la infracción a la cláusula general por acto contrario al principio de com-petencia por eficiencia.CCD crea modalidad de deslealtad comercial no enunciada para reprimir actos de piratería marcaria:Abuso del Derecho: puede ser perpetrado mediante el aparente ejercicio legítimo de un derecho en cualquier ámbito del sistema jurídico, con la finalidad de des-viar la demanda, mediante el entorpecimiento de los demás concurrentes en el mercado. De acuerdo a lo desarrollado en el presente artículo, la CCD pudo traer a cola-ción la figura desleal de los Actos de Obstaculización desarrollada por la doctrina:

“Los actos de obstaculización se definen como aquellos actos que, sin con-tar con una justificación objetiva, afectan negativamente la posición concu-rrencial de un tercero o de cualquier forma interfieren el normal desarrollo de su actividad comercial en el mercado, teniendo por efecto, real o potencial, el impedirle acceder o afianzarse en él o introducir o afianzar en él alguna de sus prestaciones, sin perjuicio de que en ocasiones procuren o sean adecuados para procurar a quien los realiza un provecho propio”.

IV. ¿ES EFICAZ EL USO COMPLEMENTARIO DE LAS NORMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DES-LEAL PARA LA REPRESIÓN DE LA PIRATERÍA MARCARIA?

Para fi nalizar, se intentará cuestionar la efi cacia práctica del uso conjunto de las normas de propiedad industrial y

de represión de la competencia desleal para constreñir ac-tos de piratería marcaria en nuestro país, pues si bien re-sulta positivo el empleo complementario de la LRCD para reprimir la conducta integral que se encuentra detrás del registro fraudulento de marcas para impedir el acceso de agentes al mercado; el hecho que la Comisión o la Sala no puedan interponer medidas correctivas a estas conductas


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40 Basta mencionar que solo en el procedimiento por actos de competencia desleal, la denuncia fue interpuesta en el año 2008 y se resolvió en última instancia administrativa en el año 2011.

41 Ley de Represión de la Competencia Desleal Disposiciones Complementarias Finales (…) QUINTA.- Actos de Competencia Desleal vinculados a la afectación de derechos de propiedad intelectual.- La Competencia administrativa para la aplicación de esta Ley en la de-

terminación y sanción de actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y actos de explotación indebida de la reputación ajena que se encuentren vincula-dos a la afectación de derechos de propiedad intelectual se encuentra asignada a la Comisión de Propiedad Intelectual correspondiente, conforme lo indique la legislación espe-cial en dicha materia, y únicamente si la denuncia de parte fuera presentada por el titular del derecho o por quien este hubiera facultado para ello.

42 Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina Artículo 98.- Competencia desleal Las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que estén referidos a algún elemento de la propiedad

industrial inscrito, o a signos distintivos notoriamente conocidos o nombres comerciales, estén o no inscritos, serán de exclusiva competencia de la autoridad nacional competente en materia de propiedad industrial, según corresponda, siempre que las referidas denuncias sean presentadas por el titular del respectivo derecho. Serán igualmente de compe-tencia de los órganos de propiedad industrial, las denuncias sobre actos de competencia desleal, en las modalidades de confusión y explotación de la reputación ajena, que com-prendan elementos de propiedad industrial y elementos, que sin constituir derechos de propiedad industrial, estén relacionados con el uso de un elemento de propiedad industrial.

43 Como son los actos de engaño (artículo 8 de la LRCD concordado con el artículo 259, literal c de la Decisión 486), actos de denigración (artículo 11 de la LRCD concordado con el artículo 259, literal b de la Decisión 486 y cuando sea una marca notoriamente conocida, con los artículos 155 literal e y 226 literal b), actos de comparación (artículo 12 de la LRCD concordado con el artículo 157 de la Decisión 486 y cuando sea una marca notoriamente conocida, con los artículos 155 literal e y 226 literal b), entre otros.

44 Durante la tramitación del caso comentado, la Comisión ordenó en su primera decisión la suspensión del procedimiento, considerando que debido a los efectos retroactivos que genera la declaración de nulidad del registro de marca, constituirían asuntos contenciosos que deberían ser resueltos previamente por la autoridad de propiedad industrial, en la medida que sería la encargada de determinar si los registros fueron solicitados para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Esta decisión fue apelada y revocada correctamente por la Sala. Con esto nos queda claro que de haber tenido una Directiva que establezca los criterios aplicables, limites y competencias entre los órganos resolutivos encargados de ambas disciplinas, se hubiera podido dar mayor rapidez al procedimiento.

hasta que los órganos resolutivos de signos distintivos re-suelvan las respectivas nulidades de registro y solo sir-van sus pronunciamientos para ser considerados al mo-mento de determinar la mala fe del titular cuyo registro ha sido cuestionado; convierten a este uso complementario de sistemas en una herramienta poco efi caz, toda vez que el agente afectado así obtenga una resolución favorable en el ámbito de la competencia desleal, no podrá solici-tar medidas cautelares que le permitan concurrir con tran-quilidad en el mercado en sus procedimientos de nulidad, pues como sabemos, estas no pueden solicitarse en este tipo de procedimientos.

Así, el titular afectado solo podrá alcanzar un total acce-so al mercado cuando se resuelvan los procedimientos de nulidad de registro, lo cual puede generar incentivos per-versos en los agentes que pretendan recurrir a estos ac-tos de piratería marcaria, toda vez que al conocer que es-tos actos no podrán ser suspendidos ni por las comisiones de propiedad industrial ni de competencia desleal a través de medidas cautelares o medidas correctivas y que por el contrario, ellos podrán impedir el acceso al mercado a sus competidores a través de medidas cautelares solicitadas en las acciones por infracción que interpongan, llegarán a la conclusión que podrán obstaculizar efectivamente a sus competidores sin que la Administración pueda hacer nada al respecto. Máxime, si se aprecia que la duración de la tramitación de estos procedimientos puede estar por encima de los tres años40.

Por ello, para que se haga efi caz el principio de comple-mentariedad relativo entre los órganos resolutivos de com-petencia desleal y propiedad industrial resulta necesario que existan reglas claras con las que no contamos hasta la fecha, tal como se desprende de la LRCD41 y del Decreto

Legislativo Nº 1075 - Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comunidad Andina42, en las que solo se establecen las competencias de los órganos resolutivos de competencia desleal y propiedad in-dustrial respecto de los actos de confusión y explota-ción de la reputación ajena, cuando en estos actos no se agota la relación entre ambas materias, pues exis-ten otros supuestos43, como el que hemos analizado en el presente artículo en el que ambas legislaciones se interceptan.

En tal sentido, consideramos que los criterios de interpre-tación, límites y relaciones de ambas disciplinas jurídicas deben establecerse mediante una Directiva de Sala Plena del Tribunal del Indecopi y no dejarse únicamente al entu-siasta desarrollo casuístico que pueda brindarse a través de los órganos resolutivos competentes, toda vez que el mercado necesita reglas claras a fi n de que los agentes económicos sepan cómo comportarse al concurrir en él, y las comisiones encargadas de ambas disciplinas deben tener clara sus respectivas competencias frente a estos supuestos denominados “limite”44.

Así, a través de esta Directiva propuesta y a fi n de conse-guir una efectiva represión de la “piratería marcaria”, se deberá establecer que los casos de nulidad de registro de marca por mala fe, deben ser resueltos por la Comisión de Signos Distintivos previa solicitud de un informe vinculante de parte del órgano encargado de fi scalizar la competen-cia desleal, considerando la posibilidad de que estos actos puedan ser suspendidos mediante la interposición de una medida cautelar, pues como hemos señalado a lo largo del presente artículo, la mala fe no es otra cosa que todo acto contrario al principio de competencia por efi ciencia, es decir, un acto de competencia desleal.

cómo reprimir la “piratería marcaria” mediante el uso complementario de las normas de...

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