capítulo viii

Derecho Mercantil 1pp Tema VIII: Patentes y proteccin de otras creaciones

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CA P TUL O VI I I

PATENTES Y PROTECCIN DE OTRAS CREACIONES

I. FINALIDAD DEL DERECHO DE PATENTES

El Derecho de patentes pretende impulsar el progreso tecnolgico dentro de un mercado de libre com-petencia. Para conseguir esa finalidad lo que se hace es establecer una especie de pacto entre el inventor y el Estado.

El inventor describe su invencin de tal forma que cualquier experto en la materia pueda ponerla en prctica y entrega esa descripcin en la oficina administrativa correspondiente, para que esa descripcin pueda ser conocida por los terceros interesados en ella. El inventor consigue tener un derecho exclusivo de explotacin, esto es, a producir y comercializar el objeto de su invencin du-rante un tiempo limitado

El Estado obtiene el conocimiento y la descripcin del invento, lo cual le permite hacerlo pblico con dos consecuencias fundamentales:

que quienes estn investigando en ese sector conocen el invento y pueden tenerlo en cuenta para se-guir desarrollando sus investigaciones, o bien dejar de investigar algo que ya ha sido inventado;

la descripcin permitir, una vez terminado el plazo de duracin del derecho exclusivo, que cualquier in-

teresado pueda poner en explotacin el invento.

El otorgamiento del derecho exclusivo de la patente impulsa al titular de la misma a conseguir la explo-tacin del invento directamente o a travs de terceros, puesto que slo de esa manera puede obtener un beneficio econmico del derecho que se le concede. Se pone al titular de la patente en una posicin privilegiada dentro del mercado, puesto que nadie puede competir con l explotando la misma invencin mientras dura la patente.

El otorgamiento de las patentes, sirve para regular la competencia en el campo tecnolgico e industrial dentro de un marco de libre competencia.

II. LEGISLACIN Y CONVENIOS INTERNACIONALES

El Derecho de patentes se ha regido por leyes de carcter nacional. Junto a la ley nacional existe desde hace ms de un siglo, aunque ha sufrido diversas revisiones, un convenio internacional importante, que es el Convenio de la Unin de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, cuyo Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, es el vigente en Espaa.

Este Convenio se basa en dos principios fundamentales:

Por una parte la aplicacin del principio de trato nacional.

Y por otro, en el establecimiento de un mnimo de proteccin que han de respetar las legislaciones de los Estados miembros del Convenio.

Para impedir que los ttulos nacionales de propiedad industrial sirvan para compartimentar el mercado supranacional, han aparecido instrumentos como:

El CONVENIO DE MUNICH sobre concesin de patentes europeas (Convenio de la patente europea), que permite la obtencin de patentes nacionales para distintos Estados europeos, entre ellos los EEMM de la UE a travs de un procedimiento nico y los fracasados PROYECTOS DE LA PATENTE COMUNITARIA. Preci-samente para suplir ese fracaso se ha recurrido al establecimiento de una cooperacin reforzada en la que participen todos los estados de la Unin Europea excepto Espaa e Italia. Por medio de esa coope-racin reforzada se ha creado la patente europea con proteccin unitaria, que consiste en considerar nica la patente europea para la que se pida ese efecto unitario.


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Tambin se lleva a cabo una APROXIMACIN DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES con el fin de que no existan diferencias fundamentales entre ellas. E igualmente se instituye con gran fuerza el denominado ago-tamiento del derecho de patente (igual que el agotamiento de los otros derechos de propiedad in-dustrial), con el fin de que los derechos nacionales de propiedad industrial no lleguen a servir como un instrumento de compartimentacin artificial del mercado supranacional. El agotamiento comunitario del derecho de patente fue ya declarado por la STJCE de 31 de octubre de 1974 (Caso Centrafarm/Sterling Drug).

La mejora extraordinaria de los MEDIOS DE COMUNICACIN Y DE INFORMACIN A NIVEL MUNDIAL producen lo que se ha venido a denominar la globalizacin del mercado. Se tiende efectivamente, a la integracin de un gran mercado mundial. Y esto tiene una gran trascendencia en todos los mbitos, entre ellos el de la propiedad industrial. Si efectivamente ha de irse a un mercado mundial globalizado, es indispen-sable entonces que se establezcan unos mnimos homogneos de proteccin de las patentes y los restantes derechos de propiedad industrial en todo ese mercado mundial, con el fin de que las dife-rencias de proteccin en unos y otros pases no distorsionen el funcionamiento del mercado, y no cre-en barreras artificiales para los intercambios comerciales.

sa es la funcin que pretenden cumplir las normas incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio [Anexo 1 C) del Acuerdo por el que se establece la Organizacin Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994], de-nominado ACUERDO ADPIC (en las siglas espaolas) o TRIPS (en las siglas inglesas), que est ratificado por Espaa y por la Unin Europea. El acuerdo ADPIC ha tenido una incidencia extraordinaria en la re-gulacin legal sobre las patentes en Espaa. Ello ha sido debido a que la jurisprudencia no slo ha re-suelto que el Acuerdo es directamente aplicable, sino que adems ha resuelto que esa aplicacin ten-ga carcter retroactivo, permitiendo proteger los nuevos productos aunque la solicitud de patente se hubiera presentado en un momento en que rega la prohibicin de patentar productos para las paten-tes europeas.

Debe tenerse en cuenta, adems, el TRATADO DE COOPERACIN EN MATERIA DE PATENTES (PCT), firmado en Washington el 19 de junio de 1970 y ratificado por Espaa, que permite tramitar, por medio de una nica solicitud, patentes en los distintos Estados miembros del Tratado que haya designado el solici-tante. Las distintas patentes nacionales se conceden en cada pas por el organismo nacional compe-tente en materia de propiedad industrial.

La vigente LEY DE PATENTES reproduce literalmente lo dispuesto en el Convenio de la patente europea (CPE), de Munich de 1973 en la parte relativa a los requisitos de patentabilidad, a los requisitos subje-tivos para la obtencin de patentes, duracin y alcance de la proteccin de la patente y causas de nuli-dad. Ahora bien, aun cuando la patentabilidad y requisitos subjetivos del solicitante de la patente co-inciden en la Ley de Patentes y en el Convenio de la Patente Europea, no debe ignorarse que la juris-prudencia emanada de la Oficina Europea de Patentes no vincula a los Tribunales espaoles, aunque tiene un valor como referencia doctrinal altamente cualificada.

Es importante tener en cuenta que, en virtud de lo dispuesto en los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo, y 996/2001, de 10 de septiembre, dictados al amparo de la Disposicin Transitoria Quinta de la LP, el sistema de CONCESIN DE LAS PATENTES POR LA OEPM, sistema de concesin en el que el solicitan-te puede optar:

bien por la concesin de la patente solamente con informe del estado de la tcnica y sin examen previo

bien por la concesin con examen previo realizado por la OEPM de la suficiencia de la descripcin, la novedad y la actividad inventiva del objeto para el que se solicita la patente.

III. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Existen unos requisitos negativos de patentabilidad, esto es, hay determinadas invenciones industriales que aunque renan los requisitos positivos de patentabilidad, est prohibida la concesin de patentes para ellas.


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Son requisitos positivos de patentabilidad la exigencia de que el

OBJETO PATENTABLE SEA UNA INVENCIN INDUSTRIAL

Ha de ser una invencin, una regla para el obrar humano, en la que se indique qu operaciones hay que hacer para obtener un resultado determinado. Pueden patentarse solamente las INVENCIONES IN-DUSTRIALES:

Una invencin industrial es una regla en la que se indica la forma en que hay que operar con determi-nadas materias o fuerzas de la naturaleza para conseguir un resultado concreto y til, es decir, que sir-va para satisfacer alguna necesidad humana.

En general cabe distinguir la invencin de un nuevo producto o de una nueva sustancia; de un proce-dimiento considerado como sucesin de operaciones para la obtencin de un resultado industrial, o de una nueva aplicacin de un procedimiento o producto o sustancia ya conocidos para la obtencin de un resultado industrial que no estaba previsto anteriormente.

No son patentables ni los descubrimientos ni las invenciones que no son industriales, por ejemplo las que se refieren a planes, reglas y mtodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para activi-

dades econmico comerciales, ni tampoco los programas de ordenadores (arts. 4.2 LP y 52.2 CPE).

Ni mtodos de tratamiento quirrgico o teraputico del cuerpo humano o animal, ni los mtodos de diagnstico (arts. 4.4 LP y 52.4 CPE).

Existen invenciones industriales cuya patentabilidad est prohibida, por carecer de los requisitos ne-gativos de patentabilidad. Son aquellas que se refieren a invenciones

cuya publicacin o explotacin sea contraria al orden pblico o a las buenas costumbres;

las variedades vegetales, las razas animales y los procedimientos esencialmente biolgicos de obtencin de vegetales o de animales (arts. 5 LP y 53 CPE).

La tendencia en estos momentos es, sin embargo, a interpretar muy restrictivamente estas excepciones a la patentabilidad. De tal manera que ya se admite en las resoluciones de la Oficina Europea de Patentes de Munich la patentabilidad de plantas o de animales, interpretando siempre de manera muy restrictiva la prohibicin de patentar las variedades vegetales o las razas animales. Y por otra parte se considera en ge-neral que cuando en un procedimiento biolgico ha sido decisiva la intervencin del hombre para producir el resultado que se obtiene, ese procedimiento no puede considerarse como esencialmente biolgico y no cae, por tanto, bajo la prohibicin de patentar, a la que se ha hecho referencia anteriormente. ntimamente vinculada con la patentabilidad de vegetales y animales se encuentra la problemtica de la proteccin de las invenciones biotecnolgicas, a la que se hace referencia en un epgrafe especfico que se incluye ms ade-lante.

EJECUTABLE Lo es cuando un experto normal en la materia a la que se refiere la invencin, haciendo las operacio-nes descritas en ella obtiene el resultado previsto

NUEVA y la ACTIVIDAD INVENTIVA.

Estos requisitos, la NOVEDAD Y LA ACTIVIDAD INVENTIVA, pueden considerarse como requisitos comparati-vos de patentabilidad, porque para determinar su existencia es preciso comparar la invencin que se pretende patentar con el estado de la tcnica existente en la fecha de prioridad de la solicitud de patente.

Es pues, fundamental la determinacin del momento exacto en que debe producirse la comparacin.

Ese momento es, como REGLA GENERAL el de la fecha de presentacin de la solicitud de patente en la Oficina de Patentes. Pero hay supuestos en los que esa fecha no es la determinante.

Fundamentalmente hay que tener en cuenta lo que se denomina la PRIORIDAD UNIONISTA. Esto es la prio-ridad que se determina por lo dispuesto en el artculo 4 del Convenio de la Unin de Pars. Segn ese artculo, si se presenta en un pas de la Unin una solicitud de patente para un invento, el solicitante o


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sus causahabientes pueden solicitar patentes para ese mismo invento en los restantes pases de la Unin, durante un plazo de 12 meses, con la ventaja de que la fecha de prioridad de esas solicitudes se retrotrae a la primera fecha de presentacin.

La consecuencia, es que los hechos que pudieran destruir la novedad o la actividad inventiva despus de

la primera fecha de presentacin, esto es la FECHA DE PRIORIDAD UNIONISTA, no podrn ser opuestos a las solicitudes para la misma invencin presentada durante ese plazo. Es decir, que todas las solicitudes presentadas para esa misma invencin en los distintos pases, durante ese plazo de 12 meses, retrotraen su fecha de prioridad, esto es, la fecha con referencia a la cual ha de juzgarse la novedad y la actividad inventi-va, a la primera fecha en que se present la solicitud de patente en el primer pas unionista.

As pues, ha de compararse la invencin tal como aparece descrita en la solicitud de patente, con el es-tado de la tcnica que exista en la fecha de prioridad. Y el estado de la tcnica est integrado por todo lo que antes de esa fecha se ha hecho accesible al pblico en Espaa o en el extranjero por una descripcin escrita u oral, por una utilizacin o por cualquier otro medio (arts. 6.2 LP y 54.2 CPE).

En definitiva, todo aquello que en todo el mundo se haba hecho accesible al pblico se considera que ya era conocido y que ya estaba integrado en el estado de la tcnica. Obsrvese, por tanto, que se trata de una ficcin legal, establecida en favor de la seguridad jurdica.

Adems se incluye en el estado de la tcnica el CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES espaolas de patente y de MODELO DE UTILIDAD, y de solicitudes de patentes europeas cuando se solicita la patente europea, que hubieran sido presentadas antes de la fecha de prioridad, aunque no se hubieran hecho pblicas (arts. 6.3 LP y 54.3 CPE). Pero se incluyen slo para el juicio sobre la novedad (arts. 8.2 LP y 56 CPE).

Se considera que la invencin implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la tcnica de una manera evidente para un experto en la materia (arts. 8.1 LP y 56 CPE).

Es decir, que la novedad se juzga comparando la invencin para la que se solicita la patente con cada uno de los conocimientos o reglas tcnicas incluidos en el estado de la tcnica individualmen-te considerados.

Pero la actividad inventiva se juzga tomando en cuenta el conjunto del estado de la tcnica y la capacidad que un tcnico medio tiene de relacionar los distintos conocimientos que aparecen en ese estado de la tcnica.

La falta de novedad puede venir dada por

una descripcin explcita (en un documento anterior) o

por divulgacin implcita. Que concurre cuando, al poner en prctica las enseanzas del documen-to anterior, el experto habra llegado inevitablemente a un resultado comprendido en los trminos de la reivindicacin enjuiciada; ahora bien, la inferencia debe ser clara, directa e inequvoca

Hay SUPUESTOS EXCEPCIONALES en los que determinados conocimientos o reglas tcnicas que deberan estar incluidos en el estado de la tcnica, sin embargo no pueden incluirse en l para destruir la novedad o la actividad inventiva de la invencin:

cuando se trata de anticipaciones ocurridas en los seis meses anteriores a la presentacin de la solicitud de patente, que han sido consecuencia directa o indirecta

o de un abuso evidente frente al solicitante o su causahabiente, o de

o que el solicitante o su causante hayan exhibido la invencin en exposiciones oficiales u ofi-cialmente reconocidas.

La LP aade, adems, otro supuesto, esto es, cuando la divulgacin haya sido consecuencia de los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explota-cin o un ofrecimiento comercial del invento [art. 7 c) LP].


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IV. REQUISITOS SUBJETIVOS PARA LA OBTENCIN DE UNA PATENTE

Tienen derecho a la patente el INVENTOR o sus CAUSAHABIENTES (arts. 10.1 LP y 60.1 CPE).

El INVENTOR no tiene un derecho absoluto a obtener una patente para su invento. Porque si otra persona ha realizado independientemente el mismo invento y ha presentado la solicitud de patente antes, entonces el inventor que solicit despus la patente para la misma invencin no tendr derecho a obtener

la patente, por la razn fundamental de que su solicitud es posterior, lo que implica que en el momento de ser presentada la invencin ya carece del requisito de novedad.

Si la solicitud de patente ha sido presentada por persona que no tiene derecho a obtener la patente, quien tiene ese derecho podr ejercitar las acciones judiciales correspondientes:

solicitando continuar a su nombre la solicitud presentada,

presentar una nueva solicitud para la misma invencin pero con la misma prioridad de la solicitud de quien no tena derecho a la patente o

que esa solicitud sea rechazada (art. 11 LP).

Si la patente ya hubiera sido concedida, entonces la persona cuyo derecho a obtener la patente ha sido violado podr

reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente (arts. 12.1 LP y 61.1 CPE) o

solicitar que sea declarada la nulidad de la misma [arts. 112.1 d) LP y 138.1 CPE].

En la inmensa mayora de los casos las invenciones no las realizan inventores autnomos, sino que las invenciones son realizadas casi siempre como consecuencia de tareas de investigacin dentro de las

empresas. Por eso la mayora de las patentes se solicitan para las que se denominan INVENCIONES LABORA-

LES:

1) Invencin realizada por un trabajador durante la vigencia de su contrato o relacin de trabajo o de servicios con una empresa, y sea fruto de una actividad de investigacin explcita o implcitamente constitutiva del objeto de su contrato, entonces el derecho a la patente pertenece al empresario (art. 15.1). La relacin de servicios no tiene por qu ser una relacin laboral ni haberse formalizado por es-crito, y que corresponde a la empresa la titularidad de una invencin aunque pudiera haber sido idea-da por el inventor antes de su incorporacin a la empresa, pero que se concluy cuando estaba ya vi-gente la relacin laboral.

Puede ocurrir, sin embargo, que en determinados casos un trabajador que no ha sido contratado para investigar, realiza sin embargo una invencin, pero utilizando conocimientos adquiridos dentro de la empresa o medios proporcionados por sta, de tal manera que esos conocimientos o esos medios hayan sido de importancia evidente para la realizacin del invento. En este caso no pertenece el inven-to al empresario, pero s que puede pedir al inventor que se le trasmita la titularidad de la invencin o puede pedir tambin reservarse un derecho de utilizacin de la invencin. Este derecho a asumir la titularidad a cambio de una compensacin econmica o a reservarse un derecho de utilizacin es de-bido a la contribucin que los conocimientos de la empresa o los medios facilitados por sta han su-puesto para la realizacin del invento (art. 17 LP).

2) Invenciones realizadas por profesores universitarios como consecuencia de su funcin investigadora en la Universidad, el derecho a la patente corresponde en principio a la Universidad, pero el profesor tiene derecho a la participacin en los beneficios de la explotacin, participacin cuyo porcentaje y forma de clculo deben fijar los Estatutos universitarios. Si la investigacin es contratada con entida-des ajenas a la Universidad, deber ser el contrato el que determine a quin corresponder la titulari-dad de las invenciones que se obtengan (art. 20 LP).

3) Invenciones del personal investigador de entes pblicos de investigacin, segn el RD 55/2002, corresponde a los organismos pblicos de investigacin la titularidad de las invenciones realizadas por


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el personal investigador como consecuencia de las actividades desarrolladas en el mbito especfico de sus funciones (art. 2). A tal efecto debe notificarse al Director o Presidente del organismo la invencin realizada con el fin de que ste se comprometa, en su caso, a solicitar la patente (o el modelo de uti-lidad) para el invento.

Si no se manifiesta ese compromiso, el inventor o inventores podrn solicitar la patente en su pro-pio nombre, reservndose el organismo una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita y el 20 por 100 de los beneficios que puedan producir por la explotacin de aqulla (art. 3).

Si el organismo solicita y explota la patente los beneficios se distribuyen en tres partes iguales, un tercio para el organismo, otro para el autor o autores de la invencin y otro conforme a los crite-rios que establezca el Consejo Rector del organismo (art. 4).

V. SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIN

1. SOLICITUD DE PATENTE

Para obtener una patente es imprescindible presentar la solicitud correspondiente siempre, puesto que la invencin por s sola no otorga el derecho exclusivo de patente

en Espaa, ante la Oficina Espaola de Patentes y Marcas

ante la Oficina Europea de Patentes si se hace a travs de ella, haciendo uso del Convenio de la patente europea, incluyendo a Espaa entre los pases designados para los que se desea obtener la concesin de patentes si se quiere la concesin de una patente europea con efectos en Espaa.

Una solicitud de patente no puede comprender ms que una sola invencin o un grupo de invenciones relacionadas entre s de manera que integren un nico concepto inventivo general (arts. 24.1 LP y 82 CPE).

En la solicitud hay que incluir como un elemento absolutamente fundamental

la descripcin del invento que permita la ejecucin del mismo por parte de los terceros expertos en la materia a que se refiere la invencin,

Unas reivindicaciones. Naturalmente hay que pagar tambin una tasa. Las reivindicaciones tienen una gran importancia, una importancia extraordinaria, porque en ellas delimita el solicitante lo que considera que constituye la invencin sobre la que se le debe atribuir el derecho exclusivo; si en la reivindicacin no se ha descrito el mecanismo que produce el beneficio prctico del invento, en-tonces la concesin de la patente no puede otorgar a su titular el derecho exclusivo de produccin.

As pues, el derecho exclusivo de explotacin se delimita por las reivindicaciones contenidas en la solicitud de pa-tente, y ese contenido de las reivindicaciones debe interpretarse a la vista de la descripcin y de los dibujos que la acompaan (arts. 60.1 LP y 69 CPE).

Tan importante son la descripcin y las reivindicaciones, que para que pueda considerarse establecida la fecha de presentacin de la solicitud, que es la determinante para el juicio comparativo sobre la novedad y la actividad

inventiva, esa solicitud tiene que comprender la declaracin de que se solicita la patente, la identificacin del solicitante y una descripcin y una o varias reivindicaciones (arts. 22.1 LP y 80 CPE). Si la solicitud no incluye esos elementos, entonces su presentacin no servir para fijar la fecha de prioridad que es determinante para establecer el estado de la tcnica relevante para juzgar la novedad y la actividad inventiva.

2. PROCEDIMIENTO DE CONCESIN ANTE LA OFICINA ESPAOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM)

Sistema de concesin de las patentes por la OEPM, con la solicitud se inicia el procedimiento de concesin.

a) Examen por la OEPM en el plazo de 8 das desde la recepcin de la solicitud de los requisitos para otorgar a esa solicitud una fecha de presentacin, esto es una fecha de prioridad (arts. 30 y 22 LP).

b) Primer examen de oficio de los requisitos formales de la solicitud (art. 31 LP). Y los requisitos absolutos de patentabilidad.


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c) Notificacin en su caso al solicitante de la superacin de ese primer examen y otorgamiento de un plazo de 15 meses desde la fecha de la presentacin de la solicitud, para que pida la realizacin del informe sobre el estado de la tcnica (art. 31.5 LP).

d) Peticin del solicitante, dentro de los 15 meses siguientes a la fecha de presentacin de la solicitud o de la fecha de prioridad unionista reivindicada, para que la OEPM realice el informe sobre el estado de la tcnica (art. 33.1 LP). Si el solicitante no presenta esa peticin dentro del plazo mencionado, se considera que la solicitud de pa-tente ha sido retirada (art. 33.3 LP).

e) Realizacin del informe sobre el estado de la tcnica por la OEPM en un plazo de tres meses desde que fue pedido. Una vez realizado el informe se notifica al solicitante y se publica en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).

La oficina realiza un informe que pone a disposicin del propio solicitante y de los terceros donde aparecen to-das las anterioridades que desde el punto de vista de la OEPM pueden afectar a la actividad y a la novedad inven-tiva de la invencin patentada. La Oficina no resuelve si la invencin tiene o no tiene actividad inventiva o nove-dad; la Oficina se limita a ofrecer a los solicitantes y a los terceros los resultados de una investigacin donde aparecen los documentos que podran destruir la novedad y la actividad inventiva. Esto es una ayuda a los ter-ceros para defenderse en el caso de que consideren que esos documentos destruyen la novedad y la actividad inventiva. Esa ayuda puede ser importante a la hora de planificar la defensa ante los Tribunales

frente a una accin por violacin de la patente, planteando como reconvencin la demanda de nulidad;

directamente, sin necesidad de que se haya ejercitado una accin de violacin, presentando una deman-da de nulidad de la patente.

f) A partir de ese trmite el procedimiento de concesin puede seguir dos tramitaciones distintas, esto es, segn decida el propio solicitante: procedimiento con examen previo o procedimiento sin examen previo.

Para que pueda realizarse esa opcin del solicitante se interrumpe el procedimiento de concesin y se abre un plazo de 3 meses siguientes a la publicacin del informe sobre el estado de la tcnica durante el cual el solicitan-te puede realizar la peticin del examen previo.

Si el solicitante manifiesta su voluntad de seguir con el procedimiento general de concesin, esto es sin exa-men previo, o si transcurre el plazo de tres meses sin que pida el examen previo, entonces los trmites que se-guir el procedimiento de concesin sern los trmites correspondientes a la concesin sin examen previo. Por supuesto, si pide dentro del plazo marcado el examen previo, entonces el procedimiento ser con ese examen (art. 36.3).

g) En el PROCEDIMIENTO SIN EXAMEN PREVIO se siguen los siguientes trmites:

- Se publica en el BOPI la reanudacin del procedimiento general de concesin (art. 36.3 LP).

- Cualquier persona puede hacer observaciones debidamente documentadas al informe sobre el estado de la tcnica en el plazo de dos meses (art. 36.1 LP y 30.1 del Reglamento).

- Se da traslado al solicitante de las observaciones formuladas al informe sobre el estado de la tcnica para que l mismo, en el plazo de dos meses, haga sus propias observaciones a ese mismo informe (arts. 36.2 LP y 30.2 del Reglamento).

- Una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, la OEPM concede la patente solicitada anuncindolo as en el BOPI y poniendo a disposicin del pblico los documentos de la patente concedida, junto con el informe sobre el estado de la tcnica y todas las observaciones y comentarios realizados a ese in-forme (art. 37.1 LP).

h) En el PROCEDIMIENTO CON EXAMEN PREVIO se siguen los siguientes trmites:

- En los dos meses siguientes a la peticin del examen, que se publica en el BOPI, cualquier interesado puede oponerse a la concesin de la patente (art. 39.4 LP).

- Si no hay oposiciones y del examen realizado por la OEMP no resulta la falta de ningn requisito, se concede la patente anuncindolo en el BOPI y poniendo a disposicin del pblico los documentos referentes a la pa-tente concedida.

- Si como consecuencia del examen realizado la OEPM formula objeciones a la concesin o se hubieren formu-lado oposiciones por los terceros, se da traslado de las objeciones o de la oposicin al solicitante de la paten-te para que pueda subsanar los defectos formales, modificar las reivindicaciones y contestar formulando las alegaciones pertinentes (art. 39.8 LP).


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- Si el solicitante no realiza ningn acto para obviar las objeciones formuladas por la OEPM o por los terceros, la patente debe ser denegada total o parcialmente. En los dems casos la OEPM, mediante resolucin moti-vada, decidir sobre la concesin total o parcial una vez recibida la contestacin del solicitante (art. 39.9 LP).

- Si se resuelve la concesin de la patente se publicar en la forma ya mencionada anteriormente.

3. PROCEDIMIENTO DE CONCESIN ANTE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES

Para obtener una patente en Espaa es posible tambin solicitar la concesin de una patente europea ante la Oficina Europea de Patentes de Munich.

A travs de esta solicitud se pretende conseguir la proteccin de la patente en varios de los pases miembros del Convenio de la patente europea, entre los cuales se encuentran todos los Estados que forman la UE.

Para esa finalidad sirve la solicitud de la patente europea que permite obtener patentes en distintos Estados europeos mediante una nica solicitud, con la particularidad de que la patente europea una vez concedida tiene en cada uno de los Estados designados el mismo rgimen jurdico que se otorga por la Ley de Patentes nacional a las patentes solicitadas ante la Oficina de patentes del propio pas (art. 64 CPE).

Una vez concedida la solicitud de patente europea, LAS PATENTES EUROPEAS CORRESPONDIENTES A LOS DISTIN-TOS ESTADOS DESIGNADOS TIENEN AUTONOMA ENTRE S Y SE SOMETEN A LA LEGISLACIN Y A LAS RESOLUCIONES JUDICIALES DEL ESTADO DESIGNADO PARA EL QUE HAN SIDO CONCEDIDAS.

En Espaa, que es miembro del Convenio de Munich, rige, adems del propio Convenio y su Reglamen-to, el Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicacin del Convenio sobre la concesin de patentes europeas. Para que la patente europea produzca efectos en Espaa el titular debe aportar a la OEPM una traduccin al espaol del fascculo que contiene la descripcin y reivindicaciones de la patente concedi-da, para que esta traduccin se haga pblica. Esta traduccin es necesaria porque los idiomas oficiales de la Oficina de Patentes Europeas son el francs, el ingls y el alemn.

El hecho de que la patente para Espaa se solicite ante la Oficina Europea tiene importantes conse-cuencias, puesto que el procedimiento de concesin incluye en ese caso

examen de los requisitos formales

la elaboracin de un informe de bsqueda europea equivalente al informe sobre el estado de la tcnica,

un examen de oficio de la novedad y actividad inventiva.

Ello significa que, las patentes europeas son patentes ms fuertes que las otorgadas hasta ahora por la Oficina Espaola, puesto que sta no puede en general rechazar la concesin por falta de novedad o actividad inventiva si el solicitante no ha pedido la concesin con examen previo; la Oficina Europea s que puede hacerlo y a tal efecto hace un examen previo de la novedad y actividad inventiva de la invencin antes de conceder la patente.

La patente europea concedida tiene pues la ventaja de

haber sido examinada de manera completa en cuanto a su patentabilidad.

tiene un plazo de nueve meses desde la fecha de publicacin de la concesin para que los terceros puedan oponerse y solicitar que sea revocada la patente concedida.

En el procedimiento ante la OEPM slo hay lugar para la oposicin a la concesin de la patente si el solicitante opta voluntariamente por la concesin con examen previo de la suficiencia de la des-cripcin, de la novedad y de la actividad inventivas.

Es sumamente importante tener en cuenta que tanto si la patente se ha concedido con o sin examen previo de la novedad y actividad inventiva, siempre PUEDE SER OBJETO DE UNA DEMANDA DE NULIDAD ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS. Por tanto, la resolucin de conceder la patente, aunque haya sido despus de examinar la novedad y la actividad inventiva, no impide que despus pueda ser declarada nula por los Tribunales.


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4. PATENTE UNITARIA

Vinculada con la concesin de patentes europeas se ha creado, por medio de una cooperacin reforza-da en el seno de la UE, la denominada patente con efectos unitarios, que est regulada por el Reglamento UE n 1257/2012 creando una proteccin unitaria de patente y el Reglamento UE n 1260/2012 sobre traducciones,

cooperacin reforzada a la que no pertenecen Espaa ni Italia.

Consiste esa nueva figura en que quien obtenga una patente europea puede pedir que se le apliquen los Reglamentos y as conseguir que la patente se considere nica para regir en los estados integrados en la cooperacin reforzada. Adems, como complemento, a los Reglamentos comunitarios, se ha firmado un Tratado internacional para la creacin de un Tribunal europeo de patentes que tendr competencia para resolver sobre nulidad o violacin de las patentes europeas, de manera que la sentencia produzca sus efectos en todos los estados en que tiene la patente sus efectos unitarios.

VI. DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIN

1. PROTECCIN CONFERIDA POR LA PATENTE

Concedida la patente, el titular de la misma, haya sido concedida por la OEPM o como patente europea por la Oficina de Munich, tiene el derecho exclusivo de explotacin sobre la misma por un plazo de veinte aos contados desde la fecha de presentacin de la solicitud (arts. 49 y 50 LP y 63 y 64 CPE). Pero es muy importante destacar que ese derecho es un derecho de contenido bsicamente negativo.

Significa que el titular tiene derecho a

impedir a los terceros cualquier acto de explotacin comercial o industrial de la invencin patentada.

impedir a los terceros que sin su consentimiento

o fabriquen, ofrezcan, introduzcan en el comercio, utilicen o importen el producto objeto de la patente o lo posean con alguno de esos fines;

o que utilicen el procedimiento objeto de la patente u ofrezcan esa utilizacin, o que ofrezcan, in-troduzcan en el comercio, utilicen o importen el producto directamente obtenido por el proce-dimiento objeto de la patente, o lo posean para alguno de los fines antes mencionados (art. 50).

Ese derecho a impedir todas esas actividades realizadas sin autorizacin lo tiene el titular de la patente no slo frente al fabricante o importador, sino frente a cualquiera que realice esos actos que entran dentro del mbito del derecho exclusivo, sin necesidad de probar que quien realiza los actos prohibidos ha actuado con mala fe, es decir, que tambin se pueden prohibir esos actos a quien est actuando de buena fe. La buena o mala fe slo tendr relevancia a los efectos de una eventual condena por los daos y perjuicios causados.

Obsrvese que hay una diferencia que en la prctica tiene una gran trascendencia, segn que la invencin patentada sea un

PRODUCTO

PROCEDIMIENTO: es una sucesin de operaciones encaminadas a la obtencin de un resultado industrial. En el caso de que la patente recaiga sobre un procedimiento entonces el derecho de exclusiva com-prende el derecho a poner en prctica con fines industriales o comerciales el procedimiento mismo y la explotacin comercial o industrial de los productos directamente obtenidos por el procedimiento paten-tado.

Pero hay que insistir en que el contenido del derecho de patente es fundamentalmente negativo; es el derecho a prohibir a los terceros que sin consentimiento del titular exploten la invencin patentada. Tiene derecho a impedir a los terceros la explotacin sin su consentimiento; pero no tiene necesariamente el derecho a explotar (art. 55 LP).

Puede ocurrir, que la INVENCIN PATENTADA ES UNA INVENCIN DEPENDIENTE.


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Una patente es dependiente, cuando la invencin que constituye su objeto no puede ser explotada sin utilizar la invencin protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular; es, por ejemplo, una invencin que consiste en una mejora o perfeccionamiento de otra patente anterior.

En ese caso el titular de la patente dependiente tiene derecho exclusivo de carcter negativo, pero no tiene derecho a explotar l mismo su invencin sin autorizacin del titular de la patente principal ante-rior de la que la suya es dependiente. Porque si lo hace as, es decir, si explota su invencin que es depen-diente de la protegida por una patente anterior.

Entre las normas referentes al derecho exclusivo del titular de la patente es muy importante en la

prctica, aunque pueda parecer una norma secundaria, la que establece lo que se denomina como INVER-

SIN DE LA CARGA DE LA PRUEBA. La LP dispone que si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricacin de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas caractersticas ha sido obtenido por el procedimiento patentado, y esa presun-cin se aplica aunque el demandado no sea el fabricante.

Esta norma es fundamental para el derecho exclusivo sobre procedimientos para la fabricacin de sus-tancias qumicas o farmacuticas. El problema que se plantea a menudo para la proteccin de esas patentes consiste en que el procedimiento patentado no es puesto en ejecucin dentro del territorio nacional, sino que se ejecuta en el extranjero y acceden por va de la importacin al territorio nacional los productos directamente obtenidos

por el procedimiento.

Hay ACTOS DE UTILIZACIN DE LA INVENCIN PATENTADA que no estn incluidos dentro del derecho exclusi-vo, fundamentalmente porque no pueden considerarse como tales actos de explotacin.

As ocurre con: los actos realizados en un mbito privado y con fines no comerciales; los actos realizados con fines experimentales referidos al objeto de la patente; a la preparacin de medicamentos realizada extemporneamente y por unidad en ejecucin de una receta mdica, o al empleo del objeto de la inven-cin patentada en medios de locomocin que estn en trnsito por el territorio nacional (art. 52 LP).

La excepcin favorable a la investigacin sobre el objeto de la patente es particularmente lgica, pues esa investigacin sirve al progreso tecnolgico que es precisamente la finalidad bsica del propio Derecho de patentes.

Por ltimo es preciso hacer notar que el titular tiene el derecho exclusivo para autorizar la introduc-cin en el mercado de los productos obtenidos por la invencin patentada, pero una vez que esa intro-

duccin en el mercado con su autorizacin ha tenido lugar se produce el denominado AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE PATENTE que consiste en que esos productos puestos en el mercado con autorizacin del titular pueden circular libremente y ser objeto de sucesivos negocios en el territorio nacional, sin que el titular de la patente tenga ya ningn derecho sobre ellos, porque su derecho, el derecho de patente, se agot al introducir el producto en el mercado.

El agotamiento del derecho se produce no slo a nivel nacional, sino tambin a nivel comunitario.

2. ACCIONES POR VIOLACIN DEL DERECHO DE PATENTE

Para hacer valer su derecho exclusivo la LP otorga al titular de la patente acciones para

Exigir la CESACIN de los actos que violan el derecho del titular de la patente; contra los interme-diarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir los derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en s mismos una infraccin. Fundamentalmente frente a los prestadores de servicios de intermediacin operativa en la sociedad de la informacin

La INDEMNIZACIN de los daos y perjuicios; plantea diversas cuestiones que son importantes.

1) LP establece una distincin fundamental, segn la cual quien fabrique, importe objetos protegi-dos por la patente o utilice el procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente estar obligado en todo caso a responder de los daos y perjuicios causados


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2) quienes realicen cualesquiera otros actos de violacin de la patente slo responden de los da-os y perjuicios causados si hubieran sido previamente advertidos de la violacin de la patente y requeridos para cesar en la misma o cuando en su actuacin hubiera mediado culpa o negli-gencia

La indemnizacin de daos y perjuicios debida al titular comprender el valor de la prdida que haya sufrido, el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violacin de su derecho, debiendo incluirse en la cuanta indemnizatoria, en su caso, los gastos de investigacin en los que haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisin de la infraccin de su derecho de patente

La Ley establece dos criterios alternativos a eleccin del perjudicado para fijar esa indemnizacin:

-Esa indemnizacin puede comprender las consecuencias econmicas negativas, los beneficios que el titular habra dejado de obtener por la competencia del infractor; los beneficios que haya obtenido el infractor por la explotacin del invento patentado, la indemnizacin del dao moral aunque no se hubiera probado que ste hubiera dado lugar

a un perjuicio econmico. A travs de esta va del dao moral, sin que sea exigible la prueba del perjuicio econmico, se atribuye al juez un amplio poder de discrecionalidad a la hora de conceder la indemnizacin al titular de la patente; se trata incluso de poder introducir por esta va los denominados daos punitivos, esto es, daos que exceden de los que hayan podido producirse y demostrarse de una manera efectiva

-Consiste en la cantidad a tanto alzado que como precio hubiera debido pagar el infractor al titular de la patente por la concesin de una licencia que le hubiere permitido llevar a cabo su explotacin conforme a derecho

Atendiendo a la regulacin legal a la que acaba de hacerse referencia, establecida por la Ley 19/2006, de 5 de junio, parece que se consolida legalmente la posibilidad de condenar a la indem-nizacin de daos y perjuicios aunque stos no hayan sido probados por quien ejercite la accin de violacin de la patente, puesto que el recurso a la indemnizacin por dao moral as lo permite. Viene as a apoyarse legalmente la doctrina jurisprudencial que cada vez ha venido cobrando mayor fuerza segn la cual la violacin de un derecho exclusivo de propiedad industrial da lugar por s misma y en todo caso a la produccin de daos, daos in re ipsa.

La STS insiste en que la existencia de daos ex re ipsa se ha presumido por la jurisprudencia en casos excepcionales, cuando los daos, sin necesidad de probarlos, se revelan evidentes e incontes-tables a la vista de las circunstancias del supuesto concreto.

el EMBARGO de los objetos producidos o importados con violacin del derecho del titular;

la ATRIBUCIN EN PROPIEDAD de los objetos o medios embargados cuando sea posible;

la ADOPCIN DE MEDIDAS NECESARIAS para evitar que prosiga la violacin de la patente, y

la PUBLICACIN de la sentencia condenatoria.

VII. LA PATENTE COMO OBJETO DE PROPIEDAD

La patente una vez concedida, e incluso la solicitud de patente, constituyen bienes con un valor econmi-co, que normalmente estn integrados dentro del patrimonio empresarial. Y como cualesquiera otros bienes es posible disponer sobre ellos.

Los medios fundamentales de disponer sobre las patentes consisten,

bien en la cesin de la patente, esto es la transmisin de la titularidad sobre la misma,

lo que es tambin muy frecuente la concesin de licencias.


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Las licencias no transmiten la titularidad de la patente, sino que lo que hacen es autorizar al licencia-tario para explotar la invencin patentada dentro de los lmites establecidos en el contrato; pero la titularidad de la patente sigue perteneciendo a la misma persona, esto es, al licenciante.

Las licencias pueden tener diversas modalidades:

a) LICENCIAS EXCLUSIVAS el licenciante no puede otorgar otras licencias y tampoco podr explotar la invencin, a no ser que se hubiera reservado expresamente ese derecho en el contrato.

b) LICENCIAS NO EXCLUSIVAS el licenciante es libre de otorgar otros contratos de licencia a terceras per-sonas sobre la misma invencin patentada.

c) LICENCIAS VOLUNTARIAS, que son las que libremente pactan los interesados y que son las que habi-tualmente existen en el trfico.

d) LICENCIAS OBLIGATORIAS pueden obtenerse sin el consentimiento del titular de la patente cuando el mercado est desabastecido de los productos patentados o no se utiliza el procedimiento paten-tado; por necesidades de la exportacin; por dependencia entre las patentes o por motivos de in-ters pblico.

e) LICENCIAS DE PLENO DERECHO tienen lugar cuando el titular de una patente hace ofrecimiento de ta-les licencias a todo el que lo solicite notificndoselo as a la OEPM. En tal caso cualquiera puede obtener la licencia de pleno derecho pagando una compensacin adecuada.

Las patentes pueden ser tambin objeto de usufructo o de hipoteca mobiliaria (art. 74 LP).

Debe tenerse en cuenta que la transmisin, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, slo surtirn efectos frente a terceros de buena fe desde que se hubieren inscrito en el Registro de Patentes.

VIII. NULIDAD Y CADUCIDAD DE PATENTES

Las patentes pueden declararse NULAS o CADUCADAS.

LA NULIDAD DE LA PATENTE ha de ser declarada judicialmente, y produce el efecto de considerar que la patente no tuvo nunca validez (art. 114 LP); es decir, que la declaracin de nulidad de la patente opera retroactivamente.

Las causas de nulidad de la patente son

1. la falta de los requisitos de patentabilidad;

2. la falta de una descripcin suficiente y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia;

3. el hecho de que el objeto del contenido de la solicitud de la patente sea ms restringido que el objeto sobre el que la patente se haya concedido

4. cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla por no ser l el inventor o su causa-habiente

La nulidad puede ser declarada parcialmente, mediante la anulacin de una o varias reivindicaciones que son las afectadas por las causas de nulidad, pero dejando subsistentes las restantes.

En la mayora de los casos la nulidad se solicita como consecuencia del ejercicio de una accin por vio-lacin de la patente. En tales casos, la defensa normal del demandado consiste, a su vez, en presentar reconvencin pidiendo la nulidad de la patente o alegar la nulidad como excepcin frente a la demanda por violacin de la patente:

Si la demanda reconvencional triunfa y es declarada la nulidad de la patente, entonces cae por su base la demanda por violacin de la misma, puesto que la patente se considera que nunca fue otorgada con efectos vlidos.


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Se desestimar la demanda si la sentencia acoge la excepcin de la nulidad esto es, cuando en la contestacin a la demanda se opone como excepcin la nulidad de la patente, pero no se plantea una demanda reconvencional de la nulidad de la patente.

LA CADUCIDAD de la patente no opera con carcter retroactivo, en los casos de caducidad de la patente, se considera que la patente fue concedida vlidamente y que ha tenido una vigencia efectiva hasta el mo-mento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad (art. 116.2 LP).

Esa caducidad puede tener lugar bien por

1. expiracin del plazo para el que se concedi la patente,

2. por renuncia del titular,

3. por falta de pago de las anualidades

4. por falta de explotacin en los dos aos siguientes a la concesin de la primera licencia obligatoria cuando la invencin no es explotada.

La caducidad es declarada por la Oficina Espaola de Patentes y Marcas.

IX. ESPECIALIDADES EN MATERIA DE INVENCIONES BIOTECNOLGICAS

La Ley 10/2002, de 29 de abril, relativa a la proteccin jurdica de las invenciones biotecnolgicas, in-corpor a la legislacin espaola la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, que resolva la problemtica que la proteccin de inversiones econmicas en la investigacin biotec-nolgica planteaba, al tenerse en cuenta que la legislacin de patentes se cre y desarroll para proteger invenciones de la materia inanimada y no de la materia viva.

Las normas especiales que afectan a la proteccin por medio de patentes de las invenciones biotecnolgi-cas afectan a la patentabilidad, con especial incidencia en las prohibiciones de patentar; a la obligacin de describir el invento de forma que cualquier experto pueda ponerlo en prctica; al mbito de proteccin del derecho exclusivo, en especial al agotamiento del derecho y a los derechos de agricultores y ganaderos, y, por ltimo, a las licencias obligatorias entre invenciones protegidas por patentes y variedades vegetales protegidas como obtenciones vegetales.

En materia de patentabilidad, se admite que pueden patentarse las invenciones de producto, de procedi-miento o de aplicacin que se refieran a la materia biolgica, entendiendo como tal la materia que contenga informacin gentica autorreproducible o reproducible en un sistema biolgico.

Esas invenciones, para ser patentables, tienen que reunir los requisitos de patentabilidad establecidos con carcter general por la LP, fundamentalmente, novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicacin industrial.

En materia de novedad y actividad inventiva surge la especialidad segn la cual el hecho de que la materia biolgica objeto de la invencin ya existiera en estado natural no impide su patentabilidad cuando la invencin haya aislado esa materia de su medio natural o la haya producido por un medio tcnico (art. 4.2 LP). As pues, el simple descubrimiento de materia biolgica en estado natural, sin aislarla, constituye un descubrimiento, pero no es una invencin patentable.

La invencin biotecnolgica tiene que tener tambin aplicacin industrial, esto es, utilidad. Por ello no es patentable una secuencia total o parcial de un gen si no se expresa en la solicitud de patente cual es su aplicacin industrial (art. 5.4 LP).

Son fundamentales las prohibiciones de patentar referidas a las invenciones biotecnolgicas, que prohbe patentar, con carcter general, las invenciones cuya explotacin sea contraria al orden pblico o a las buenas costumbres, considerndose que esa prohibicin opera, especialmente en los supuestos siguientes:

a) Los procedimientos de clonacin de seres humanos.

b) Los procedimientos de modificacin de la identidad gentica germinal del ser humano.


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c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

d) Los procedimientos de modificacin de la identidad gentica de los animales que supongan para stos sufrimientos sin utilidad mdica o veterinaria sustancial para el hombre o animal, y los anima-les resultantes de tales procedimientos.

Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biolgicos de obtencin de vegetales o de animales, esto es los procedimientos que consistan ntegramente en fenmenos naturales como el cruce o la seleccin (art. 5.3).

La regulacin de las invenciones biotecnolgicas tambin presenta importantes especialidades referen-tes a la descripcin. Como se recordar, la descripcin del invento patentable es esencial en el Derecho de patentes, pues gracias a esa descripcin cualquier experto en la materia puede ejecutar y poner en prctica la invencin patentada.

Ahora bien, cuando el invento tiene por objeto materia viva, materia biolgica, entonces no es posible la ejecucin de la invencin, por mucho que se describa, si no se dispone de la materia biolgica que es susceptible de reproduccin. Por ello, para patentar las invenciones biotecnolgicas que se refieran a materia biolgica no accesible al pblico y cuando esa materia no pueda ser descrita en la solicitud de patente de manera que un experto pueda reproducir la invencin, slo se considera que sta ha sido suficientemente descrita si al presentar la solicitud de la patente se ha depositado la materia biolgica en una institucin reconocida legalmente para ello (art. 25.2 LP).

En los casos en que los terceros tienen derecho a consultar los expedientes de las solicitudes de paten-tes y tras la concesin de la patente, esos terceros tienen derecho a que se les entregue una muestra de la materia biolgica depositada, siempre que se comprometan a no suministrar a otras personas ninguna muestra o materia derivada de la misma y a no utilizarla excepto con fines experimentales (art. 45 LP). Se trata de evitar que el derecho a obtener muestras de la materia biolgica sirva para violar el derecho exclusivo de la patente.

En cuanto al mbito de proteccin de las patentes para invenciones biotecnolgicas surge la necesidad de extender esa proteccin a cualquier materia biolgica obtenida por reproduccin o multiplicacin a partir de la materia biolgica patentada, siempre que la materia as obtenida tenga las mismas propiedades que la patentada (art. 50.2 LP).

Importantes son entre las limitaciones al derecho exclusivo de las invenciones biotecnolgicas los

El privilegio del agricultor consiste en que si se vende a un agricultor, con el consentimiento del titular de la patente, material de reproduccin vegetal, el agricultor tendr derecho a utilizar el producto de su cosecha pa-ra ulterior reproduccin o multiplicacin realizada por l mismo en su propia explotacin (art. 53.1 LP).

Y el privilegio del ganadero, consiste en que si se vende a un agricultor o ganadero, con consentimiento del titular de la patente, animales de cra o material de reproduccin animal, esa venta o comercializacin implica la autorizacin para utilizar el ganado protegido por la patente con fines agrcolas o ganaderos, esto es, para proseguir la actividad agrcola o ganadera; pero la autorizacin no permite una actividad de reproduccin co-mercial para la venta (art. 53.2).

Por ltimo, la LICENCIA OBLIGATORIA POR DEPENDENCIA DE PATENTES, que ya estaba regulada, se extiende a los supuestos en que exista dependencia entre patentes y derechos de obtencin vegetal.

La LICENCIA OBLIGATORIA PARA LA EXPLOTACIN NO EXCLUSIVA de las variedades vegetales protegidas por el rgimen comunitario de obtenciones vegetales tiene que ser concedida por la Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales.

X. MODELOS DE UTILIDAD

Son una institucin regulada para proteger las que podran denominarse como invenciones menores, en las que la innovacin consiste en la nueva forma o configuracin o estructura de un objeto, que atribuye a ste alguna ventaja prctica para su uso o fabricacin.


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Su regulacin slo existe en la LP, puesto que no existen modelos de utilidad concedidos por un orga-nismo supranacional europeo, a diferencia de lo que ocurre con las patentes. Los modelos de utilidad con-ceden los mismos derechos que las patentes de invencin, aunque con una duracin menor y con unos requisitos de proteccin menos exigentes que en las patentes, especialmente por lo que se refiere al estado de la tcnica y al nivel de la actividad inventiva

Segn el artculo 143 de la LP: Sern protegibles como modelos de utilidaden una enumeracin que es simplemente enunciativa los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos. La consecuencia fundamental de esta delimitacin de las invenciones susceptibles de ser protegidas es que no pueden acogerse a esa proteccin

ni las invenciones de nuevas sustancias (carecen de una forma a la que se vincule una nueva ventaja), ni las invenciones de procedimiento, ni tampoco las variedades vegetales.

El hecho de que los modelos de utilidad traten de proteger las protecciones menores tiene dos conse-cuencias fundamentales, relacionadas con la novedad y la actividad inventiva. Tanto la novedad como la actividad inventiva que se exigen en este caso son menos estrictas que en relacin con las patentes.

El estado de la tcnica, frente al cual ha de juzgarse la novedad o la actividad inventiva, se limita solamente a aquello que se ha divulgado en Espaa (art. 145.1 LP). Slo aquello que antes de la fecha de presentacin de la solicitud de proteccin como modelo ha sido divulgado en Espaa, por una descripcin escrita u oral, por una utilizacin o por cualquier otro medio. Delimitacin geogr-fica y nivel de generalizacin del conocimiento superior al de la simple accesibilidad al pblico.

Es menos exigente la actividad inventiva como requisito para la proteccin de los modelos de utili-dad que en el caso de las patentes.

El procedimiento de concesin de los modelos de utilidad vara significativamente respecto de las patentes, porque dentro de ese procedimiento existe siempre la posibilidad de que LOS TERCEROS SE OPONGAN A LA CONCESIN (art. 149 LP), posibilidad que no existe en la tramitacin de las patentes, si el solicitante no opta por el procedimiento de concesin con examen previo.

Los derechos otorgados por el modelo de utilidad la proteccin del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invencin. se seala una duracin para el modelo de utilidad de 10 aos improrrogables contados a partir de la fecha de presentacin de la solicitud; es de-cir, un plazo menor a los 20 aos que se otorga para las patentes.

XI. OBTENCIONES VEGETALES

1. PROBLEMTICA GENERAL

Las invenciones referentes a nuevas variedades de plantas presentan una serie de peculiaridades que han justificado la creacin de sistemas de proteccin diferenciados frente a las patentes de invencin. Esas

peculiaridades se centran en torno a la DESCRIPCIN, LA REPETIBILIDAD Y EL MBITO DE PROTECCIN.

En el Derecho de patentes tradicional la DESCRIPCIN del invento se vincula indisolublemente con la repetibilidad de ste. Con referencia a la obtencin de nuevas variedades vegetales no es posible, sin embargo, ofrecer en todos los casos una descripcin que rena tales requisitos:

o porque la simple descripcin de la nueva variedad no permitira, por s sola, volver a obtenerla de nuevo; y

o porque aunque se describa el procedimiento de obtencin, no puede asegurarse que en el cien por cien de los casos dara lugar a la nueva variedad.

La REPETIBILIDAD por va biolgica presenta diferencias sustanciales segn las caractersticas inherentes a la reproduccin de las distintas especies. Esa repetibilidad por la va de la reproduccin biolgica slo es efectiva si la nueva variedad es homognea y estable.


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Esa capacidad de reproducirse por la va biolgica tiene una incidencia directa en el MBITO DE PROTEC-

CIN, puesto que suscita un problema impensable para las invenciones referentes a la materia no vi-viente, especialmente por lo que se refiere al agotamiento del derecho de patentes.

En efecto, en el Derecho de patentes, una vez que el producto obtenido por la invencin es introducido en el mercado por el titular de la patente o con su consentimiento, ese objeto puede, como regla general, circular y ser utilizado por cualquiera.

En el caso de las plantas, y dada la capacidad de reproduccin biolgica de las mismas, se plantea la cuestin de determinar cul debe ser el rgimen aplicable a los nuevos ejemplares obtenidos por esa reproduccin, esto es, fundamentalmente si el agotamiento del derecho del titular de la proteccin opera o no frente a ellos.

2. REGULACIN LEGAL

Regulacin sobre la proteccin especial para las nuevas variedades vegetales:

Nivel internacional: Convenio Internacional para la Proteccin de las Obtenciones Vegetales (UPOV), Pars 2 de diciembre de 1961 y modificado en el nuevo texto de Ginebra de 19 de marzo de 1991. Ha sido ratificado por Espaa (BOE de 20 de julio de 2007).

En Espaa rige esta materia la Ley 3/2000, de 7 de enero, sobre Rgimen Jurdico de la Proteccin de las Obtenciones Vegetales (LOV) y el Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, de 27 de julio de 1994, re-lativo a la proteccin comunitaria de las obtenciones vegetales. (ROV)

Pueden ser objeto de proteccin las variedades de todos los gneros y especies botnicos, incluyendo los hbridos.

Los requisitos para que la proteccin pueda ser concedida son que la variedad ha de ser distinta, homog-nea, estable y nueva, y adems deber ser identificada por una denominacin.

La proteccin ha de ser solicitada,

A nivel nacional, al Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino, que es competente para la tramitacin del procedimiento de concesin y la concesin de los ttulos de obtencin vegetal, pero las Comunidades Autnomas tienen facultades para recibir las solicitudes y comprobar el cumplimien-to de los requisitos formales de las mismas.

A nivel comunitario es competente la Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales.

El derecho exclusivo del titular, se extiende no slo al material de multiplicacin sino en general a compo-nentes de la variedad o material cosechado de ella, esto es, a los productos de la cosecha. Y los actos incluidos son la produccin o reproduccin (multiplicacin); acondicionamiento con vistas a la propagacin; puesta en venta; venta u otro tipo de comercializacin; exportacin de la Comunidad o importacin a ella y el almacenamiento con vistas a cualquiera de los actos mencionados anteriormente.

La duracin de la proteccin es en general hasta el final del vigsimo quinto ao natural (25) desde la concesin, salvo para la vid y especies arbreas en que la duracin es hasta el final del trigsimo ao natural desde la concesin (arts. 18 LOV y 19 ROV).

Se establece el privilegio del agricultor, que consiste en que no se considera que vulnere el derecho exclusivo del obtentor la utilizacin que haga el agricultor en su propia explotacin del producto de su propia cosecha como material de propagacin de una variedad protegida que haya sido adquirida lcita-mente y no sea hbrida ni sinttica.

Se establece el agotamiento comunitario, con dos importantes matizaciones vinculadas a la caracterstica de las variedades vegetales que consiste en su capacidad de automultiplicarse. Por eso se dispone que el material vegetal protegido que ha sido introducido en el mercado comunitario por el titular de la obtencin vegetal o con su consentimiento es de libre circulacin y negociacin, pero el derecho del obtentor no se agota para dos clases de actos:


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a) los actos de propagacin, salvo que sta estuviera prevista al ceder el material, o

b) la exportacin de componentes de la variedad a pases donde esa variedad no est protegida, sal-vo que el material exportado vaya a ser consumido.

XII. PROTECCIN JURDICA DEL DISEO INDUSTRIAL

1. NOCIONES PREVIAS

El diseo de los productos en el mercado constituye un valor aadido que, con gran frecuencia, supera ampliamente, el valor conjunto de la materia prima y el proceso de fabricacin. Pero el valor del diseo est indisolublemente vinculado a su exclusividad. Esa exclusiva de explotacin puede conseguirse en nuestro pas a travs de distintos cauces legales.

Ante todo existe una proteccin legal especfica para el diseo industrial, o lo que es lo mismo, para los dibujos y modelos industriales.

En materia de propiedad industrial la PROTECCIN DEL DISEO equivale a la proteccin de los dibujos y modelos industriales, y el hecho de tener en cuenta esta equivalencia es importante para relacionar la legislacin espaola sobre diseo industrial con la regulacin comunitaria europea y para establecer tambin la relacin con los Convenios internacionales, que se refieren igualmente a la proteccin de los dibujos o modelos industriales.

Debe tenerse en cuenta que tambin es posible obtener el derecho exclusivo sobre el diseo a travs de

La legislacin sobre propiedad intelectual, esto es, el Derecho de autor. Importa destacar, adems, que esas dos formas de proteccin, la del diseo y del Derecho de autor son acumulables, siempre que el diseo de que se trate presente en s mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artstica segn las normas que regulan la propiedad intelectual.

La legislacin sobre competencia desleal, medio a travs del cual es posible proteger, en determina-dos casos los diseos industriales, evitando su copia

2. LA PROTECCIN JURDICA DEL DISEO INDUSTRIAL (MODELOS Y DIBUJOS)

A. Legislacin aplicable

Es posible obtener el derecho exclusivo sobre un diseo industrial (dibujo o modelo), para su explotacin en el territorio espaol, a travs de dos cauces diferentes: el nacional y el comunitario europeo.

Espaa: la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Proteccin Jurdica del Diseo Industrial (LDI) (modificada por la Ley 19/2006, de 5 de junio), presentando la correspondiente solicitud ante la Oficina espaola de Patentes y Marcas.

Unin Europea: Reglamento CE nm. 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), puesto que los dibujos y modelos comunitarios conviven con los modelos y dibujos (diseo) protegidos a nivel nacional en los EEMM por sus respectivas leyes nacio-nales (art. 95).

Existen dos modalidades de proteccin comunitaria:

el DIBUJO O MODELO COMUNITARIO REGISTRADO. Para la proteccin del mismo debe presentarse la co-rrespondiente solicitud ante la Oficina de Armonizacin del Mercado Interior (OAMI) que tiene su sede en Alicante.

el DIBUJO O MODELO COMUNITARIO NO REGISTRADO goza de proteccin sin necesidad de presentar nin-guna solicitud ante ningn organismo. Se ha considerado, que al no existir ninguna necesidad de regis-tro cualquier diseo quedar automticamente protegido en el territorio espaol cumpliendo simplemente los requisitos establecidos en el Reglamento comunitario. Eso s, debe tenerse en cuenta que esa protec-cin del diseo no registrado aunque efectiva en el territorio espaol, como en el resto de la Unin Euro-

pea, se basa en el RDMC y no en la LDI.


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B. Nocin y requisitos de proteccin

El diseo industrial es el gnero que incluye dos modalidades,

los dibujos (diseos bidimensionales) los modelos (diseos tridimensionales).

Por ello, se har referencia indistintamente al diseo industrial y a los dibujos y modelos.

El diseo industrial consiste en la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que tenga caractersticas especiales que pueden consistir, en particular, en su lnea, configuracin, color, forma, textura o material del producto en s o de su ornamentacin [arts. 1.2 a) LDI y 3 a) RDMC].

El dibujo o modelo es la apariencia externa de un producto industrial o artesanal o de su embalaje, de manera que la novedad hay que referirla exclusivamente a la forma.

Para que el dibujo o el modelo sean protegibles, tanto registrados como no registrados, han de cumplir ciertos requisitos absolutos. La apariencia del producto

VISIBILIDAD: ha de ser visible

FUNCIN NO TCNICA: no debe cumplir exclusivamente una funcin tcnica. no son protegibles las caractersticas de la apariencia que permiten la interconexin del producto con otro producto distin-to que cumple una funcin diferente. Ahora bien, respecto de los productos intercambiables dentro de un sistema modular, s que pueden ser objeto de proteccin los diseos de tales productos.

NEGATIVO: la prohibicin de proteger diseos contrarios al orden pblico o las buenas costumbres.

Adems, el dibujo o modelo protegible tiene que cumplir dos requisitos comparativos: la novedad y el carcter singular (arts. 5 LDI y 4.1 RDMC). Son requisitos comparativos porque para comprobar su existen-cia hay que comparar la apariencia del producto que se pretende proteger con la de otros dibujos o modelos u otras creaciones anteriores.

La comparacin ha de realizarse con todos los dibujos o modelos que se hubieren hecho pblicos antes de la fecha legalmente relevante para la comparacin, y esa fecha legalmente relevante para la compara-cin es distinta segn se trate de la proteccin

Dibujo o modelo comunitario no registrado el da en que dicho dibujo o modelo haya sido hecho pblico por primera vez.

Diseo registrado la de presentacin de la solicitud de registro, o, si se hubiere reivindicado priori-dad unionista o de exposicin, la fecha de prioridad.

Se hace pblico el conocimiento en cuestin, bien a travs de la inscripcin en el Registro, bien a travs de la publicacin, exposicin, comercializacin o divulgacin de cualquier otro modo.

Constituyen anterioridades los dibujos o modelos registrados que tengan una fecha de prioridad ante-rior aunque su registro haya sido publicado despus de la fecha determinante para juzgar la novedad y el carcter singular del dibujo o modelo de que se trate. Entre las anterioridades con las que debe realizarse la comparacin hay que incluir tambin los signos distintivos (marcas) o las obras protegidas por el derecho de autor.

Para juzgar la novedad y carcter singular del dibujo o modelo registrado, no puede tomarse en cuenta como anterioridad el hecho de que el dibujo o modelo se haya hecho pblico durante los doce meses anteriores a la fecha de presentacin de la solicitud de registro o, en su caso, de la fecha de prioridad, si esa divulgacin la ha hecho el autor, su causahabiente, o un tercero al que aqullos hayan dado la informa-cin pertinente o a resultas de una accin de cualquiera de ellos, o si la divulgacin la ha hecho un tercero mediante un acto abusivo respecto al autor o su causahabiente.

Esta exclusin de las anterioridades a tener en cuenta para la novedad y el carcter singular del diseo registrado tiene la mayor importancia, puesto que permite que quien hace pblico su diseo y obtiene as


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la proteccin correspondiente al dibujo o modelo comunitario no registrado, pueda solicitar la proteccin de carcter registral para ese mismo diseo, siempre que presente la solicitud dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que lo hizo pblico por primera vez.

Es fundamental determinar cmo ha de realizarse la comparacin. El dibujo o modelo debe ser nuevo, esto es, no debe ser idntico, lo cual implica que no debe diferir por detalles insignificantes de las anteriori-dades con las que se compara. Este requisito del carcter singular viene a ser el equivalente, en materia de dibujos y modelos, a la actividad inventiva que se exige como requisito para la patentabilidad de las invenciones.

Junto a los requisitos objetivos de proteccin, hay que tener en cuenta un requisito subjetivo, esto es, que tiene derecho a la proteccin el creador o su causahabiente. Y en el caso de que el dibujo o modelo haya sido realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empre-sario, el derecho al diseo corresponder al empresario salvo pacto en contrario.

Por supuesto, para obtener la proteccin del diseo registrado es preciso presentar la correspondiente solicitud de registro ante la OEPM (art. 2 LDI) para la proteccin a nivel nacional o ante la OAMI para los dibujos y modelos comunitarios (art. 35 RDMC) y que la proteccin solicitada sea concedida.

C. Procedimiento de registro

a. Dibujo o modelo comunitario

La solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado debe presentarse ante

la OAMI (Oficina de Armonizacin del Mercado Interior) con sede en Alicante y que es tambin com-petente para el registro de las marcas comunitarias.

las Oficinas de la Propiedad Industrial competentes de los Estados miembros, los cuales han de remitir la solicitud a la OAMI (art. 35). Se permite la presentacin de solicitudes mltiples para pro-ductos de la misma clase de la Clasificacin Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (art. 37 RDMC).

La OAMI examina si la solicitud

cumple los requisitos de forma (art. 45 RDMC), y en cuanto a los requisitos de fondo

slo puede denegar el registro si el dibujo o modelo

o no responde a la nocin que de los dibujos o modelos comunitarios establece el artculo 3 a), esto es, si el objeto para el que se pide la proteccin no es la apariencia externa de un producto,

o o si el dibujo o modelo es contrario al orden pblico o las buenas costumbres (art. 47 RDMC).

Obsrvese que no se examinan la novedad y el carcter singular, ni existe trmite de oposiciones por parte de terceros.

Si cumple con los requisitos, se inscribe en Registro como dibujo o modelo comunitario registrado (art. 48 RDMC) y se publica en el Boletn de Dibujos y Modelos Comunitarios (art. 49 RDMC).

Es posible, sin embargo, que al presentar la solicitud el solicitante pida que se aplace la publicacin durante un plazo de treinta meses desde la fecha de prioridad (art. 50 RDMC). Este aplazamiento sirve para evitar que el modelo o dibujo sea copiado durante la fase preparatoria para su comercializacin.

b. Diseo nacional

Es imprescindible presentar la solicitud para que la (OEPM) registre el diseo, que es cuando comienza el procedimiento.

1. Se presenta ante

a. el RGANO COMPETENTE DE LA COMUNIDAD AUTNOMA donde el solicitante o su representante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo.


Lecardilla 20

b. debiendo PRESENTARSE ESA SOLICITUD DIRECTAMENTE ANTE LA OEPM por solicitantes de Ceuta y Melilla,

solicitantes no domiciliados en Espaa y en

los supuestos en que el solicitante o su representante soliciten el registro a travs de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviera carcter territorial (art. 20 LDI).

2. Para que a la solicitud se le otorgue una fecha de presentacin, deber contener como mnimo una instancia en que solicite el registro del diseo,

la identificacin del solicitante y

una representacin grfica del diseo apta para ser reproducida (arts. 21.1 y 23.1 LDI).

Se admite que una misma solicitud de registro pueda comprender varios diseos hasta un mximo de 50, siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificacin Internacio-nal de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno. Esta ltima limitacin no se aplica sin embargo a los diseos bidimensionales (art. 22.1 LDI).

3. El rgano competente para recibir la solicitud, esto es, el rgano autonmico o la OEPM, debe hacer un primer examen para comprobar que la solicitud rene los requisitos necesarios para que se otor-gue una fecha de presentacin; comprobar si se han satisfecho las tasas de solicitud; comprobar si el solicitante est legitimado para el registro del diseo y, en general si la solicitud de registro rene to-dos los requisitos formales exigidos en la Ley (art. 27.1).

4. Si se supera ese examen de admisibilidad y de forma, debe remitirse la solicitud, en su caso, a la OEPM. Y sta debe examinar de oficio si el objeto de la solicitud es un diseo y si es contrario al orden pblico o a las buenas costumbres (art. 29 LDI).

5. Superado el examen de oficio por parte de la OEPM y una vez subsanadas las irregularidades o defec-tos que se hubieren puesto de manifiesto, la OEPM ha de dictar la resolucin acordando el registro del diseo, expedir el ttulo de registro y publicar en el Boletn Oficial de la Propiedad Industrial la mencin de la concesin (art. 31 LDI).

Es importante tener en cuenta que al presentar la solicitud de registro el solicitante puede pedir que se aplace la publicacin del diseo durante un plazo de 30 meses contados desde la fecha de presentacin de la solicitud o, en su caso, desde la fecha de prioridad.

Una novedad muy importante de la LDI en materia de procedimiento de concesin de derechos de propiedad industrial consiste en que se establece, por primera vez en este mbito del Derecho, el trmite de oposicin por los terceros posterior a la concesin del registro. En efecto, dentro de los dos meses siguientes a la publicacin del diseo registrado cualquier persona puede presentar oposicin alegando que el diseo registrado no cumple con los requisitos de proteccin, esto es su carcter de diseo, la novedad, el carcter singular y la accesibilidad al pblico.

Tambin son posibles causas de oposicin

la falta de legitimacin del solicitante para obtener el derecho;

la incompatibilidad del diseo con otro diseo cuya solicitud fue presentada en Espaa anterior-mente y que ha sido concedida;

el hecho de que el diseo incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en Espaa o el uso no autorizado de una obra protegida por la propiedad intelectual (art. 33).

Una vez presentada la oposicin, el solicitante tiene la posibilidad de modificar el diseo, siempre que mantenga su identidad sustancial, eliminando los elementos que hayan motivado la oposicin.

Como rgimen subsidiario para los procedimientos administrativos previstos en la LDI rigen las disposicio-nes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Rgimen Administrativo.


Lecardilla 21

D. Proteccin conferida por el diseo

La proteccin conferida por los dibujos y modelos comunitarios no registrados es totalmente distinta de la que se atribuye al diseo registral, tanto si es comunitario como si es nacional.

DIBUJO O MODELO COMUNITARIO NO REGISTRADO.

El derecho que confiere a su titular consiste en que aqul no puede ser copiado. No es un derecho exclusivo absoluto, sino un derecho a no ser copiado, de manera que el titular no podr ejercitar su derecho contra quien utilice el dibujo o modelo, si esta persona ha obtenido ese dibujo o modelo como resultado de un trabajo independiente realizado en circunstancias tales que permitan pensar razona-blemente que el tercero en cuestin no conoca el dibujo o modelo divulgado por el titular. Naturalmen-te la prueba de que se trata de una creacin independiente y no de una copia recaer sobre el tercero que alegue esa defensa.

La duracin de esa proteccin es de tres aos a partir de la fecha en que el dibujo o modelo se haya hecho pblico por primera vez dentro de la Comunidad Europea.

DISEO REGISTRADO, tanto el comunitario como el nacional

Derecho exclusivo de carcter absoluto, puesto que atribuye al titular el derecho exclusivo de utiliza-cin y de prohibir esa utilizacin a los terceros sin su consentimiento (arts. 45 LDI y 19.1 RDMC).

La duracin de la proteccin al diseo registrado es de cinco aos a partir de la fecha de presentacin de la solicitud de registro, pudiendo renovarse el plazo de proteccin por uno o varios perodos de cin-co aos hasta un mximo de veinticinco a partir de la fecha de presentacin de la solicitud (arts. 43 LDI y 12 RDMC).

Y en el mbito objetivo la proteccin atribuida al titular del diseo comprende cualquier diseo que no produzca en el usuario informado una impresin general distinta.

El derecho atribuido al titular del dibujo o modelo tiene ciertas limitaciones de importancia. As, ese derecho no puede ejercerse respecto de

o actos realizados en privado y con fines no comerciales;

o actos con fines experimentales;

o actos con fines de cita o docentes, siempre que no sean contrarios a usos comerciales leales, no perjudiquen indebidamente la explotacin normal del diseo y se mencione la fuente,

o y actos referentes al equipamiento y reparacin de buques y aeronaves de terceros pases que sean introducidos temporalmente en territorio de la Comunidad (arts. 48 LDI y 20 RDMC).

o Tampoco puede el titular ejercer sus derechos en los supuestos de agotamiento del mismo, esto es, en relacin con los actos relativos a un producto que haya sido introducido en el mercado del Espa-cio Econmico Europeo por el propio titular o con su consentimiento (arts. 49 LDI y 21 RDMC).

Quienes hayan comenzado a utilizar el modelo o dibujo de buena fe, o hecho preparativos serios y efectivos para ello, antes de la fecha de prioridad de la solicitud del modelo registrado, podrn continuar su explotacin sin que ello constituya una violacin del derecho exclusivo del titular del dibujo o modelo registrado.

La proteccin del diseo es acumulable con la proteccin que pueda corresponder al mismo objeto por otros derechos de propiedad industrial o derecho de autor.


Lecardilla 22

E. Acciones por violacin del derecho sobre el diseo

Las acciones que puede ejercitar el titular del diseo en el caso de violacin de su derecho exclusivo aparecen reguladas en LDI.

Con carcter general el titular de un diseo puede ejercitar acciones civiles o penales ante los tribuna-les ordinarios para exigir cualesquiera medidas que estime necesarias para la salvaguarda de su derecho.

La enumeracin de acciones civiles no es exhaustiva. Entre esas acciones cabe distinguir aqullas ten-dentes a impedir que se realice o contine la violacin del derecho exclusivo sobre el diseo, de la accin para reclamar la indemnizacin de los daos y perjuicios causados.

Entre las ACCIONES DIRIGIDAS A IMPEDIR QUE TENGA LUGAR O CONTINE LA VIOLACIN DEL DERECHO hay que incluir

las acciones de cesacin

de adopcin de medidas para evitar que prosiga la actividad infractora, y en particular que

o se retiren del mercado los productos infractores y

o el embargo y destruccin de los medios principalmente destinados a cometer la infraccin

de destruccin o cesin con fines humanitarios de los productos infractores, a eleccin del actor, o alternativamente la entrega de los objetos infractores al actor a precio de coste y a cuenta de la correspondiente indemnizacin de daos y perjuicios.

y la publicacin de la sentencia a costa del infractor

Todas estas acciones no pueden ejercitarse frente a quien haya adquirido de buena fe los objetos in-fractores para su uso personal.

Las acciones para exigir la cesacin de los actos de violacin del diseo y evitar que prosiga sta pueden ejercitarse tambin, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir los derechos reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en s mismos una infraccin. Con esta norma lo que se pretende es permitir que se ejerciten las acciones de cesacin y para evitar que prosiga la violacin del diseo fundamentalmente frente a los prestadores de servicios de intermediacin operativa en la sociedad de la informacin.

Tanto las acciones para impedir la violacin del derecho sobre el diseo o la eliminacin de sus efectos, as como la solicitud de medidas para evitar que prosiga la violacin pueden ejercitarse, a diferencia de lo que ocurre con las acciones de indemnizacin, contra cualesquiera personas en el trfico econmico que realicen actos de infraccin del diseo protegido.

La accin de indemnizacin de daos y perjuicios procede cuando ya han tenido lugar el acto o actos de violacin del diseo.

Responden en todo caso quienes hayan fabricado o importado objetos que incorporen el diseo protegido, as como los responsables de la primera comercializacin de tales objetos.

En los dems supuestos slo procede la responsabilidad por los daos y perjuicios causados cuando el infractor ha actuado con culpa o negligencia y especialmente cuando hubiera sido advertido fe-hacientemente por el titular del derecho acerca de la existencia de ste, convenientemente identi-ficado (art. 54.2 LDI).

Los daos y perjuicios que pueden reclamarse al infractor son

los correspondientes a las prdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener (principio general pa-ra la fijacin de los daos y perjuicios)

el perjuicio ocasionado al prestigio del diseo debido a la calidad inferior de los productos ilcita-mente comercializados, la realizacin defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercializacin.


Lecardilla 23

la indemnizacin los gastos de investigacin en los que se haya incurrido para obtener pruebas de la violacin del derecho exclusivo (art. 55.1 LDI modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio).

condena a una indemnizacin coercitiva no inferior a 600 euros por da transcurrido hasta que se produzca la cesacin efectiva de la infraccin (art. 55.6 LDI).

Para el clculo de los daos y perjuicios la LDI establece dos criterios alternativos a eleccin del perjudicado para fijar esa indemnizacin.

1. las consecuencias econmicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habra obtenido previsiblemente de la explotacin del diseo si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este ltimo haya obtenido de la explotacin del diseo. Puede aadirse una indem-nizacin del dao moral, sin que sea exigible la prueba del perjuicio econmico, que atribuye al juez un amplio poder de discrecionalidad a la hora de conceder la indemnizacin al titular del dise-o; se trata incluso de poder introducir por esta va los denominados daos punitivos, esto es, daos que exceden de los que hayan podido producirse y demostrarse de una manera efectiva.

2. El otro criterio legalmente previsto consiste en la cantidad a tanto alzado que como precio hubiera debido pagar el infractor al titular del diseo por la concesin de una licencia que le hubiere per-mitido llevar a cabo su explotacin conforme a derecho

A los efectos de la fijacin de la indemnizacin habr que tener muy en cuenta la incidencia que el diseo tenga en la demanda del producto (art. 55.3 LDI).

La propia LDI, siguiendo en este punto lo que ya estableca la LM, fija una indemnizacin legal mnima, cuya cuanta no es preciso probar, consistente en el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorpore el diseo protegido. Por supuesto, el titular del diseo podr exigir una indemnizacin superior, pero los daos y perjuicios que reclame por encima del mnimo legal deber probarlos.

Ninguna de las acciones que se atribuyen al titular del diseo para la proteccin de su derecho podr ser ejercitada frente a quienes utilicen los objetos con el diseo que hubieran sido introducidos en el comercio por personas que ya hayan indemnizado al titular de forma adecuada los daos y perjuicios causados (art. 56 LDI).

Solamente se pueden exigir los daos y perjuicios correspondientes a los actos de infraccin realizados durante los 5 aos anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente accin (art. 57.2 LDI).

Las acciones civiles derivadas de la violacin del derecho sobre el diseo prescriben a los cinco aos desde el da en que pudieron ejercitarse.

Existe una IMPORTANTE MEDIDA PREVISTA EN EL DERECHO COMUNITARIO para proteger a los titulares de derechos de propiedad intelectual, entre ellos a los titulares de dibujos o modelos registrados o no registra-dos; consiste en la facultad que tiene el titular de solicitar ante las autoridades aduaneras la retencin de las mercancas infractoras

capítulo viii

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