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Registro y/0 Licenciamiento Marcario

Lic. Karla ivette gonzález garcía

Especialista en propiedad industrial

PROPIEDAD INTELECTUAL

Concepto de Propiedad Industrial

• Es un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado.

¿Qué es un Signo Distintivo?

• Son aquellos que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar de las manifestaciones o actividades homólogas de los demás, las propias actividades, servicios, productos o establecimientos.

Tipos de Signos Distintivos

Marcas y Marcas

Colectivas

Aviso Comercial

Denominación de Origen

Nombre Comercial

Signos Distintivos

¿Qué es una Marca?

• Es todo signo utilizado para distinguir e individualizar un producto o servicio de otros de su misma clase o especie en el mercado.

Importancia y Beneficios que otorga un Registro Marcario

El derecho exclusivo al uso del signo distintivo para distinguir los productos/servicios para los cuales se solicitó.

El derecho exclusivo al uso en todo el territorio mexicano.

El derecho exclusivo a conceder el uso a terceros mediante licencias de uso.

El derecho exclusivo a prohibir el uso sin su consentimiento.

Al ser un bien intangible, el signo distintivo podrá ser un bien comercial que puede ser el activo más rentable de su negocio.

Permite a los clientes distinguir los productos/servicios de los de sus competidores.

Transmiten mensajes conceptuales e identificadores al público consumidor.

Al ser un bien comercial, existe la posibilidad de

garantizar un crédito.

Con el registro o publicación está informando a terceros que éste es un derecho de propiedad particular.

Un registro de marca puede servir como base en otros países para solicitar el registro de una marca.

Con el registro se pueden ejercer acciones legales en contra de terceros que lo usen sin autorización.

Una marca constituye un derecho para reprimir y evitar la competencia desleal en el mercado.

Tipos de Marcas

• Nominativas: AVON

• Innominadas:

• Tridimensionales:

• Mixtas:

Tipos de Marcas

• Mixtas:

• Colectivas:

Vigencia de una Marca

• En el caso de México la vigencia de una marca es de 10 años y este plazo es renovable por períodos del mismo tiempo.

• Respecto a los tipos de marcas todos contemplan las marcas tradicionales como el caso de México y algunos países como Chile, Colombia, Cuba y Nicaragua también protegen marcas No tradicionales (sonoras, olfativas, de color, etc.)

Vías para obtener un Registro Marcario

• La ruta nacional: Presentación de solicitudes en las oficinas de marcas de cada país en los cuales se busca la protección de la marca.

• En México en las oficinas centrales ubicadas en el DF, o bien, en algunas de las cinco oficinas

regionales (León, Monterrey, Mérida, Guadalajara, y Puebla, así como en las delegaciones federales de la Secretaría de Economía en cada estado de la república.

• La ruta internacional: Presentación de solicitudes vía Protocolo de Madrid.

Búsquedas previas a la solicitud

• BUSQUEDA FIGURATIVA Permite acceder a la base de datos pública de marcas con diseño, clasificadas en el marco de la Clasificación de Viena y, obtener resultados para examinar si existe una solicitud en trámite o registrada, idéntica o semejante en grado de confusión por el diseño, a fin de tener mayores elementos a considerar en la presentación de su solicitud. • BÚSQUEDA FONÉTICA. Es una herramienta a disposición del público en general que desee obtener

resultados para examinar si existe una solicitud en trámite o registrada, idéntica o semejante en grado de confusión; es gratuita e y el resultado es inmediato.

Solicitud de Marca

Presentación y Recepción de la solicitud

• La presentación se realiza de forma presencial en las instalaciones del IMPI, en línea, en sus Oficinas al interior del país, por FAX, por correo o servicios de mensajería.

• El área de Recepción y Control de recibe y asigna el número de expediente, tipo de trámite y

código de barras, procesa las solicitudes capturando los datos en el Sistema Integral de Gestión de Marcas, inicia la codificación de diseño y examen figurativo.

• Se digitaliza las solicitudes y las promociones y se turnan para estudio a las áreas

correspondientes. • Una vez que se ha dado entrada a las solicitudes de marca, se conforma un expediente (tanto

físico como virtual), el expediente físico, quedará accesible tanto al personal del Instituto como al público en general.

• Posteriormente, cuan se analiza y se determina algún requerimiento o se resuelva respecto a

la forma o fondo del asunto, se atiende y lleva el control de correspondencia interna y externa, lo que implica: a) gestión de correspondencia, b) envío de correspondencia y c) notificación de documentos.

Examen de Forma

Tanto en México como en otros países, se lleva a cabo este examen mismo que tiene por objeto la revisión de los siguientes requisitos: Solicitud firmada. Formato oficial debidamente llenado. Revisar la Clasificación de productos y servicios.

Verificar el pago correcto. Estudiar los documentos anexos a la solicitud. De no cumplir con alguno de los requisitos legales se emite un

requerimiento a efecto de cumplir con lo solicitado, presentando los documentos que lo acrediten, o bien, manifestando lo que a su derecho convenga y, de no cumplir con lo solicitado se abandona el trámite.

Examen de Fondo

Es aquel en el cual se determina si el signo propuesto a registro incurre en una prohibición para su registro conforme a la Ley de la Propiedad Industrial, ya sea ésta absoluta o relativa.

En su caso se da el visto bueno del registro y se autoriza por los superiores jerárquicos; de lo contrario, se emiten comunicaciones oficiales tales como: a) impedimentos, b) objeciones, c) desechamientos, d) abandonos, e) no reconocimiento del derecho de prioridad, ó generarse un proyecto de resolución de negativa de registro según corresponda.

Por lo que hace a los plazos máximos de respuesta conforme al Acuerdo por el que se establecen reglas y criterios para la resolución de diversos trámites.

Examen de Fondo

• Prohibiciones Absolutas • Contrarios al orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

• Denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o

cambiantes.

• Nombres técnicos o de uso común. Lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, conversión en designación usual o genérica de productos o servicios.

• Formas tridimensionales del dominio público, uso común y/o

carezcan de originalidad. Forma usual y corriente de los productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial.

SPA

Examen de Fondo • Prohibiciones Absolutas • Denominaciones, figuras o formas tridimensionales descriptivas de

los productos o servicios. Descriptivas o indicativas de: especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

• Letras, los dígitos o los colores aislados. E 1

• Traducción, variación ortográfica caprichosa o la construcción

artificial de palabras no registrables. TKT • Condecoraciones, medallas u otros premio, reconocidos

oficialmente.

shoes

Examen de Fondo

• Prohibiciones Absolutas

• Denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, gentilicios, nombres y adjetivos. Indiquen procedencia. Originen confusión o error por procedencia.

• Engañen al público o induzcan a error, falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades.

• Nombres de poblaciones o lugares caracterizados por la fabricación de ciertos productos.

Gran Tequilero

Examen de Fondo

• Prohibiciones Relativas (requieren autorización)

• Escudos, banderas o emblemas de países, Estado, municipio o divisiones políticas. Denominaciones, siglas, símbolos o emblemas.

• Nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas. Cónyuge, parientes consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto grado.

• Títulos de obras intelectuales o artísticas, de publicaciones y difusiones periódicas. Personajes ficticios o simbólicos. Personajes humanos de caracterización, nombres o denominaciones de grupos artísticos.

Examen de Fondo

• Prohibiciones Relativas (requieren autorización) • Denominaciones, figuras o formas tridimensionales iguales o semejantes. Marca que el Instituto estime

o haya declarado notoriamente conocida o famosa. Cualquier producto o servicio.

• Signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un Estado, monedas, billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago nacional o extranjero. Cualquier producto o servicio.

• Marca idéntica o semejante en grado de confusión a otra. PATZO VS PATZO

• Marca idéntica o semejante en grado de confusión, a un nombre comercial. Giro preponderante: elaboración o venta de los productos o la prestación de los servicios.

DORI vs DORY

Procedimiento de Registro

Protocolo de Madrid

• Es un Tratado Internacional que establece un procedimiento mediante el cual el titular de una marca o solicitud de base puede solicitar y extender la protección de dicha marca a nivel mundial. Entró en vigor en México el 19 de febrero de 2013.

• El objetivo es apoyar a las empresas mexicanas que buscan

expandir sus productos o servicios en el extranjero, en el proceso de registro de su marca.

• Esta protección puede ser otorgada o denegada por las oficinas de

cada Parte Contratante de acuerdo a su legislación nacional (92 miembros).

• México es el tercer país de la región de América Latina que forma

parte del Sistema.

Plazos y funcionamiento del Protocolo de Madrid

Marcas Notorias y Marcas Famosas

Antecedentes.

• Protección de marcas notoriamente conocidas reconocida desde 1925 (Art. 6 bis adición al Convenio de París) . Protección en países miembros, con independencia de a legislación local.

• En 1994, fueron también se extendió la protección a

marcas de servicios notoriamente conocidas. • Nuevos elementos para determinar si la marca es

notoriamente conocida, considerando un sector relevante del público e incluyendo la promoción de la marca.


NOTORIEDAD Definición: muy similar a “Marca muy conocida”: • Conocida por un sector particular del público o círculos comerciales en

México. • Resultado de la actividad comercial desarrollada en México o en el

extranjero. • Como consecuencia de su promoción o publicidad.

FAMA • Conocida por la mayoría de los consumidores.


Semejanzas y diferencias. Marcas Famosas. • La Protección otorgada dentro de los impedimentos para registro de marcas, es sin limitaciones. • Constituyen una anterioridad absoluta para marcas idénticas o similares en grado de confusión para

cualquier producto o servicio. • Pueden ser utilizadas como causal de nulidad o infracción.

Marcas Notorias. • Constituyen una anterioridad absoluta para marcas idénticas o similares en grado de confusión para

cualquier producto o servicio. • Pueden ser utilizadas como causal de nulidad o infracción. • Protección otorgada dentro de los impedimentos para registro de marcas, con limitaciones: grado de

confusión, asociación.


Declaración. • Procedimiento independiente al registro.

• Es un acto administrativo a través del cual el IMPI declara, basado

en evidencia probatoria, que las condiciones por virtud de las cuales la marca es notoria o famosa existen cuando se emite.

• LPI otorga protección a marcas notorias y famosas sin tener en

cuenta registro o declaración.

• Para la declaración el registro es necesario.


TERRITORIAL • En México

DECLARATIVA • Declara un derecho ya existente, no lo constituye.

OPCIONAL • El titular de la marca puede determinar si quiere la declaración, dado que este tipo de

marcas están protegidas sin tener en cuenta el registro o declaración.

ACCESORIO • Sigue la suerte de registro principal de marca: • Si el registro de marca en el cual se baso la declaración es cancelado, abandonado o

nulificado, la declaración perderá su valor. • Para fines de transmisión, la declaración se considera ligada a la marca que dio lugar a la

misma.

TEMPORAL • Vigencia de 5 años de la declaración.


Beneficios de la declaración.

• Será evidencia determinante en aquellas acciones legales que involucren

marcas otorgadas por error.

• Otorgará a su titular un importante valor añadido y prestigio a su marca.

• Es un medio de defensa legal de una marca en contra de terceros, en México y en el extranjero.

• Otorga protección adicional en clases de productos o servicios donde las marcas no fueron registradas; cuando debido a los costos no se consideró conveniente solicitar todos los registros.

Ejemplos de Marcas Notorias declaradas por IMPI

• Andrea • Pritt • Barcel • Ricolino • Resistol • Hoteles City Express • ADO • Elektra • Coronado • Melate

Ejemplos de Marcas Famosas declaradas por IMPI

• Cinepolis • Red Bull • Bimbo • Gansito • Marinela • Harmon Hall • BMW • Jose Cuervo • Microsoft • Flexi • PEMEX

Licenciamiento de Marcas

¿Qué es una Licencia? (Del lat. licentĭa).

• 1. f. Permiso para hacer algo. • 2. f. Documento en que consta la licencia. • 3. f. Abusiva libertad en decir u obrar. • 4. f. Der. Resolución de la Administración por la que se autoriza una

determinada actividad. Licencia de obras. Licencia de armas. • 5. f. pl. Permiso que dan a los eclesiásticos los superiores para

celebrar, predicar, etc., por tiempo indefinido.

Concepto Legal de Licencia

• Autorización administrativa necesaria para la instalación de alguna industria, apertura de un establecimiento comercial o despacho de determinadas bebidas…// Autorización administrativa exigida para la práctica de algún deporte…//Beneficio otorgado a un funcionario, empleado u obrero consistente en dispensarlo temporalmente de la asistencia al trabajo…//En general permiso requerido para hacer alguna cosa.

– Diccionario de Derecho. Rafael de Pina y Rafael de Pina y Vara. Editoria Porrua 3ª edición.

• Un permiso revocable para hacer un acto que de otra forma sería ilegal. – Business Law Terms. Bryan a. Garner. Editorial Black’s Law Dictionary Series. 1999.

¿Quién puede otorgar una licencia de Marca?

• Titular -Causahabiente.

• Sus agentes – representantes.

• Licenciatarios- sublicenciatarios.

• Cesionario.

• Fideicomitente.

• Copropietario.

Beneficios que otorga una Licencia

• a) Derechos de Propiedad Intelectual pueden

licenciarse y obtener ganancias a través de dichas licencias.

• b) Las ventas de productos con licencia tan solo en

tiendas de Autoservicio han alcanzado los 900 billones de dólares.

• c) Los licenciatarios se benefician del prestigio de las marcas, de la ventaja competitiva de las invenciones y de las obras.

Regalías como beneficios

• ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA. • Químicos 1-5% • Electrónicos 1-5% • Computadoras 3-5% • Productos de consumo 2% • Farmacéuticos 4-15%

Por Licencias Exclusivas. • 20-50% aumento /Hasta 300%en el campo farmacéutico.

• Se discuten hasta el final por ser lo mas complicado. • Pueden ser de todas formas: pagos iniciales con mensualidades,

mensualidades mínimas –máximas, descendientes-ascendientes, combinaciones de todas.

• Actualmente prefieren CROSS-LICENSING.

¿Porqué Licenciar?

• Antes era fácil y el mérito era todo tuyo… Pensar en una licencia era como pensar en yo gano tu pierdes

• Ahora todo es mas complicado y en ocasiones no se cuenta con todo lo necesario para el desarrollo de una marca.

• No puedes hacerlo solo. Las empresas necesitan de otras y cada una se ha especializado. Ahora la mentalidad es ganar-ganar.


• Art. 130. LPI. Si una marca no es usada durante tres años consecutivos en los productos o servicios para los que fue registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que su titular o el usuario que tenga licencia inscrita la hubiese usado durante los 3 años inmediatos consecutivos anteriores a la presentación de la solicitud de declaración administrativa de caducidad.


• El titular de una marca registrada o en trámite puede conceder licencia de uso, a una o mas personas, con relación a todos o algunos de la productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el Instituto para que pueda producir efectos contra terceros.

• Para inscribir basta formular la solicitud correspondiente en términos que fije el Reglamento.

• En una sola promoción puedes incluir cuantas marcas quieras, pero debes de pagar aprovechamientos por c/u.


• Causales para cancelar: Que lo soliciten conjuntamente el titular de la marca y

el usuario.

Nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca o no se obtenga el registro de las mismas.

Orden judicial.

• Equivalencia de calidad. Los productos o servicios deben ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además se debe indicar el nombre del licenciatario.

• Si el licenciatario puede ejercer acciones legales de protección.


• Para la inscripción solo basta llenar el formato en términos del Reglamento de la LPI.

• Se pueden otorgar varias licencias sobre el mismo derecho (salvo estipulación en contrario) o el mismo titular puede al mismo tiempo explotar el derecho.

• El licenciatario puede ejercer las acciones de protección, salvo

estipulación en contrario como si fuera el propio titular.

• México es uno de los pocos países del mundo donde todavía se requiere la inscripción de la licencia de uso para tener efectos en contra de terceros.


• Art. 5. Utilizar formatos oficiales. Acompañarse de anexos. Indicar los números de solicitudes o registros. Pago (por cada uno). Traducción. Legalización.

• Art. 10. Nombre del licenciante. Nuevo formato. Vigencia. Quien tiene la facultad de ejercer acciones. Sobre qué productos o servicios se concede la licencia.


• En EUA las licencias exclusivas se consideran como cesiones de derechos y a veces los usan como sinónimos.

• La diferencia con México es que no importa el título del contrato, si

del texto se infiere que es una cesión… es una cesión. • Es recomendable inscribir versiones redactadas de los contratos y

nunca los originales. • Las licencias no terminan con la fecha de terminación, quedan

ciertas obligaciones como hacer pagos, se mantiene la confidencialidad, auditar libros, regresar documentos.


• Lenguaje operativo. • LA MAS IMPORTANTE CLAUSULA DE

OTORGAMIENTO DE LICENCIA O GRANT CLAUSE. • Se le otorga a $ (valor) una licencia (no) exclusiva

de ciertos derechos para? Hacer, mandar hacer, usar, ofrecer en venta, vender, importar productos licenciados o métodos, según el caso.

• En dónde? Todo el territorio de México, en el

mundo, en el D.F.?


• LLEVAN IMPLÍCITA LA OBLIGACIÓN DE “NO HACER” “NO

DEBEN USARSE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUALES DE TERCEROS SIN LA AUTORIZACIÓN DE QUIEN LEGALMENTE PUEDA OTORGARLA.

Conclusiones

México cuenta con sistema de protección de los registros marcarios que ha fortalecido el crecimiento y desarrollo de cada uno de éste.

Esto equivale al crecimiento de la economía de nuestro país,

razón por la cual quien goce de los derechos exclusivos que otorga un registro marcario debe de ser el titular o autorizado.

La adhesión a diversos tratados internacionales ha fomentado dicho crecimiento y desarrollo de México por lo que hace a la protección de los registros marcarios.

POR SU ATENCIÓN

GRACIAS

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