agroinca

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIAY DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN N° 1097-2002/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 136554-2001acumulado al 137419-2001

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ACCIONANTE : AGRO INKA S.A.

EMPLAZADA : AGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DEEXPORTACION S.A. (AGROINCA PPX)

Infracción de nombre comercial y marcas registradas – Pruebas de uso delnombre comercial de la accionante y de la emplazada

Lima, dos de diciembre de dos mil dos

I. ANTECEDENTES

Con fecha 12 de octubre del 2001, en el expediente N° 136554-2001, Agro Inka S.A.(Perú) manifestó que, no obstante la carta notarial enviada a Agroinca PPX el 24 demayo del 2001, por el uso indebido de su nombre comercial registrado AGRO INKAS.A., que distingue actividades relacionadas con la comercialización de productosagrícolas de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial (certificado N° 3032), dichaempresa ha seguido afectando sus derechos, ya que, el 7 de junio del 2001, intentóregistrar dicho signo como marca, para distinguir productos de las clases 2 y 30 de laNomenclatura Oficial. Por tal motivo, solicitó que se trabe las siguientes medidascautelares:− Medida cautelar bajo la forma de no innovar, la misma que recaerá sobre los

productos de exportación que tenga Agroinca PPX en las oficinas aduaneras delPerú.

− Embargo en forma de depósito y con entrega a custodio, la que recaerá sobre losproductos resultantes de la infracción.

Posteriormente, a solicitud de la Oficina de Signos Distintivos, presentó facturas con elfin de acreditar el uso de su nombre comercial. Asimismo, solicitó que se acumule elpresente expediente al expediente N° 137419-2001, pedido que fue aceptado por laOficina de Signos Distintivos, mediante proveído de fecha 6 de diciembre del 2001.

Con fecha 26 de octubre del 2001, en el expediente N° 137419-2001, Agro Inka S.A.interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contraAgroinca Productos Peruanos de Exportación S.A. - Agroinca PPX (Perú),manifestando lo siguiente:

− Es titular de la marca AGRO INKA S.A., que distingue colorantes para alimentos ybebidas (clase 2), productos agrícolas (clase 31), y especias (clase 30). Asimismo,es titular del nombre comercial que distingue actividades relacionadas con lacomercialización de productos agrícolas de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial(certificado N° 3032), siendo la fecha de su primer uso el 27 de junio del 2000.

− La emplazada afecta su derecho de propiedad industrial, por cuanto viene usandoun signo (AGROINCA) que se asemeja a su nombre comercial y marcas deproducto registrados (AGRO INKA), agregando que ambas empresas se dedican a




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la exportación de productos agrícolas y otros, por lo que la emplazada induce aconfusión al consumidor. Adjuntó documentos para acreditar lo expuesto.

− Solicitó se imponga a la emplazada una multa de 150 UIT, y se ordene laparalización de las acciones destinadas a seguir usando su nombre comercial.Asimismo, solicitó el pago de las costas y costos del procedimiento.

Posteriormente, a solicitud de la Oficina de Signos Distintivos, presentó documentoscon el fin de acreditar el uso de su nombre comercial. De otro lado, solicitó que seacumule el presente expediente con el expediente N° 136554-2001.

Mediante proveído de fecha 7 de diciembre del 2001, la Oficina de Signos Distintivosordenó que se practique una inspección en el local de Agroinca PPX, en calidad derequerimiento de información; dictó la medida cautelar de cese de uso del signoAGROINCA, utilizado en forma independiente o conjuntamente con otros elementos,aplicados a productos de las clases 2, 30 y 31 de la Nomenclatura Oficial, y dispusoque, de verificarse en la diligencia ordenada la existencia de dichos productos y/omaterial publicitario con el signo materia de reclamo, se dicte la medida cautelar deinmovilización de tales artículos.

Con fecha 7 de enero del 2002, se efectuó la diligencia de inspección en el local de laemplazada (en Arequipa), con los siguientes resultados:

a) Se exhibieron los siguientes documentos:− Factura N° 000195 con la denominación AGROINCA PPX – GRUPO INCA (con

tres cuadrados negros a la izquierda).− Boleta de venta N° 000425 con la denominación AGROINCA PPX – GRUPO INCA

(con tres cuadrados negros a la izquierda).− Declaraciones Unicas de Aduanas N° 118-2001-41-036521-01-0 y N° 118-2001-

41-013626-01-0, en las cuales figura como exportador la empresa AgroincaProductos Peruanos de Exportación S.A., y como productos exportados cochinilla ypimienta páprika deshidratada, respectivamente.

− Factura N° 000588, con la denominación COLCA APX – GRUPO INCA,correspondiente a pimienta páprika deshidratada, con el sello de Agroinca PPX.

b) No se encontraron productos (se entiende de las clases 2, 30 y 31 de laNomenclatura Oficial) con la denominación AGROINCA. Sin embargo, se encontró:

− 31 sacos de yute con la leyenda “Remite: Agroinca PPX, Arequipa – Perú”, losmismos que, según José Ojeda (jefe de acopio), son utilizados para laexportación.

− Un cilindro tambor vacío para exportación, con la denominación AGROINCA PPX –GRUPO INCA (con tres cuadrados guindas a la izquierda), el mismo que estabasiendo utilizado como soporte de un tanque de agua en bidón, en la oficina deacopio.

− Un aviso de compra de cochinillas, con la denominación AGROINCA PPX –GRUPO INCA y tres cuadrados negros a la izquierda.

− Sacos de cochinilla para exportación sin ninguna denominación, conteniendocochinilla.




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− Un letrero con la denominación AGROINCA PPX – GRUPO INCA (con trescuadrados guindas a la izquierda).

c) Se hizo efectiva la medida cautelar de inmovilización de los 31 sacos de yute y deltambor vacío.

Con fecha 14 de enero de 2002, Agroinca PPX (Perú) absolvió el traslado de ladenuncia manifestando lo siguiente:− Es una empresa con mayor antigüedad1 y presencia que la accionante, además

que sus actividades son más amplias, no sólo por el volumen de operaciones sinopor la clase y variedad de actividades. En ese sentido, es imposible que pretendaaprovecharse de las marcas y nombre comercial de la accionante.

− No existe ninguna prueba de infracción, ya que los 31 sacos de yute inmovilizadosacreditan que su empresa es la remitente del producto, y no que el producto seidentifica con dicha denominación; mientras que el tambor inmovilizado ha venidosiendo usado en su oficina, y no ha salido al mercado.

− No utiliza como marca de producto denominación igual o similar a las registradaspor la accionante, sino que utiliza la marca COLCA PPX, la misma que seencuentra registrada.

− Tiene mejor derecho para utilizar la denominación AGROINCA, al haberla usadocon anterioridad a la accionante, dentro de su nombre comercial AGROINCA PPXGRUPO INCA con tres cuadrados negros a la izquierda, precisando que dichonombre comercial y el alegado por la accionante no son semejantes gráfica,fonética ni conceptualmente, ya que los términos PPX, GRUPO e INCA lasdiferencian. Además, el mercado de la accionante es principalmente el exterior,mientras que la mayor parte de su producción es para el mercado nacional.

− La accionante no ha acreditado el uso del nombre comercial registrado (AGROINKA S.A.) sino de la denominación AGRICOLA INKA S.A. Sin perjuicio de ello,aquel signo está compuesto por dos términos genéricos AGRO (que indicaactividad o algo relacionado a la agricultura) e INKA o Inca (soberano del Perú), porlo que no podría servir para identificar una empresa de otra.

− Solicitó que se deje sin efecto la medida cautelar trabada.

Con fecha 15 de febrero de 2002, se realizó una audiencia de conciliación sin que laspartes lleguen a un acuerdo. La accionante propuso que la emplazada cambie sunombre comercial en el plazo de 90 días, pero esto no fue aceptado por la emplazada,por considerar que no había incurrido en infracción.

Mediante proveído de fecha 27 de febrero del 2002, la Oficina de Signos Distintivosdeterminó:− No ha lugar la solicitud de levantamiento de medida cautelar formulado por la

emplazada, por considerar que no se habían presentado pruebas que enerven losfundamentos de la resolución cautelar.

1 Fue constituida inicialmente como Agroindustrias del Colca (26 de mayo de 1986), luego La Joya Agrícola Peruana

de Exportación S.A., Colca Agroindustria Peruana de Exportación S.A., y finalmente (el 22 de diciembre del 2000),varió su denominación social a Agroinca Productos Peruanos de Exportación S.A.




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− No ha lugar el pedido de oficio a Aduanas formulado por Agro Inka S.A., ya queconsideró que las medidas cautelares dictadas son suficientes para cautelar elderecho acreditado por la accionante.

Con fecha 29 de abril del 2002, Agro Inka S.A. señaló que la emplazada continúaconculcando sus derechos, ya que el 21 de enero del 2002 ha realizado unaexportación de productos con el signo materia de infracción, lo que se deberá tener encuenta al momento de graduar la sanción. Posteriormente, indicó que el 4 de marzodel 2002, la emplazada realizó una nueva exportación, presentando documentos paraacreditar lo expuesto.

Con fecha 28 de mayo del 2002, Agroinca PPX manifestó que los documentospresentados por la contraria sólo prueban que la persona jurídica denominadaAGROINCA PRODUCTOS PERUANOS DE EXPORTACION S.A. ha realizadoexportación de productos, no existiendo ningún indicio de que haya utilizado algúnsigno distintivo que contenga la denominación AGROINCA.

Mediante Resolución N° 6954-2002/OSD-INDECOPI de fecha 28 de junio del 2002, laOficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción, y ordenó levantar lasmedidas cautelares de cese de uso y de inmovilización dictadas. Consideró losiguiente:

(i) La accionante no ha cumplido con demostrar el uso de su nombre comercialAGRO INKA S.A., para distinguir actividades económicas relacionadas con lacomercialización de productos de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial. En esesentido, los signos base de la acción son las marcas AGRO INKA S.A. y figura(certificados N° 74940 y N° 74939) y AGRICOLA INKA S.A. AGRO INKA S.A. yfigura (certificado N° 74933).

(ii) Las pruebas que obran en el expediente y lo verificado en la diligencia deinspección acreditan que la emplazada ha utilizado el signo constituido por ladenominación AGROINCA PPX, debajo la denominación GRUPO INCA y alcostado izquierdo la figura de tres cuadrados, uno debajo del otro, conforme almodelo (en adelante AGROINCA PPX y figura), como nombre comercial, paradistinguir actividades económicas relacionadas con la comercialización deproductos de la clase 29 de la Nomenclatura Oficial, tales como huevos, leche,yogurt y queso.

(iii) Las marcas de la accionante fueron registradas el 18 y el 19 de setiembre del2001, mientras que el nombre comercial de la emplazada ha sido usado desdeel 3 de enero del 2001. En tal sentido, Agroinca PPX goza de un mejor derechoal uso del signo AGROINCA PPX y figura, para distinguir las actividadeseconómicas ya referidas.

(iv) Por lo anterior, no procede efectuar el examen comparativo entre los signos,toda vez que, aun cuando se considere que los mismos son confundibles, ellono podrá constituir una infracción por parte de la emplazada, quien ha obtenidoderechos de propiedad industrial sobre el signo cuestionado con anterioridad ala accionante.




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Con fecha 24 de julio del 2002, Agro Inka S.A. interpuso recurso de apelaciónmanifestando lo siguiente:− Una de las facturas presentadas en el presente procedimiento constituye la prueba

por la cual la Oficina de Signos Distintivos le otorgó el registro de su nombrecomercial AGRO INKA S.A., pero ello se desconoce en la resolución impugnada.

− Reiteró que el canal comercial y los consumidores de sus productos sonespeciales, ya que no se trata de bienes comunes y de venta masiva, sino deproductos de venta en el extranjero y en el mercado nacional.

− No se ha merituado la documentación de organismos ajenos a su empresa (comoCESEM y SENASA), ni se ha tenido en cuenta que continúa usando su nombrecomercial y se le publicita a través de la página web www.agroinka.com.

− Las pruebas presentadas acreditan que la emplazada exporta páprika, de la clase31 de la Nomenclatura Oficial, sin embargo, la Oficina ha señalado que el uso delnombre comercial es para distinguir productos de la clase 29 de la NomenclaturaOficial, lo cual no ha sido materia de su denuncia.

− No sólo tendría un derecho de exclusiva sobre AGRO INKA, sino sobreAGRICOLA INKA (como lo ha reconocido la resolución impugnada), precisandoque no está prohibido usar más de dos nombres comerciales para distinguir unamisma actividad.

− Posteriormente, solicitó el uso de la palabra, el mismo que fue denegado por laSala de Propiedad Intelectual. Asimismo, indicó que su empresa es más antiguaque la contraria, ya que dicha empresa es producto de una fusión y recién toma sunombre a partir del 28 de diciembre del 2000.

Con fecha 17 de setiembre del 2002, Agroinca PPX absolvió el traslado de laapelación reiterando sus argumentos.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si Agro Inka S.A. ha acreditado el uso del nombre comercial registrado AGROINKA S.A.

b) Si Agroinca PPX tiene un derecho de propiedad industrial oponible a la accionante.c) De ser el caso, si la emplazada ha infringido los derechos de propiedad industrial

de la accionante.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

Se ha verificado que:

a) Agro Inka S.A. es titular de las siguientes marcas:




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− Marca constituida por el logotipo conformado por la denominación AGRO INKAS.A. escrita en letras características encerrado en un rectángulo con un semicírculoen la parte superior dentro del cual se aprecian cinco hojas unidas, todo en coloresazul y blanco; conforme modelo, para distinguir colorantes para alimentos ybebidas de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 74940,vigente desde el 19 de setiembre del 2001 hasta el 19 de setiembre de 2011. Elregistro fue solicitado el 31 de mayo del 2001.

− Marca constituida por el logotipo conformado por la denominación AGRO INKAS.A. escrita en letras características encerrado en un rectángulo con un semicírculoen la parte superior dentro del cual se aprecian cinco hojas unidas, todo en coloresazul y blanco; conforme modelo, para distinguir especias de la clase 30 de laNomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 74939, vigente desde el 19 desetiembre del 2001 hasta el 19 de setiembre de 2011. El registro fue solicitado el31 de mayo del 2001.

− Marca constituida por el logotipo conformado por la denominación AGRO INKAS.A. escrita en letras características, todo encerrado en un rectángulo con unsemicírculo en la parte superior dentro del cual constan cinco hojas unidas, enfondo azulino, las letras en fondo blanco, en la parte superior se aprecia ladenominación AGRICOLA INKA S.A., conforme al modelo adjunto, para distinguirproductos agrícolas de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial, inscrito bajocertificado N° 74933, vigente desde el 18 de setiembre del 2001 hasta el 18 desetiembre de 2011. El registro fue solicitado el 17 de mayo del 2001.




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− Nombre comercial AGRO INKA S.A., para distinguir actividades económicasrelacionadas con la comercialización de productos agrícolas de la clase 31 de laNomenclatura Oficial, inscrita bajo certificado N° 3032, vigente desde el 18 desetiembre del 2001 hasta el 18 de setiembre de 2011. El registro fue solicitado el17 de mayo del 2001 (expediente N° 128226-2001).

El 3 de octubre del 2002, la Oficina de Signos Distintivos dispuso la elevación delexpediente a la Sala de Propiedad Intelectual, a fin de que proceda a emitir unpronunciamiento con relación a la validez de la resolución que otorgó el registrodel nombre comercial, por cuanto verificó que la prueba presentada paraacreditar el uso de dicho signo contenía un signo distinto al reivindicado.

Mediante Resolución N° 1043-2002/TPI-INDECOPI de fecha 13 de noviembre del2002, la Sala declaró improcedente el pedido de la Oficina, por cuanto no existíanorma aplicable al caso concreto, por haber sido declarada inconstitucional.

b) El 7 de junio del 2001, bajo expedientes N° 129418-2001 y N° 129419-2001,Agroinca PPX solicitó el registro de la marca AGROINCA PPX y diseño, paradistinguir productos de la clase 2 de la Nomenclatura Oficial. Asimismo, el 7 dejunio del 2001, bajo expedientes N° 129416-2001 y N° 129417-2001, solicitó elregistro de la marca AGROINCA PPX y diseño, para distinguir productos de laclase 30 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 14 de noviembre del 2001, dichosprocedimientos cayeron en abandono, por lo que fueron archivados.

2. Uso de los nombres comerciales de la accionante y de la emplazada

2.1 Marco conceptual del nombre comercial

A diferencia de la Decisión 344, que no contenía una definición del nombrecomercial, el artículo 190 de la Decisión 486 define al nombre comercial comocualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a unestablecimiento mercantil, pudiendo constituir nombre comercial, entre otros, ladenominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro depersonas o sociedades mercantiles.

La Decisión 486 precisa que una empresa o establecimiento podrá tener más de unnombre comercial.




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2.2 Naturaleza del registro del nombre comercial

En el Perú, el registro del nombre comercial es sólo declarativo, es decir, el registrodeclara un derecho existente y este derecho está supeditado al uso del nombrecomercial.

El artículo 191 de la Decisión 486 concordado con el artículo 210 del DecretoLegislativo 823 establece que el derecho al uso exclusivo de un nombre comercial seadquiere por el primer uso en el comercio. Asimismo, el artículo 193 de la Decisión486 dispone que el registro tendrá carácter declarativo.

2.3 Pruebas de uso

La protección que se otorga al nombre comercial está supeditada a su uso real yefectivo con relación al establecimiento mercantil o empresa o la actividadeconómica que distingue, ya que es el uso lo que permite que se consolide como taly mantenga su derecho de exclusiva. El hecho que un nombre comercial seencuentre registrado no lo exime de la exigencia de uso para mantener su vigencia.

De conformidad con lo establecido por el artículo 216 del Decreto Legislativo 823,cuando se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado oregistrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o conocimientodel mismo en el Perú por parte del público consumidor pertinente, para actividadeseconómicas iguales o similares a aquéllas que se distinguen con el signo que motivael inicio de la acción legal.

El artículo 195 de la Decisión 486 dispone que los países miembros podrán exigir laprueba de uso de acuerdo a su legislación interna. Por su parte, el artículo 212 delDecreto Legislativo 823 faculta a la Oficina competente para establecer cuálespruebas son idóneas para demostrar el uso del nombre comercial.

En aplicación de las normas antes mencionadas y en concordancia con la funciónque el nombre comercial debe cumplir por definición, las pruebas para acreditar eluso deben servir para demostrar la identificación efectiva de dicho nombre comercialcon las actividades económicas para las cuales se pretende su protección.

2.4 Valoración de las pruebas presentadas por Agro Inka S.A.

Con el fin de acreditar el uso del nombre comercial registrado AGRO INKA S.A.,Agro Inka S.A. presentó los siguientes documentos:

− Impresión de la página de inicio de la web de la accionante, de fecha 12 de octubredel 2001, con imágenes de kiwicha, cochinilla y páprika. Se hace referencia al weby al correo AGRO INKA. Se indica que la página fue actualizada por última vez el 9de febrero del 2000 (foja 41).




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− Fotocopia de facturas del 27 de junio y 18 de diciembre del 2000 (con certificaciónnotarial del 26 de octubre del 2001), emitida por Agrícola Inka S.A., por lacomercialización de pimentón dulce, seco y entero, y arpillas de 40 libras concebolla amarilla dulce, respectivamente. Se usa la denominación AGRICOLA INKAS.A. en el extremo superior izquierdo de las facturas (fojas 86 y 87).

− Fotocopia de facturas del 5 y 9 de octubre del 2001 (con certificación notarial del 28de noviembre del 2001), emitidas por Agrícola Inka S.A., por la comercialización decochinilla. Se usa la denominación AGRICOLA INKA S.A. en el extremo superiorizquierdo de las facturas (fojas 110 y 111).

− Fotocopia de cartas del 31 de octubre del 2000 y del 19 de julio del 2002, emitidaspor el Centro de Servicios Empresariales a Agro Inka S.A., informándole sobre unapropuesta para la implantación del sistema haccp (foja 298), e invitándole a unevento organizado por dicho centro (foja 492), respectivamente.

− Tres tarjetas de presentación de los gerentes de la empresa Agricola Inka S.A., enlas cuales en la parte superior izquierda aparece la denominación AGRO INKAS.A. y figura (foja 299).

− Fotocopia del fax de fecha 16 de noviembre del 2001, mediante el cual LordPaprika le solicita a Agro Inka S.A. la cotización de paprika deshidratada (foja 300).

− Fotocopia de Recibos de Ingreso de fechas 9 y 23 de octubre del 2001, emitidospor el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA a favor de Agro Inka S.A.,por el pago de duplicado de certificado fitosanitario de exportación (fojas 301 y302).

− Fotocopia de facturas de fechas 12 de agosto y 5 de diciembre del 2000 y 5 deabril del 2001, emitidas por Talleres Pegasso E.I.R.L. a favor de Agro Inka S.A., porla reparación y mantenimiento de maquinaria agrícola (fojas 303, 307, 314, 315,338 y 339).

− Fotocopia de facturas de fechas 8 de setiembre del 2000 y 27 de julio de 2001,emitidas por Comercial Agropecuaria Santa Rita S.A. a favor de Agro Inka S.A., porla venta de una lampa, fosfato de amonio y otros insumos (fojas 308, 309 y 327).

− Fotocopia de una factura de fecha 30 de diciembre del 2000, emitida porServicentro Delta a favor de Agro Inka S.A., por la venta de gas (foja 310).

− Fotocopia de facturas de fechas 7 y 29 de diciembre del 2000, emitidas por Tallerde Reparaciones Agrícolas a favor de Agro Inka S.A., por el servicio demantenimiento de maquinaria y otros (fojas 312 y 313).

− Fotocopia de una factura de fecha 30 de noviembre del 2000, emitida porAgroinversiones S.R.L. a favor de Agro Inka S.A., por la venta de insumos (foja316).

− Fotocopia de una factura de fecha 16 de noviembre del 2000, emitida porAgropecuaria Santa Rosa, a favor de Agro Inka S.A., por la venta de afrecho ymaíz molido (foja 318).

− Fotocopia de una factura de fecha 15 de setiembre del 2000, emitida por Molinos &Cía. S.A., a favor de Agro Inka S.A., por la venta de insumos (foja 320).

− Fotocopia de una factura de fecha 9 de setiembre del 2000, emitida por ComercialRuth, a favor de Agro Inka S.A., por la venta de cilindros de plástico (foja 322).




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− Fotocopia de una factura de fecha 5 de setiembre de 2000, emitida porAgroveterinaria “El Fundo”, a favor de Agro Inka S.A., por la venta de insumos.

− Fotocopia de una factura de fecha 28 de agosto de 2000, emitida por REISADistribuciones E.I.R.L., a favor de Agro Inka S.A., por la venta de una faja (foja325).

− Fotocopia de facturas emitidas por distintos grifos y estaciones de servicio deArequipa a favor de Agro Inka S.A., por la venta de gasolina, en junio, agosto,setiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2000, y enero, febrero y marzo del2001 (fojas 317, 319, 321, 324, 329, 330, 334 y 335).

− Fotocopias simples de recibos de Peaje Uchumayo – Arequipa, a favor de AgroInka S.A., de marzo del 2001 (fojas 336 y 337).

− Fotocopia simples de boletas y facturas emitidas por las Notarías Begazo Delgadoy Jimenez Mostajo, a favor de Agro Inka S.A., por certificaciones y legalizaciones,en mayo, octubre y diciembre del 2001 (fojas 340 a 344).

Del análisis de los medios de prueba presentados, se advierte lo siguiente:

− En las facturas emitidas por Agro Inka S.A., por la venta de pimentón, cebolla ycochinilla, se advierte la denominación AGRICOLA INKA S.A. en el extremosuperior izquierdo, por lo que las mismas acreditan el uso de la denominaciónAGRICOLA INKA S.A. como nombre comercial, para identificar la actividad decomercialización de productos agrícolas de la clase 31 de la Nomenclatura Oficial,desde el 27 de junio del 2000.

− En el fax de fecha 16 de noviembre del 2001, se advierte una solicitud decotización de páprika deshidratada remitida a Agro Inka S.A.; y en la impresión dela página de inicio de la web de la accionante, se advierte el uso de ladenominación AGRO INKA, para identificar a la accionante. En la medida quedichos documentos no acreditan que la accionante utilice tal denominación paradistinguir sus actividades comerciales, no son suficientes para acreditar el uso de ladenominación AGRO INKA como nombre comercial.

− Las facturas emitidas por distintas empresas a favor de Agro Inka S.A. acreditanque las empresas proveedoras (de insumos, combustible, servicios de reparaciónde maquinaria) de la accionante la identifican como AGRO INKA S.A., pero noacreditan el ejercicio de su actividad de comercialización de productos agrícolas,por lo que no sirven para probar el uso del nombre comercial alegado. Lo mismoocurre con las cartas e informes presentados.

− Si bien en las tarjetas presentadas se aprecia la denominación AGRO INKA S.A.,carecen de fecha cierta, por lo que no son un medio idóneo para demostrar el usodel nombre comercial alegado.

En consecuencia, no se ha acreditado el uso del nombre comercial AGRO INKA S.A.por parte de la accionante, sino de la denominación AGRICOLA INKA S.A., paradistinguir la actividad de comercialización de productos agrícolas de la clase 31 de laNomenclatura Oficial.




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Dado que uno de los argumentos de la denuncia interpuesta por Agro Inka S.A. fueque el signo usado por la emplazada lesionaba los derechos sobre su nombrecomercial AGRO INKA S.A., corresponde declarar improcedente dicho extremo de ladenuncia.

2.5 Valoración de las pruebas presentadas por Agroinca PPX

Agroinca PPX ha manifestado que viene usando como nombre comercialAGROINCA PPX y figura, con anterioridad al registro de los signos de la accionante.Para tal efecto, ha presentado los siguientes medios de prueba:

− Fotocopia de una boleta de fecha 1 de febrero de 2001, emitida por Agroinca PPX,por la venta de papaya arequipeña (foja 220). Se advierte en el extremo superiorizquierdo la denominación AGROINCA PPX, debajo GRUPO INCA, y al costadoizquierdo tres cuadrados.

− Fotocopia de una factura de fecha 18 de abril de 2001, emitida por Agroinca PPX,por la venta de 2 huevos de avestruz (foja 221 y 358). Se advierte en el extremosuperior izquierdo la denominación AGROINCA PPX, debajo GRUPO INCA, y alcostado izquierdo tres cuadrados.

− Fotocopia de una factura de fecha 30 de octubre de 2001, emitida por AgroincaPPX, por limpieza y mantenimiento de un tanque de enfriamiento de leche (foja293). Se advierte en el extremo superior izquierdo la denominación AGROINCAPPX, debajo GRUPO INCA, y al costado izquierdo tres cuadrados.

− Fotocopia de una factura de fecha 23 de agosto de 2001, emitida por AgroincaPPX, por la venta de leche (foja 294). Se advierte en el extremo superior izquierdola denominación AGROINCA PPX, debajo GRUPO INCA, y al costado izquierdotres cuadrados.

− Fotocopia de una factura de fecha 20 de abril de 2001, emitida por Agroinca PPX,por la venta de sacos vacíos (foja 359).

− Fotocopia de una factura de fecha 3 de enero de 2001, emitida por Agroinca PPX,por la venta de leche pasteurizada, chocolatada, crema de leche y yogurt (foja360).

− Fotocopia de una factura de fecha 3 de enero de 2001, emitida por Agroinca PPX,por venta de queso fresco, andino y mozarella (foja 361).

− Fotocopia de una factura de fecha 3 de enero de 2001, emitida por Prohogar S.R.L.a favor de Agroinca PPX, por la venta de tubos y otros productos de grifería (foja362).

− Fotocopia de una factura de fecha 20 de enero de 2001, emitida por Neresur, afavor de Agroinca PPX, por venta de terokal, pila, etc. (foja 363).

− Fotocopia de una factura de fecha 23 de enero de 2001, emitida por Librería SanFrancisco, por la venta de papel, tijeras y demás útiles de oficina (foja 364).

− Fotocopia de una factura de fecha 26 de enero de 2001, emitida por AlimentosProcesados S.A., por la venta de avestruces vivas a Agroinca PPX (foja 365).




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− Fotocopia de una factura de fecha 25 de enero de 2001, emitida por HolandaQuímica del Perú S.A.C., a favor de Agroinca PPX, por la venta de ácido fosfórico(foja 366).

− Impresiones de la página web www.agroinca.com, en la cual se aprecia ladenominación AGROINCA PPX GRUPO INCA y figura, pero no se advierte fechaalguna (foja 357).

− Tres tarjetas de presentación de empleados de la empresa, en cuya parte superiorizquierda aparece la denominación AGROINCA PPX y figura (FOJA 368).

− Dos folletos de la emplazada, en los cuales aparece AGROINCA PPX GRUPOINCA y figura. Se señala que la empresa es una compañía agroindustrial del GrupoInca, localizado en la ciudad de Arequipa, que además se dedica a otrasactividades como textiles, turismo y servicios, e inició sus actividades en 1957. Seindica que la empresa trabaja con colorantes y especies naturales, ganado lechero,avestruces, frutas y verduras, precisando que se dedica a la exportación eimportación (fojas 369 a 372).

De la revisión de las facturas emitidas por Agroinca PPX, se desprende que laemplazada se ha identificado con el signo AGROINCA PPX GRUPO INCA y trescuadrados, para vender huevos, leche, yogurt, queso (clase 29) y papaya (clase 31),por lo que dichos documentos prueban el uso de dicho signo como nombrecomercial, para distinguir la actividad económica de comercialización dedeterminados productos de las clases 29 y 31 de la Nomenclatura Oficial, desde el 3de enero del 2001 (fecha más antigua de las facturas presentadas).

Los folletos y las tarjetas presentadas no sirven para acreditar el nombre comercialalegado, por cuanto carecen de fecha cierta.

Las demás facturas emitidas a favor de la emplazada Agroinca PPX no muestran adicha empresa en el ejercicio de su actividad económica, por lo que no acreditan eluso de dicha denominación como nombre comercial.

Adicionalmente, cabe señalar que en la diligencia de inspección que se llevó a caboen el local de la emplazada, se verificó la existencia de una factura y una boleta conla denominación AGROINCA PPX – GRUPO INCA, así como declaraciones únicas deaduanas por la importación de páprika y cochinilla por parte de Agroinca PPX. Sinembargo, dichos documentos no han sido tenidos en cuenta, por cuanto se desconocela fecha de los mismos.

3. Diferencia entre el nombre comercial y la marca

3.1 Principios generales

La marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos oservicios comercializados o prestados por una persona de los productos o serviciosde otra. La protección legal de las marcas está regida por el principio registral deacuerdo al cual el derecho sobre la marca se adquiere con el acto administrativo del




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registro, el mismo que concede una protección legal de la marca en todo el territorionacional del país en que se efectuó dicho registro.

El nombre comercial, en cambio, es el signo que sirve para identificar a una personanatural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, diferenciándolo de lasactividades de sus competidores. Conforme se ha señalado, el nombre comercial seencuentra protegido en virtud de su uso, sin que sea necesario el registro mismo, elcual tiene efectos meramente declarativos, teniendo como ámbito de tutela laextensión territorial en la que tiene una influencia efectiva.

A diferencia de lo que ocurre con las marcas, un nombre comercial no necesita serinherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos,descriptivos o corrientes en el giro de actividades, referidos al objeto o actividad dela empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona.Sólo se exige que el nombre comercial adoptado por una empresa seasuficientemente diferente de los nombres comerciales usados por empresasanteriores para evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación equívoca. En talsentido, la distintividad del nombre comercial se apreciará en función de su aptitudpara distinguir en los hechos a la entidad que lo usa frente a los demás que operanen el mismo mercado. Así, podrían constituir nombres comerciales válidos, porejemplo ALFOMBRAS SINTÉTICAS, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINERY oCERVECERÍA CUSQUEÑA2.

3.2 Riesgo de confusión entre un nombre comercial y una marca

En la medida que el derecho sobre un nombre comercial se adquiere con su usoefectivo en el mercado - siendo su registro sólo declarativo - y el derecho sobre unamarca nace con el registro (su registro es constitutivo), los posibles conflictos que sepuedan generar como consecuencia de la concurrencia en el mercado de un nombrecomercial y una marca hacen necesario considerar en forma sistemática yconcordada la naturaleza y funcionamiento de ambos elementos de la propiedadindustrial, a fin de que la competencia se desarrolle en forma leal, permitiendo quelos agentes económicos sean recompensados por el fruto de su esfuerzo,posibilitándose así a los consumidores la adopción de decisiones de compraeficientes.

El titular de un nombre comercial usado (el cual es protegido por el derechoindustrial a pesar de no estar registrado) está facultado por el ordenamiento jurídicopara oponerse al uso o registro de un signo idéntico o similar, impedir su utilización enel mercado y solicitar su anulación (dimensión negativa), así como para usarlo, cederlo,conceder una licencia sobre él y adoptarlo como marca (facultad positiva)3. 2 Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 del 13 de junio de 1997, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente

conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales. p. 15 y 17.3 La posibilidad de existencia de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial ha sido analizada

por la Sala en las Resoluciones Nºs 545-1998-TPI-INDECOPI (sobre la solicitud de registro de la denominaciónINSTITUTO DEL CORAZON DE SAN ISIDRO, y el isotipo formado por un cuadrado, dentro del cual se ubica lafigura estilizada de un corazón humano y a su vez, en el interior de éste, la figura característica de la lectura de




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La posibilidad de riesgo de confusión entre una marca y un nombre comercial esreconocida por la Decisión 486 en su artículo 136 inciso b).

4. Infracción a los derechos de propiedad industrial

4.1 Marco legal

El artículo 238 de la Decisión 4864 establece que el titular de un derecho protegidopodrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquierpersona que infrinja su derecho y contra quien ejecute actos que manifiesten lainminencia de una infracción.

Asimismo, el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486 establece que el registro deuna marca confiere a su titular el derecho de impedir que cualquier tercero, sin suconsentimiento, use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respectode cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o unriesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signoidéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo deconfusión.

El artículo 244 de la Decisión 486 establece que el plazo de prescripción para lasacciones por infracción es de dos años contados desde la fecha en que el titular tuvoconocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde quese cometió la infracción por última vez.

4.2 Aplicación al caso concreto

un electrocardiógrafo para distinguir servicios médico hospitalarios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial);593 -1998-TPI-INDECOPI (sobre la solicitud de nulidad de la marca de producto constituida por la etiquetacuadrangular con fondo rojo conteniendo la denominación BATERÍAS REY en colores blanco y rojo, segúnmodelo, registrada a favor de Vilelmo Puelles Soto con certificado N° 19909 para distinguir acumuladoreseléctricos para baterías de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial presentada por Enrique César Silva Alvarez);489-97-TRI-SPI (sobre la solicitud de nulidad de la marca HALLEY y logotipo registrada a favor de CreacionesArtísticas Metálicas S.A. - Camesa para distinguir servicios de mantenimiento y reparación de vehículos ysimilares de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial presentada por Industrias Halley Service E.I.R.L.); 131-1998-TPI-INDECOPI (sobre solicitud de registro del nombre comercial constituido por la denominación DECORCENTER S.A. y logo conforme al modelo para distinguir actividades relacionadas con la venta ycomercialización de utensilios y recipientes para menaje y la cocina (que no sean metales preciosos nichapados), mayólicas, cristalería, porcelana, loza no comprendida en otras clases, cerámicos domésticos ydemás de la clase 21 de la Nomenclatura Oficial).

4 Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante laautoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contraquien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio,las acciones por infracción previstas en dicha legislación.En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra unainfracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre loscotitulares.




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Agro Inka S.A. fundó su denuncia en base a sus marcas AGRO INKA y logotipo, quedistinguen productos de las clases 2, 30 y 31 de la Nomenclatura Oficial (certificadosN° 74940, N° 74939 y N° 74933, respectivamente).

Las referidas marcas de la accionante fueron solicitadas el 17 y el 31 de mayo del2001 y registradas el 18 y el 19 de setiembre del 2001, mientras que el nombrecomercial AGROINCA PPX y figura de la emplazada se usa desde el 3 de enero del2001.

Conforme se indicó en el numeral precedente, el registro de una marca otorga a sutitular el derecho exclusivo de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento,use en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquieraproductos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo deasociación con el titular del registro. Sin embargo, ese derecho debe ser ejercidorespetando los derechos válidamente adquiridos por terceros.

En el caso del nombre comercial, el derecho sobre el mismo nace con su uso en elcomercio. En ese sentido, los titulares de aquellas marcas que fueron solicitadas yregistradas con posterioridad al nacimiento del derecho sobre un nombre comercialno registrado pueden verse obligados a soportar la coexistencia de sus marcas condicho signo distintivo previamente utilizado, ya que lo contrario implicaría vulnerar losderechos válidamente adquiridos por parte del titular del nombre comercial.

Atendiendo a lo señalado, y dado que el derecho de la emplazada Agroinca PPXsobre su nombre comercial es anterior a los derechos de la accionante Agro InkaS.A., el uso del nombre comercial AGROINCA PPX y figura por parte de laemplazada no configura una infracción a los derechos de la accionante, por lo queno corresponde efectuar el examen comparativo entre dichos signos.

En consecuencia, los actos realizados por la emplazada no se encuentrancomprendidos dentro de los alcances de lo dispuesto por el artículo 155 de laDecisión 486.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar IMPROCEDENTE la denuncia interpuesta por Agro Inka S.A. encontra de Agroinca Productos Peruanos de Exportación S.A. - Agroinca PPX en elextremo referido a la infracción a los derechos de propiedad industrial sobre el nombrecomercial AGRO INKA S.A.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 6954-2002/OSD-INDECOPI de fecha 28 dejunio de 2002 y, en consecuencia, declarar INFUNDADA la acción por infracción a losderechos de propiedad industrial interpuesta por Agro Inka S.A. en contra de AgroincaProductos Peruanos de Exportación S.A. - Agroinca PPX; y disponer el levantamientode las medidas cautelares de cese de uso y de inmovilización.




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Con la intervención de los vocales: Begoña Venero Aguirre, Dante MendozaAntonioli y Tomás Unger Golsztyn.

BEGOÑA VENERO AGUIRREVice-Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual

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agroinca

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